¿FOOTWARE Ó FOOTWEAR? UNA CUESTIÓN IRRELEVANTE EN EL CONFLICTO DE MARCAS ENTRE NIKE Y PUMA EN REINO UNIDO
(Puma SE v Nike Innovate CV [2021] EWHC 1438 (Ch) (27 May 2021)
Te presentamos un nuevo caso de Fashion Law entre las empresas de material deportivo Nike y Puma.
Si bien resulta más interesante y morboso analizar conflictos entre Puma y Adidas debido a la historia que rodea a ambas marcas fruto de la rivalidad (por no decir enemistad) entre los hermanos Dassler, ambas marcas alemanas también presentan conflictos con otras grandes de la industria del calzado deportivo como Nike.
En efecto, la empresa de Oregón presentó en 2019 la solicitud de marca nacional para el signo denominativo FOOTWARE para las clases 9 (entre otros, programas de ordenador, dispositivos electrónicos y hardware o programas de ordenador para dispositivos electrónicos), 38 (servicios de telecomunicaciones) y 42 (entre otros, servicios en la nube con software incorporado), tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.
En la Oficina de la Propiedad Intelectual de Reino Unido (en adelante, UKIPO, por sus siglas en inglés), la alemana Puma presentó una oposición al registro basado en los motivos de prohibición absolutas de falta de distintividad, descriptividad y signo habitual o usual en el comercio.
La UKIPO decidió desestimar dicha oposición y conceder la marca, a lo que Puma respondió con un recurso ante la High Court of England and Wales Intellectual Property List (ChD), que a su vez falló nuevamente a favor de la Oficina, por lo que la marca se encuentra actualmente en vigor. Los motivos que se alegaron fueron los mismos que los de la Oficina y los que procedo a comentar a continuación.
Antes de comenzar, huelga decir que, como la marca fue solicitada el 14 de marzo de 2019, el Brexit no se había ejecutado aún (se produjo el 1 de enero de este año), por lo que, aunque esta sentencia es de 27 de mayo de 2021, sigue aplicando el derecho europeo. Esto provoca que se cite jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tanto por las partes como por la Oficina y el propio Tribunal.
También las prohibiciones invocadas son exactamente iguales a como se entienden en España en el art. 5.1 de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y el art. 7.1 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, en las mismas letras b), c) y d), respectivamente al orden que he mencionado en párrafos anteriores.
También voy a hablar de las partes como entes sin personalizar a nadie, en concordancia con como solemos analizar los casos en España y en general en la tradición continental, algo que sí que hace la sentencia y que puede resultar curioso a alguien que no esté familiarizado con la tradición anglosajona.
Con esto me refiero a que en la sentencia el Juez habla en primera persona (en lugar de decir “este Tribunal”, por ejemplo, como se haría en nuestra tradición continental), se refieren a la examinadora de la oficina con su nombre y apellidos (en vez de una mención genérica más orientada a criticar o promover el criterio de la oficina) y mencionan a los abogados con su nombre y apellido (en vez de “la representación de” o “la parte actora” …).
También puede sorprendernos lo gráficos que son a la hora de explicar aspectos del juicio, ya que, por ejemplo, en varios apartados se narra como uno de los letrados afirma algo, se cuenta cómo el Juez preguntó algo relacionado con dichas aseveraciones y cómo respondió a eso el letrado, como si fuera un relato. Sabemos que en España se mencionaría de manera mucho más genérica, diciendo simplemente que la representación de esa parte no pudo acreditar dicho suceso.
Por supuesto, ninguna de estas dos formas es correcta o incorrecta, simplemente diferente, y lo que hago es adaptarme al grueso de lectores de este blog.
Las alegaciones de Puma.
La cuestión principal discutida en este supuesto fue si el signo solicitado era o no un signo descriptivo. Esto es, si el signo designa exclusivamente las características del producto o servicio. Puma alegaba que el vocablo “FOOT” era descriptivo si la marca se usaba sobre calzado deportivo (por ejemplo, como aparece en la imagen de abajo), como se suponía, mientras que “WARE” se considera descriptivo de elementos de la industria como software, firmware, hardware…
Es decir, el signo está informando sobre el producto o servicio en sí mismo (la especie) a ojos del público relevante. En este sentido, la empresa germana consideró que no se había realizado un análisis adecuado de los productos y servicios solicitados y presentaron pruebas que trataron de acreditar que la palabra “footware” es una combinación de vocablos que se usa normalmente en la industria pertinente, lo cual sería la principal alegación en el caso de entender el signo como usual o habitual en el comercio. Se alegó que en el análisis no sólo se ha de comprobar el título de la clase, sino también el producto o servicio concreto.
Además, también se alegó que hay una incorrección (mispelling) entre “FOOTWARE” (la marca solicitada y concedida) y “FOOTWEAR” (“calzado” en inglés), pronunciadas de manera muy parecida en inglés y lo que se entiende que pretende también proteger con esta marca, relacionándolo una vez más con el calzado deportivo.
Según la representación de Puma, dicha palabra también sería descriptiva en base a la misma evidencia y aseveraciones. Sobre esta base, como la marca es descriptiva, también se considera como falta de carácter distintivo, como es lógico y respalda unánimemente la jurisprudencia europea. Respecto a lo anterior, se entendió que la oficina había errado en su valoración.
La respuesta del Tribunal. ¿Es FOOTWARE un signo descriptivo y/o carente de carácter distintivo?.
En respuesta a estas alegaciones, y tras tener en cuenta lo alegado y lo presentado por Nike, tanto la Oficina como el Tribunal coinciden en considerar insuficiente la prueba presentada por Puma para sostener estas afirmaciones. Si bien no se menciona de manera literal, el principio de especialidad cobra toda su importancia en este caso, ya que la prueba presentada, si acreditaba algo, era la concurrencia de estos motivos absolutos si la marca se hubiera solicitado para calzado deportivo (clase 25) y por extensión dicho calzado con alguna tecnología incorporada.
Por supuesto, este no era el caso, sino el caso de usar esa tecnología y otros servicios a los calzados; esto es, el paso previo a tener los calzados, por lo que se consideró que se había hecho un correcto y pormenorizado análisis de los productos y servicios solicitados. Por tanto, vemos que toda esta evidencia resulta irrelevante para el Tribunal.
Se entendió además que Puma estaba mezclando supuestos y no centrándose en los productos y servicios solicitados, sino presentando un supuesto que no era el que se estaba estudiando, sobre calzados deportivos, cuando por la redacción de los productos y servicios solicitados, podía ir más allá de eso.
En un análisis del signo, se entendió que la palabra “foot” y la palabra “ware” eran comunes en el primer caso (“pie” en inglés) y descriptivos y habituales en el segundo, en las clases solicitadas, salvo la 38. No obstante, la combinación de ambos vocablos ya no hacía que se entendiera como descriptivo el signo, siendo un caso en el que el todo es más que la suma de sus partes.
Se entendió que el signo ofrece una información de manera indirecta, de manera que el público relevante ha de hacer un esfuerzo mental, aunque sea mínimo, para entender cuáles son los productos o servicios ofertados. Aunque puede ser importante o útil el análisis de cada vocablo por separado, lo que es determinante es el análisis del signo en su conjunto, y ello es lo que ha primado en el análisis efectuado por las instituciones británicas.
Este mismo juicio se realiza sobre la combinación “footwear”, por lo que considera irrelevante si hay o no mispelling.
Footware como término habitual en el mercado pertinente.
Finalmente, si bien se presentaron evidencias de algunos contextos en los que se usó la palabra “footware” como la aplicación de software al calzado deportivo para mejorar sus prestaciones, no se consideró suficiente para entender que era un término descriptivo, o usual o habitual en la industria concreta que atañe al caso, en especial porque dicha evidencia no era de Reino Unido, lo cual es lo relevante en este caso, además de que para que se incurra en esta prohibición es necesario que el signo tenga todos sus componentes como “exclusivamente” como usual o habitual en las prácticas leales del comercio.
En conclusión, nos encontramos ante un supuesto muy complicado para Puma, pues a mi juicio es un claro caso de marca sugestiva que no incurre en los motivos de prohibición absolutos en relación con las clases solicitadas. Si la marca se hubiera solicitado para calzado deportivo sí que se habría podido denegar, de nuevo a mi juicio. No obstante, ello ya se vería en tal caso, ya que las marcas siempre se han de analizar de manera individual.
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Agente de la Propiedad Industrial para Boult Wade Tennant y que actualmente ostento el cargo de Jefe de Servicio de Examen de Marcas Nacionales de la Oficina Española de Marcas.
