LA CANCELACIÓN DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN LAS MOON BOOT

El 18 de mayo de 2020 la Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la decisión de la División de Oposición que cancelaba la marca tridimensional titularidad de la mercantil Tecnica Group S.p.A. consistente en la popular “Moon Boot” (registrada para las Clases 18, 20 y 25) por no cumplir ya la función esencial de una marca.

 

 

DATOS DEL CASO

Decisión de la Sala de Recurso de la EUIPO. Apelación R1093/2019-1 Shoes (3D).

 

MATERIA: Derecho de marcas, concretamente un procedimiento de nulidad de la marca tridimensional consistente en las “Moon Boot”.

 

PARTES: Tecnica Group S.p.A como propietaria de la marca impugnada y Zeitneu GmbH como presentador de la declaración de nulidad.

 

¿QUIÉN ES TECNICA GROUP?

 

En el año 1960, los hermanos Giancarlo y Abrosiano Zanatta fundaron Calzaturificio Tecnica Spa, una empresa que se dedica a la fabricación de calzado. La investigación técnica y la innovación son su filosofía. Poco a poco la empresa se ha ido ampliando y ha ido diversificando su producción; actualmente el Grupo cubre los campos de deporte de esquí alpino, deportes al aire libre y deportes de deslizamiento.

 

En el 1970 Tecnica lanzó las primeras Moon Boot inspiradas en el Apollo 11 y legendario aterrizaje en la luna de Neil Armstrong (por ello las botas también son conocidas como botas astronauta). El producto se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la industria y es todo un icono. Tecnica ha estado usando las Moon Boot durante unos 40 años hasta que decidieron registrarlas como marca. Según Tecnica, es por esto que ahora hay tantas imitaciones en el mercado – sin embargo, ellos fueron los pioneros -.

 

 

¿QUIÉN ES ZEITNEU GMBH?

 

Es una empresa que tiene su sede en Zurich, Suiza. Es un mayorista que trabaja en la industria de la moda.

 

POSICIONAMIENTOS

 

En agosto del año 2011 la empresa Tecnica Group S.p.A solicitó a la EUIPO el registro de la marca tridimensional para las Clases 18,20 y 25 y la Oficina procedió a su registro en marzo de 2012. El 17 de mayo de 2017, Zeitneu GmbH presentó una declaración de nulidad en base a los artículos 59.1.a) y 7.1.b), c), d) y e) del  Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea. Lo que argumentaba Zeitneu es que la marca impugnada no es lo suficientemente distintiva ya que la forma general en “L” de las Moon Boots es similar a la de otras botas après-ski, de modo que el público relevante las ve como una variante de una bota de après-ski de uso común.

 

El artículo 7.1.b dispone que se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo por no cumplir la función esencial de la marca y, según la División de Oposición, el signo impugnado en el momento de la presentación del registro no era distintivo ya que la bota tiene la forma habitual de “L” como todas las botas de après-ski y las diferencias que introduce el signo impugnado son detalles técnicos que no tienen fuerza como para individualizar el producto, son variantes que no apartan lo suficiente el producto de las normas y costumbres del comercio. Además, la División de Oposición puntualiza que, en el año 2011 (en el momento de la solicitud de registro), se comercializaban en el mercado formas idénticas o similares que no eran propiedad del titular de la marca impugnada: Chanel, Chloé, Christian Dior o Marc Jacobs, entre otros ejemplos.

 

Al aplicar el artículo 7.1.b se debe hacer una distinción según la percepción del consumidor y las condiciones del mercado. En el caso de los signos que consisten en la forma de un producto, puede resultar más difícil apreciar la distintividad ya que el consumidor no las percibirá tan fácilmente como marcas de la misma manera que lo hace con marcas denominativas o figurativas – que consiste en una palabra o signo independientemente de la apariencia del producto -. Y es que el consumidor medio no tiene la costumbre de asociar el origen empresarial de un producto en función de su forma sino que lo hace a través de cualquier gráfico o elemento textual. Para ser distintiva, la forma debe diferir significativamente de las costumbres y usos del sector.

 

Tras examinar lo motivos, la División de Oposición de la EUIPO ha declarado inválida la marca en relación a los productos de la Clase 25 (calzado) pero sigue siendo válida para las Clases 18 y 20. Se considera que el propietario de la marca no ha demostrado que fuera el primero en el mercado en ofrecer dichas botas porque en los años ochenta ya había otros proveedores que las ofrecían. Además, la forma nunca ha tenido un carácter distintivo, ni de forma intrínseca ni sobrevenida. Ante dicha decisión, Tecnica Group S.p.A. interpuso un recurso ante la Sala de Recurso de la EUIPO solicitando su anulación.

 

DECISIÓN DE LA SALA DE RECURSO DE LA EUIPO

 

La Sala puntualiza que se tiene que diferenciar la marca denominativa “MOON BOOT” (también registrada por la misma empresa pero aquí no impugnada) de la marca tridimensional que consiste en la forma del producto; ambos tienen como función indicar el origen empresarial del producto. Como se ha comentado, el punto clave es probar que la forma, la apariencia del producto, actúa como marca y cumple su función (y que la forma de las botas se aparta significativamente de las normas y usos del sector).

 

La Sala considera que hay muchos productos de otros proveedores con las mismas características que el signo impugnado. Como se ha comentado, se pueden encontrar en el mercado productos idénticos o muy similares a la marca controvertida y la mayoría de ellos no tienen ningún vínculo empresarial con el titular de la marca impugnada. En relación a dichos productos, el titular de la MUE considera que son imitaciones de corta duración y que su existencia no tiene nada que ver con la supuesta falta de distintividad de la misma.  La EUIPO argumenta que existe jurisprudencia que indica que la imitación o la copia de una marca se opone al carácter distintivo porque habrá muchas botas que tendrán la misma forma de “L” y no tienen todas el mismo origen empresarial.

 

La decisión impugnada señala que en el sector del calzado existen una amplia variedad de formas y que la forma del zapato en este caso es una variación de una forma común, por tanto, no se puede distinguir (las Moon Boot tienen las características de una bota, incluso es parecida a una bota de esquí). Por tanto, la forma es reconocible y más dentro de la industria del esquí.

 

Es por ello que se denegó el registro del singo impugnado sobre la base de que no era intrínsecamente distintiva al tratarse, según la EUIPO, de una bota básica para después del esquí. En general, la marca consiste en un conjunto de características típicas del producto en cuestión y no difiere significativamente de otras formas que se usan habitualmente en el sector, esto es, la forma de “L” de cualquier bota que tenga que adaptarse a los pies y las características técnicas necesarias de toda bota de après-ski. Las diferencias con otras botas están en los detalles del diseño y en algunas características técnicas que variarán de algunas a otras, pero nada significativo.

 

Para el titular de la marca, la forma y el grosor de la suela de las Moon Boot son rasgos distintivos de la marca pero para la EUIPO no es así ya que, dado que la función principal de la suela es adherirse al suelo y evitar que el usuario se resbale, el público relevante lo percibirá como un elemento común de la bota y no como un indicador del origen empresarial del mismo. Tampoco cumplen dicha función ni el atado ni las rayas paralelas de la parte superior de la bota ya que ambos elementos son bastante comunes en el sector, además, todas las características mencionadas por el titular de la MUE son funcionales (la ubicación del cordón) o decorativas (bandas paralelas).

 

Para la Sala, los elementos constitutivos de la marca impugnada de manera individual y la forma de la bota en conjunto serán percibidos por los consumidores como habituales y comunes en la industria de las botas après-ski. En consecuencia, la marca impugnada es similar a otras formas habituales que se pueden encontrar en el mercado y, por ende, carece de carácter distintivo.

 

Muchas veces en la industria de la moda – ropa, calzado y complementos – encontramos productos que son apreciados por su originalidad, belleza estética o por los elementos decorativos que los integran y normalmente éstos no cumplen la función de indicar el origen empresarial de los productos. Quizás en muchas ocasiones el producto se debe proteger a través del diseño comunitario o del derecho de autor y no a través del derecho marcario.

 

Para reforzar su argumento, Tecnica hizo referencia a las acciones judiciales entabladas contra Zeitneu en Italia donde la forma de las Moon Boot fue reconocida como una marca renombrada. Aún así, la Sala de Recurso señaló que el régimen de marcas de la UE es un sistema autónomo y que se aplica independientemente de cualquier sistema nacional. La justicia italiana consideró que las botas se podían proteger a través del derecho de autor porque, desde que aparecieron en el mercado, han cambiado el concepto estético de botas après-ski, convirtiéndose en un icono.

 

Finalmente, la Sala de la EUIPO, tras examinar todas las pruebas, confirma la decisión impugnada y confirma la cancelación de la marca en controversia en relación a la Clase 25 por falta de carácter distintivo. Por tanto, las “Moon Boot” no cumplen la función esencial de una marca: distinguir e identificar productos en el mercado.

 

 

EL CASO EN ITALIA

 

El 12 de julio de 2016 el Tribunal de Propiedad Intelectual de Milán otorgó protección a las Moon Boot a través del derecho de autor. Además también consideró que la marca Anniel había infringido los derechos que tiene Tecnica Group sobre las famosas botas de après-ski.

 

Tecnica demandó a Anniel por comercializar un modelo de botas llamado Anouk que infringía sus derechos de propiedad industrial e intelectual sobre las Moon Boot, concretamente el derecho de autor sobre las botas y algunos diseños comunitarios que tenían registrados. También argumentó que habían realizado acciones de competencia desleal.

 

En la sentencia en cuestión, el Tribunal concluyó que las Moon Boot gozan de un alto grado de creatividad y originalidad, con lo cual se puede aplicar Ley de Propiedad Intelectual italiana y que el diseño de las botas quede protegido por el derecho de autor (la protección es mayor que en la propiedad industrial). Según el Tribunal, las Moon Boot se pueden entender como una obra creativa y encajan en el artículo 2.10 de la Ley de Propiedad Intelectual italiana el cual dispone que se podrá extender la protección a diseños que por sí mismos tienen un valor artístico y creativo. Llegaron a la conclusión que el diseño de las Moon Boot cambió el concepto de botas après-ski, convirtiéndose en todo un icono del diseño italiano y en todo un referente dentro de la industria, tanto para consumidores como para competidores. El producto ha recibido premios nacionales e internacionales, ha sido protagonista de varias publicaciones italianas sobre diseño y en el año 2000 el Museo del Louvre eligió a las Moon Boot como uno de los 100 diseños más importantes del siglo XX.

Además de la protección que le concedió el Tribunal, éste también determinó que las botas del demandado – el modelo Anouk de la firma Anniel – presentaban todas las características de las Moon Boot, excepto la altura, así que se consideraron como unas falsificaciones. La Sala también puntualizó que, contrariamente a lo expresado por el demandado, las Moon Boot no son de dominio público. Anniel también presentó una declaración de nulidad para tres diseños comunitarios registrados de Tecnica pero el Tribunal concluyó que los diseños eran válidos y cumplían con los requisitos que exige la ley, esto es, novedad y carácter singular.

 

En conclusión, la sentencia prohibió a la demandada seguir comercializando los productos infractores y rechazó la reconvención presentada por Anniel solicitando la nulidad de los diseños registrados de Tecnica.