LAS MARCAS NO CONVENCIONALES O NO TRADICIONALES.
En el complejo mundo del derecho mercantil, especialmente en la esfera de las marcas y la propiedad intelectual, una evolución interesante ha sido la del reconocimiento y tratamiento legal de las denominadas marcas no tradicionales. Este tema abarca una amplia variedad de conceptos y desafíos legales que merecen una exploración más profunda.
Las marcas no tradicionales, como su nombre lo indica, se alejan del concepto clásico de marca que suele basarse en un logotipo o un nombre visualmente perceptible. Este tipo de marcas involucra elementos que pueden ser percibidos a través de los cinco sentidos, lo que incluye color, sonido, sabor, olor y tacto. No obstante, aunque pueden ser perceptibles, estos elementos no siempre se reconocen fácilmente como indicadores del origen empresarial de productos o servicios.
Entenderemos, entonces, como «marcas no tradicionales» a aquellas que no se limitan a la forma más convencional de identificación comercial, es decir, un diseño, logotipo o nombre gráfico, sino que emplean características sensoriales distintas para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Este tipo de marcas son un reflejo de la innovación y la diversidad en la actualidad comercial y pueden, en efecto, crear una conexión más profunda y sensorial con los consumidores.
Las marcas tradicionales, aquellas que se aprecian visualmente y se manifiestan a través de elementos gráficos como letras, números, palabras, dibujos o símbolos, suelen ser identificadas por los consumidores como indicativos claros del origen empresarial de productos o servicios. Sin embargo, no todas las marcas se encuadran dentro de esta definición tradicional.
Existen las marcas no tradicionales, que, en contraposición a las marcas tradicionales, pueden ser percibidas a través de cualquier sentido, no sólo la vista. Estas marcas son más complejas en su naturaleza y presentan desafíos únicos en su representación legal y en su percepción por parte de los consumidores. Estas marcas pueden incluir elementos tan diversos como colores específicos (por ejemplo, el azul de Barclays o el lila de Milka), hologramas, sabores (como el sabor artificial a fresa o naranja para medicinas), olores (como el olor a césped recién cortado para pelotas de tenis), signos en movimiento o marcas sonoras, entre otros.
- En primer lugar, abordemos el concepto de marcas de color. Estas son marcas no tradicionales que utilizan un color específico para asociarse con un producto o servicio específico. Ejemplos notables incluyen el color azul asociado con Barclays o el color lila usado por la marca de chocolates Milka. En estos casos, los colores han adquirido tal notoriedad que los consumidores inmediatamente reconocen la empresa asociada cuando los ven.
- Los hologramas, otra categoría de marcas no tradicionales, utilizan tecnología de proyección para crear una imagen tridimensional de la marca. Este tipo de marca ofrece una ventaja adicional, ya que su naturaleza tridimensional y en movimiento puede resultar más atractiva y memorable para los consumidores.
- Las marcas gustativas, aunque menos comunes, utilizan sabores específicos para identificar un producto o servicio. Un ejemplo de esto podrían ser los sabores a fresa o naranja artificial utilizados para ciertas medicinas, de modo que el sabor en sí se convierte en una señal de identificación de la marca.
- De manera similar, las marcas olfativas se basan en olores específicos para identificar sus productos. Un caso interesante es el olor a césped recién cortado utilizado en pelotas de tenis. Estas marcas, aunque poco comunes, pueden ser muy efectivas para productos que se eligen o se utilizan principalmente por su olor.
- Otro tipo de marcas no tradicionales son los signos en movimiento, o «motion trademarks». Estos son elementos gráficos o logotipos que incluyen movimiento como parte integral de su diseño. Esto puede ayudar a las marcas a destacar en entornos digitales o audiovisuales.
- Por último, las marcas sonoras utilizan un sonido o un conjunto de sonidos para distinguir sus productos o servicios. Estos sonidos pueden variar desde una melodía musical hasta el ruido distintivo que hace un producto al usarlo.
LAS MARCAS SONORAS Y LA STJUE SOBRE EL CASO SHIELD MARK BV.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso «Shield Mark BV» (C-283/01), dictada el 27 de noviembre de 2003, se trata de una decisión fundamental en el ámbito de las marcas no tradicionales, específicamente las marcas sonoras.
Shield Mark BV, una compañía neerlandesa, registró con éxito en los Países Bajos nueve melodías monofónicas como marcas sonoras para una variedad de bienes y servicios. Sin embargo, el registro se impugnó alegando que una melodía no puede ser una marca registrada.
La cuestión principal que debía resolver el Tribunal era si una melodía podía ser una marca en virtud de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
El Tribunal decidió que una marca sonora, en este caso una melodía, sí puede ser registrada como marca, siempre y cuando cumpla con los requisitos básicos para cualquier tipo de marca, que son ser una representación gráfica y distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.
El Tribunal también estableció que la representación gráfica de una marca sonora puede tomar varias formas, incluyendo una descripción en palabras, notas musicales, o una representación gráfica en forma de ondas de sonido. Sin embargo, es importante que tal representación gráfica sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, comprensible, duradera y objetiva.
A pesar de la originalidad que aportan estas marcas no tradicionales, su registro ante las oficinas de propiedad industrial puede presentar dificultades debido a la complejidad de su representación. La esencia de estas marcas a menudo requiere métodos de representación no tradicionales, lo que puede complicar su registro y protección.
LA SENTENCIA DEL TGUE EN EL CASO SEVEN TOWNS VS OAMI SOBRE LA MARCA TRIDIMENSIONAL.
La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en el caso «Seven Towns vs OAMI» (T-293/10), dictada el 14 de junio de 2012, se trata de una decisión importante en el ámbito de las marcas tridimensionales, particularmente en lo que respecta a la registrabilidad de formas de productos como marcas.
Seven Towns, una compañía británica, es la propietaria de los derechos del famoso rompecabezas «Cubo de Rubik». Esta empresa solicitó el registro de la forma tridimensional del «Cubo de Rubik» como una marca de la Unión Europea en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OAMI, actualmente conocida como EUIPO). Sin embargo, Simba Toys GmbH & Co. KG presentó un recurso de nulidad contra este registro, alegando que la forma tridimensional del cubo no debería ser registrable como marca, ya que la forma del producto cumple una función técnica, la cual está excluida de registro según la normativa de marcas de la Unión Europea.
El Tribunal General tuvo que resolver si la forma del «Cubo de Rubik» puede ser registrada como una marca tridimensional o si se encuentra excluida del registro por cumplir una función técnica. En este caso, el Tribunal confirmó la decisión de la OAMI y concluyó que la forma tridimensional del «Cubo de Rubik» puede ser registrada como marca, ya que la capacidad del producto para girar no está determinada por la forma tridimensional en sí, sino por un mecanismo interno invisible. Por tanto, la forma tridimensional del «Cubo de Rubik» no fue excluida del registro por cumplir una función técnica.
Esta sentencia marcó un hito en la interpretación de la exclusión de registro para formas de productos que cumplen una función técnica y amplió el alcance de lo que puede ser considerado una marca tridimensional en el marco de la legislación de la Unión Europea. Sin embargo, es importante mencionar que esta sentencia fue posteriormente anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016 (asunto C-30/15 P), quien concluyó que la forma tridimensional del «Cubo de Rubik» sí cumplía una función técnica y, por tanto, estaba excluida de registro como marca.
LOS DESAFÍOS Y LAS DIFICULTADES DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES.
Diversos estudios sugieren que la utilización de marcas no convencionales es una estrategia esencial en el ámbito moderno del marketing. Específicamente, la psicología económica ha demostrado que los consumidores pueden estar saturados de las comunicaciones comerciales tradicionales y que las marcas que se basan en una apariencia o percepción sensorial específica pueden ser más efectivas y captar más la atención del consumidor que las marcas tradicionales. Sin embargo, la protección jurídica de estas marcas no convencionales puede ser un desafío para los fundamentos del sistema de marcas y puede llegar a socavar los incentivos que ofrecen otros sistemas de protección de propiedad intelectual.
El desafío radica en gran parte en el requisito de representación gráfica, que ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de una manera que puede ser difícil de cumplir para las marcas no convencionales, especialmente las que se basan en olores, sabores y sonidos. Estos tipos de marcas a menudo requieren métodos de representación no tradicionales para capturar su esencia, lo que a su vez puede generar dificultades en el proceso de registro.
Las dificultades inherentes a la representación gráfica de las marcas sonoras, por ejemplo, se han abordado parcialmente en la jurisprudencia comunitaria. Se ha establecido que una descripción escrita no es suficiente para cumplir con este requisito, pero se puede satisfacer si el signo sonoro se representa mediante un pentagrama dividido en compases que contenga una clave, algunas notas musicales y silencios y alteraciones. Sin embargo, los sonidos onomatopéyicos siguen presentando un desafío, ya que su representación suele requerir oscilogramas u otros medios similares, que hasta ahora no han cumplido los requisitos exigidos por la jurisprudencia comunitaria.
- Los propietarios de marcas olfativas se enfrentan a retos aún mayores en la descripción y protección de sus marcas. Esto se debe a que el TJUE ha establecido que el requisito de representación gráfica no se satisface con una fórmula química, una descripción escrita, el depósito de una muestra del olor o una combinación de estos elementos. Por tanto, dado estos requisitos, resulta casi imposible registrar una marca olfativa, y la mayoría de las solicitudes a la antigua Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI, ahora Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, OPIUE) han sido rechazadas.
- Las marcas gustativas también han tenido dificultades similares. La OAMI rechazó una solicitud para registrar el sabor artificial a frambuesa para un medicamento con los argumentos de que cualquier fabricante tiene derecho a utilizar este aroma para enmascarar el sabor de las medicinas; es improbable que sea percibido como una marca; y su capacidad para designar productos y servicios es limitada
- Es importante resaltar que un fabricante puede utilizar un aroma para realzar el atractivo de un producto, como por ejemplo, enmascarar el sabor desagradable de una medicina. Sin embargo, el reconocimiento de tal aroma como una marca es un área debatida en la ley de marcas debido a su falta de capacidad para designar productos y servicios, ya que solo se percibe una vez que el consumidor ha adquirido el producto.
UN NUEVO CONCEPTO DE MARCA NO TRADICIONAL, LA ELIMINACIÓN DEL REQUISITO DE LA REPRESENTATIVIDAD. LA ELIMINACIÓN DEL REQUISITO DE LA REPRESENTATIVIDAD.
Conscientes de la relevancia que algunas marcas no tradicionales tienen para el éxito de las empresas en el mercado actual, el Max Planck Institute propuso la eliminación del requisito de representación gráfica tanto en la Directiva de marcas como en la regulación de la marca comunitaria. De manera similar, la Sala 3ª de la Cámara de Recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE) reconoció la necesidad de interpretar este requisito de manera que permitiera marcas no tradicionales.
Esta evolución legislativa culminó con la Directiva (UE) 2015/2436 y el Reglamento (UE) 2015/2424, que ampliaron la definición de una marca para abarcar una gama más amplia de elementos, incluidos los sonidos y olores.
El Instituto Max Planck, una de las instituciones de investigación más respetadas en el mundo, ha sugerido que las leyes de marcas deben ser actualizadas para dar cabida a estas marcas no tradicionales. Esto significa eliminar la necesidad de representar gráficamente una marca, un requisito que ha sido objeto de crítica por algunos expertos en el campo de la propiedad intelectual, como L. Port en su obra «On non-traditional trademarks».
Incluso la Sala 3ª de la Cámara de Recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE, anteriormente OAMI) ha reconocido esta necesidad, como se puede ver en el caso Seven Towns vs OAMI (T-293/10, 14.06.2012).
La Directiva (UE) 2015/2436 y el Reglamento (UE) 2015/2424, ambos aprobados el 16 de diciembre de 2015, han reformado la ley de marcas de la Unión Europea en línea con estas sugerencias. Estos nuevos textos legales establecen que todos los signos que sean capaces de:
a) Distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras (función distintiva), y
b) Ser representados en el registro de tal manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares (requerimiento de representación), pueden ser registrados como marcas.
Esto incluye palabras, nombres, dibujos, letras, cifras, colores, la forma del producto o de su embalaje, y sonidos.
En resumen, mientras que el aspecto funcional de la marca se mantiene sin cambios, el aspecto formal ha sido modificado. Ahora, una marca no necesita ser representada gráficamente, sino que simplemente necesita ser representada de una manera que permita identificar claramente el alcance de la protección otorgada a su titular. Este cambio amplía las posibilidades de lo que puede ser registrado como una marca, facilitando el registro de las marcas no tradicionales.
DESAFÍOS DE LAS MARCAS NO TRADICIONALES.
No obstante, este cambio legal no soluciona todos los problemas asociados con la protección de las marcas olfativas, sonoras y gustativas. Es más, hay que preguntarse si es siempre una buena idea permitir su registro y protección jurídica.
La representación y protección de marcas sonoras, y especialmente de signos onomatopéyicos, ha presentado problemas que se han solucionado parcialmente con la posibilidad de depositar archivos electrónicos junto con la solicitud de la marca sonora. Sin embargo, se enfrentan a desafíos únicos, como la falta de distintividad, especialmente cuando se vinculan a un producto del que se espera algún tipo de sonido. Además, comparar la similitud entre diferentes marcas sonoras puede ser un desafío importante.
Las marcas olfativas y gustativas tienen sus propios obstáculos, ya que los consumidores a menudo perciben los olores y sabores como una característica inherente del producto, y no como un signo distintivo. Además, la interpretación de los olores y los gustos puede ser extremadamente subjetiva, y se ve afectada por factores como la temperatura y la humedad aunque la modificación del requisito de representación gráfica soluciona algunos problemas derivados de las dificultades de representación de las marcas no tradicionales, también plantea nuevos desafíos.
Estos incluyen el hecho de que estos signos a menudo no son percibidos como indicativos del origen empresarial, el riesgo de incurrir en prohibiciones de registro debido a la falta de distintividad, la dificultad para determinar infracciones de marca y el riesgo de eliminar la competencia al permitir el registro de características esenciales de un producto.
En última instancia, si bien estas marcas pueden agregar valor a un producto, es importante equilibrar este valor con los desafíos y costos que implican su obtención, procesamiento y protección legal.
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