LAS KARDASHIAN: KHROMA BEAUTY 2021.

Nuestra Redacción

hace 3 años

LAS KARDASHIAN : KHROMA BEAUTY.

Ahora que nos hemos hecho una idea de quiénes son las Kardashian y conocemos el origen de su fama podemos adentrarnos en el aspecto más interesante y, posiblemente, el más polémico y entretenido del Klan: ¿Cómo han construido su fortuna las hermanas Kardashian?.

Como se puede ver en la entrada anterior, el programa de televisión KUWTK no es la principal fuente de ingresos de la familia, ni si quiera uno de los más importantes, sino que funciona como un perfecto escaparate de los negocios que dirigen las hermanas. Es cierto que algunos de ellos, como la firma Dash ya no están activos, pero todavía disponemos de un amplio catálogo que estudiar.

Conocemos a Kim Kardashian como una presencia recurrente en la revista Forbes, debido a sus numerosos éxitos.

En 2011 por sus 6,6 millones de seguidores en Twitter, casi superando a Barack Obama.
En 2015 cuando lanzó al mercado su juego para móvil Kim Kardashian: Hollywood, donde los jugadores debían aumentar su fama para acceder a la A list. Esta aventura gamer aumentó su patrimonio en 51 millones, aunque no sin involucrarla en una de sus numerosas batallitas legales.
Actualmente, en 2021, ha conseguido ascender hasta el selecto grupo de los milmillonarios de Forbes, gracias a su negocio de maquillaje KKW Beauty y su línea de ropa Skims, los cuales, de nuevo, le han traído algún que otro litigio.

KKW debutó con una línea de kits de contouring, que luego se expandió en 2018 hacia una línea de cosméticos más amplia, incluyendo sombras de ojos, correctores, lápices labiales y fragancias. En 2020 vendió un 20% de su propiedad al conglomerado Coty por aproximadamente 170 millones de euros.

Pero no todos lo negocios de Kim y de sus hermanas aumentaron de forma tan significativa su patrimonio, e incluso lo llegaron a poner en peligro una parte significativa de este.

Empecemos hablando sobre los primeros intentos de las hermanas de hacerse un hueco dentro del mercado de los cosméticos de la mano de Boldface Group. Intentos que podemos calificar como poco fructíferos, ya que solo por el nombre escogido ya fueron arrastradas a dos litigios por la misma razón: infracción de marca.

Este negocio y sus complicaciones jurídicas son interesantes de estudiar, no solo por el mero entretenimiento que suponen las numerosas batallas legales de las hermanas, sino también por discutir una cuestión bastante importante dentro de los derechos de marca: los contratos de licencia, que analizaremos más adelante.

PRIMER LITIGIO: KROMA MAKEUP DE LEE TILLET.

¿Quiénes son Boldface y Lee Tillett?

Boldface es una corporación localizada en Santa Mónica, California, cuya actividad principal consiste en proveer servicios de licencia para la industria del entretenimiento, así como marcas de diseñador para el mercado cosmético, incluyendo fragancias, cuidado de la piel, accesorios de maquillaje, entre otros. Las hermanas Kardashian precisaron de sus servicios para fundar su marca de cosméticos Khroma Beauty en 2012.

Desafortunadamente no contaron con la suerte del principiante, ya que apenas 5 meses después de lanzar al mercado su nuevo negocio, se dieron de bruces contra una demanda de la mano de Lee Tillet Inc por infracción de su marca de cosméticos bajo el nombre Kroma. La compañía pedía a los tribunales de Florida una compensación de 10 millones de dólares, así como la retirada de los productos del mercado.

Puedes consultar el comunicado de prensa aquí.

¿Qué es lo que tiene la palabra kroma para ser utilizada en el nombre de una marca de cosméticos? Proviene del griego, que se traduce como “color”.

Cuestiones discutidas

Aprovechando esta pequeña pincelada de cultura, Boldface alegó precisamente que, por ser una palabra que forma parte del léxico griego, carece de significado distintivo, siendo una referencia meramente descriptiva. Añadió, además, que dicha marca carece de fortaleza dentro del mercado debido a la gran cantidad de firmas con marcas fonética y visualmente similares poniendo como ejemplo a Croma y Chroma.

La defensa de Tillett se fundamentaba sustancialmente en dos alegaciones:

Dos años antes del lanzamiento de Khroma, la USPTO rechazó el registro de marca de Boldface por el riesgo de confusión con la marca Kroma.
Khroma ha llegado a saturar tanto el mercado, que existe un alto riesgo de que los consumidores acaben asociando Kroma con las hermanas Kardashian.

Resultado

El asunto terminó en un acuerdo en el que las hermanas se comprometían a cambiar el nombre de su marca a Kardashian Beauty, así como a retirar del mercado todos los productos bajo el nombre Khroma Beauty. A pesar de no haber tenido que satisfacer la indemnización de 10 millones, sí que encontraron un detrimento económico al no poder comercializar los productos que ya habían fabricado.

Podemos concluir que no empezaron con buen pie.

Kardashian Beauty dejó de existir poco después, pero no antes de que Kroma EU interpusiese una demanda contra las hermanas por los mismos motivos que Lee Tillett, buscando su propio resarcimiento por daños y perjuicios.

SEGUNDO LITIGIO: KROMA EU.

¿Quién es Kroma EU?

Kroma EU LLC, ahora ya extinguida, fue una compañía que en octubre de 2012 firmó un contrato de licencia exclusivo con la firma de Lee Tillett para importar, vender y distribuir los productos de Kroma en el mercado europeo.

Primer obstáculo: ¿tiene Kroma EU legitimación activa directa para pedir compensación por el perjuicio ocasionado?

Es muy importante analizar si el contrato entre ambas firmas permite al licenciatario actuar ante los tribunales en caso de que una tercera parte infrinja la marca de la que se trata. En este caso en concreto no había ninguna previsión específica, por lo que es inicialmente dudoso que Kroma EU estuviera legitimado para actuar. Y, de hecho, así es como lo ha visto la 11th court of appeal, que no admitió la pretensión de Kroma EU alegando que no estaba amparada por la protección que ofrece el Lanham Act.

¿Cómo funciona el sistema de apelaciones en EEUU?.

Cada año hay unos 7000 casos que pretenden acceder a la Tribunal Supremo (The Supreme Court) de los Estados Unidos, 100 de los cuales consiguen pasar la criba y ser tratados por él. Para los no seleccionados la última palabra descansa en los jueces de los 13 Circuit Courts of Appeals.

Los 94 distritos judiciales en el sistema federal están organizados en 12 circuitos regionales, donde cada uno tiene establecido un tribunal de apelación. A estos 12 le sumamos el tribunal de apelación federal (The US Court of Appeals for the Federal Circuit). Este último tribunal es el que tiene jurisdicción sobre todo el territorio nacional en casos especializados que entran en el ámbito de las leyes de patentes y casos que conoce tanto el tribunal estadounidense de comercio internacional y el tribunal de reclamaciones federales.

El tribunal de apelación que conoció sobre el asunto Kroma EU, tras la negativa de la primera instancia, fue el nº11 del circuito. El tribunal reiteró dicha decisión, debido a la falta de legitimación activa del actor, ya que era una simple licenciataria. Kroma quedó insatisfecha a raíz de la estricta interpretación de las normas de legitimación, comparándola con los diferentes criterios de los demás tribunales del circuito.

Segundo obstáculo: The Lanham Act

El Lanham act, aprobado por el Congreso en 1946, permite el registro de una marca en el sistema nacional y protege a su propietario frente al uso de otras marcas similares que potencialmente conducirían a confusión de los consumidores, o de dilución si se trata de una marca que goza de cierta fama.

En caso de infracción de marca, para poder acogerse a esta disposición el demandante debe demostrar necesariamente tres cosas:

Que tiene una marca que cumple con los requisitos para recibir protección legal: distintividad y uso en el mercado.
Que el demandante es propietario de la marca.
Que el acto indebido por parte del demandado está creando o pueda crear una confusión.

Podemos ver claramente que el segundo requisito no está siendo cumplido, por lo que no existe, estrictamente, para Kroma EU posibilidad de acogerse a esta disposición. Pero esto no frenó a la parte demandante. Alegó que, en el resto de tribunales, cuando conocieron sobre casos similares aplicaron la doctrina del “interés razonable”, que ofrece protección a los intereses comerciales de los actos desleales de un tercero dentro del mercado.

Por otro lado, además, destaca un test en particular utilizado por el cuarto tribunal del circuito, llamado el Lexmark test, a cuyo tenor se permite acogerse al Lanham Act si el actor puede probar que hay un daño ocasionado a sus intereses comerciales o a su reputación empresarial a raíz de los actos de un tercero.

Kroma EU concluye, por lo tanto, que, si se hubiera analizado el Lanham act desde una perspectiva menos restrictiva, le habría sido posible defender su legítimo interés. No obstante, el tribunal acabó concluyendo que no es posible hacer tal interpretación, y que, en definitiva, la licenciataria no puede acceder a la justicia para defender una marca a la que se le ha cedido expresamente el mero uso y comercialización, y no la legitimación activa directa.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS CONTRATOS DE LICENCIA EN ESPAÑA (Y EN LA UE)?.

La dinámica de los contratos de marca es la misma que he descrito anteriormente: un licenciante cede el uso de su marca a un licenciatario, pero no se transfiere la propiedad ni la totalidad de las facultades del titular del derecho de propiedad industrial, sin perjuicio de lo que las partes dispongan en el contrato.

Por lo tanto, ¿tendría Kroma EU legitimación activa si se encontrase en algún Estado Miembro de la Unión Europea?

Antes del 2018, la legislación aplicable a estos contratos era la Ley de Patentes de 2015, concretamente el art 117, donde se establece tanto la legitimación directa de ciertos sujetos como la subsidiaria para otros casos.

El art 117.2 establecía que los licenciatarios exclusivos sí podrán ejercitar en su propio nombre todas las acciones que se reconocen al titular. Por otro lado, los no exclusivos y los exclusivos cuando medie pacto en contrario a su legitimación directa, según el art 117.3 únicamente podrían actuar de forma subsidiaria. Estos podrán requerir al titular para que entable acción, y solo cuando este no defienda su derecho en un plazo de tres meses siguientes al requerimiento, podrán:

Solicitar medidas cautelares antes de transcurrir el plazo
Una vez transcurridos los tres meses, actuar en su propio nombre.

Recientemente ha habido una modificación en la legislación nacional, la Ley de Marcas, a raíz de la transposición de directivas en la materia, donde se regula específicamente la legitimación activa de los licenciatarios para entablar acciones civiles y defender la marca objeto del contrato de licencia. Se han añadido unos nuevos apartados al art 48 de la Ley de Marcas. Con esta nueva redacción, los licenciatarios exclusivos solo podrán ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular. Esto nos deja con las siguientes opciones:

Estipular expresamente en el contrato que el licenciatario puede defender los derechos de marca en caso de que un tercero los lesione.
El licenciatario debe contar con una autorización del titular antes de poder actuar.
Requerir al titular para que actúe. Se aplican las reglas recogidas en el art 117.3 y 4 de la Ley de Patentes.

Pero ojo: se permite, según el art 48.8 de la Ley de marcas, que cualquier licenciatario, sea exclusivo o no, podrá intervenir en el litigio iniciado por el titular a fin de obtener reparación del perjuicio que le haya sido ocasionado a raíz de la conducta del tercero.

Por lo tanto, y en términos simples, si trasladásemos el litigio de Kroma EU a España, seguiría sin tener legitimación activa directa, pero podría haber participado de forma subsidiaria junto a Lee Tillett cuando su asunto todavía estaba en proceso.

CONCLUSIONES FINALES.

Tras haber analizado en profundidad el asunto, podemos concluir de buenas a primeras que las Kardashian deberían haber realizado un mejor análisis del mercado antes de seguir adelante con su marca, así como los posibles conflictos que su nombre comercial podría traer sobre la mesa.

Por otro lado, Kroma EU debería haber estado más atento a la redacción de las condiciones del contrato con Lee Tillet, así como haber estado más pendiente de las acciones jurídicas que su licenciante estaba ejercitando.