LA PROTECCIÓN DE LAS FRAGANCIAS Y DE LOS AROMAS.

CONOCE CÓMO SE PROTEGE LA FRAGANCIA Y EL AROMA DE UN PERFUME A TRAVÉS DE LOS ELEMENOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

 

Sabemos que un perfume, nuestro aroma es un signo más de nuestra identidad y de cómo se nos percibe por parte de los demás.

El perfume resulta un accesorio o un complemento fundamental del que no solemos olvidarnos antes salir de casa y que nos dota de personalidad y nos distingue del resto. Un olor que nos transporta, en la gran mayoría de casos, a momentos, recuerdos y personas nos evoca situaciones y nos habla de memoria olfativa. No obstante, no debemos olvidar que, al fin y al cabo, una fragancia también es una fórmula creada a partir determinados elementos combinados cuyo resultado final es un producto: el perfume en cuestión.

La memoria olfativa es nuestra capacidad de guardar un aroma en nuestro cerebro que puede ser recordado en cualquier momento para transportarnos de inmediato al lugar donde lo olimos y percibimos por primera vez.

Esto nos lleva a pensar en su protección legal y en la de los creadores de las fragancias (así por ejemplo empresas perfumistas, creadores de ambientadores para el hogar o el coche y empresas química), así como cuál sería la modalidad más adecuada para salvaguardar sus derechos de Propiedad Intelectual e industrial. Cada fragancia existente en el mercado se caracteriza de manera individual según la fórmula utilizada por el o los autores de la misma; esto es, por su olor. Pero, además, también por su marca.

Todas las fragancias van precedidas de un nombre que generalmente se registra como marca denominativa, figurativa o mixta. Incluso, en determinados supuestos en los que el envase del perfume en cuestión cumple con los requisitos legalmente establecidos para ello, se consigue que este se registre también como marca tridimensional. Hasta en ocasiones el propio packaging del producto, a través del diseño industrial. Aspecto que se utiliza en determinados supuestos como alternativa a la marca envase.

 

¿Cómo se protege el sector de la perfumería?

 

Para ello, vamos a analizar, cómo pueden proteger a la perfumería y el perfume:

1. La protección a través de la propiedad industrial (marcas, diseños y patentes)
2. La protección a través de la intelectual (derechos de autor)

 

LA PROTECCIÓN DE UN PERFUME A TRAVÉS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

 

LOS DERECHOS DE AUTOR

 

 

Aunque no resulta fácil obtener la protección a través del derecho de autor, cuando hablamos de fragancias, existen algunos pronunciamientos al respecto que posibilitan la salvaguarda de los derechos de autor de los perfumistas.

Como ya sabemos, el artículo 10 de la LPI (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia) define lo que es una obra a efectos legales y cuenta con una lista enumerada de lo que a título de ejemplo podemos considerar «obra». Recalcamos el término ‘a título de ejemplo’ ya que se trata de una lista de carácter enunciativo y no de una lista cerrada.

Con lo cual, en un principio, una fragancia no tiene por qué considerarse excluida de dicha lista, sino que habrá que analizar si a efectos de los requisitos recogidos en la normativa un perfume cumple con los requisitos de una obra.

Conforme a nuestra regulación se entiende por obra “todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”. Por ejemplo:

• las obras literarias como las novelas, los poemas, las representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos periodísticos;
• los programas informáticos y las bases de datos;
• las películas, las composiciones musicales y las coreografías;
• las obras artísticas como los cuadros, los dibujos, las fotografías y las esculturas;
• la arquitectura; y
• los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos.

La protección del derecho de autor abarca solo las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Si bien se suele presumir que estos elementos son obras, hay otro requisito necesario que deben reunir y este es el de la originalidad.  Sin embargo, es un concepto complejo no armonizado que plantea innumerables debates. En realidad, se trata de un concepto escurridizo, que ha ido sufriendo diversos avatares sin que exista una idea armonizada de la misma a nivel internacional, regional o nacional.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un intento de dar cierta guía sobre lo que consiste la originalidad nos indica que es la expresión de la personalidad del autor. Asimismo, esta expresión debe ser libre y creativa.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE AUTOR?.

 

 Este conjunto de derechos se pueden dividir en dos grandes grupos, los cuales engloban diferentes facultades para su titular:

Derechos morales.

 

• Derecho a decidir si publica su obra y cómo
• La elección de cómo se menciona al autor (Bien a través de un seudónimo, anónimo, etc.)
• Paternidad de la obra
• Integridad
• Modificación
• Retirada del comercio
• Acceso a ejemplares raros o únicos.

Derechos de explotación (estos suelen ser los de mayor interés por tener el elemento de explotación económica de la obra).

• Reproducción
• Distribución
• Comunicación Pública.
• Transformación.
• Colección
• Participación.
• Compensación equitativa por copia privada.

Hay que señalar que los derechos de explotación pueden ser transferibles, es decir, se pueden ceder a un tercero. No obstante los derechos morales son intransferibles e inalienables.

De lo que no cabe duda es que el proceso de creación de un perfume es un proceso creativo de naturaleza intelectual en el que los perfumistas, tras una ardua búsqueda de combinaciones, seleccionan entre diversas opciones olfativas posibles, las más adecuadas para obtener una fragancia. De este modo, el proceso no parece muy diferente al que cualquier otro artista realiza en la concepción de su obra (ya sea literaria, arquitectónica, científica, etc.)

No obstante, y aquí viene lo complicado, es estrictamente necesario que el perfume en cuestión cumpla el requisito de la originalidad, exigido por la LPI.

 

Solo los perfumes originales son susceptibles de ser protegidos por los derechos de autor.

 

Evidentemente, el hecho de considerar si un perfume es original o no, es una tarea complicada que en los Tribunales ha propiciado diversas opiniones que pueden sintetizarse en dos:

1. El argumento del carácter perecedero e inestable del perfume una vez destapado el frasco, que comienza a evaporarse, se degrada y termina por desaparecer, ha sido utilizado por parte de la doctrina y de la jurisprudencia como argumento en contra de los intereses de la industria del perfume, rechazando el carácter de obra original de éste y, por lo tanto, a favor de la tesis en virtud de la cual el perfume no debería protegerse por los derechos de autor.
2. Otros argumentos plasmados en sentencias corrigen esta tendencia y no solo señalan que ambos criterios son irrelevantes desde el punto de vista de los derechos de autor, sino que también recuerdan que, concluida la ejecución de una obra musical, nada queda cuanto el viento se ha llevado las últimas notas de la melodía y, en cambio, nadie pone en duda que una sinfonía sea una obra susceptible de protección por los derechos de autor[1].

 

 

En el caso Kecofa vs. Lancôme, el Tribunal analiza un supuesto de una presunta infracción de derechos de autor en el que concluye que:

• A. el olor de un perfume puede cumplir los criterios establecidos por la LPI para considerarse obra, pese a que solo pueda percibirse a través del olfato;
• B. se distingue entre la fragancia de un perfume y su fórmula/líquido, comparándolo con el papel de las páginas de un libro que no son materia de protección por derechos de autor, mientras que el contenido del libro sí;
• C. el requisito de originalidad supone que no puede otorgarse protección a un perfume que reproduce con exactitud –por ejemplo– la fragancia de las rosas, se considera necesario que el perfumista agregue su toque personal;
• D. ello no significa que una obra tenga que ser absolutamente nueva, sino que el autor debe haber aplicado su propia creatividad a la misma.

RESUMEN DE KEFOCA VS LANCÔME.

 

La empresa francesa de cosméticos denominada Lancôme vende un perfume exclusivo con el nombre comercial de Trésor (cuya traduccion es Treasure o tesoro). Kecofa, una pequeña firma holandesa, vende su perfume Female Treasure a una décima parte del precio. Lancôme había intentado anteriormente detener a Kecofa invocando su derecho de marca comercial a la palabra Trésor , pero fracasó porque los tribunales determinaron que era poco probable que los consumidores confundieran las marcas.

En el año 2000, después de que se actualizó la ley de marcas holandesa, Lancôme volvió a intentarlo, pero esta vez también reclamó la infracción de sus derechos de autor sobre el perfume. La acción para la defensa de su marca, fracasó una vez más, pero, probablemente para sorpresa de Lancôme, el reclamo de derechos de autor tuvo éxito tal y como falló el Tribunal Superior holandés.

Casualmente, solo tres días antes, la Corte Suprema francesa había dictaminado que un perfume, Dior’s Dune, no tenía derechos de autor. La corte francesa comparó a los perfumistas con meros artesanos, como carpinteros o fontaneros, en lugar de artistas, y como tales encontró que sus obras no eran elegibles para la protección de los derechos de autor. ²

Algunas recomendaciones que sugerimos expertos en la materia en relación con la protección de una fragancia a través de esta figura de la Propiedad Intelectual, es la realización de un buen proceso de documentación durante la creación del perfume. De este modo, si una vez obtenida la fragancia esta ofrece similitudes con otra ya existente, tendremos las pruebas de cómo se ha llegado a la obtención del olor en cuestión, que puede ser una combinación creativa diferente a la utilizada por la ya existente.

 

 

 

LA PROTECCIÓN DE UN PERFUME A TRAVÉS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

 

PATENTES Y PERFUMES.

 

 

 

Aunque esta modalidad puede parecer en un principio atractiva y hasta apropiada para proteger la fórmula mediante la que se ha obtenido el olor que conforma un perfume, lo cierto es que la consecución de una patente para una fragancia tendría dudosa efectividad.

En primer lugar, resultaría hartamente complicado conseguir su registro ya que sería necesario cumplir con los tres requisitos legalmente establecidos para proteger una invención: la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial.

Realmente, no se está solucionando ningún problema ni cumpliendo con ninguna función técnica que aporte novedad alguna al estado de la técnica en ningún ámbito concreto. Y, en todo caso, además, lo que podría llegar a ser objeto de protección sería la fórmula como tal mediante la que se ha obtenido el olor, pero no la fragancia o perfume en cuestión, ni el olor propiamente dicho.

Ello además nos obligaría a revelar el proceso mediante el cual hemos llegado a la consecución de dicha fragancia y permitiría a futuros competidores utilizarlo a su favor, ya que la duración de la patente es de un máximo de 20 años. Con lo cual, la figura de la patente para una fragancia sería más bien descartable si buscamos una buena protección de nuestro perfume a nivel legal.

 

MARCAS Y PERFUMES.

 

 

“Las marcas no convencionales apelan a los sentimientos y percepciones más subjetivas de los clientes acerca de los productos y servicios que consumen. Por lo tanto, la ampliación del catálogo de marcas de este tipo permitirá proteger signos distintivos con un fuerte potencial para el negocio que, hasta ahora, no era posible registrar en España”.

MARCA DENOMINATIVA, FIGURATIVA O MIXTA Y PERFUMES.

 

Esta es una de las opciones más extendidas en el sector perfumero para proteger las fragancias. En ocasiones, se opta por proteger únicamente el nombre del perfume (marca denominativa), otras veces –aunque en menor medida– se opta por la protección de un dibujo, figura o logo (marca figurativa); y, cuando se busca un nivel de protección más amplio, las empresas deciden decantarse por una combinación de ambas (marca mixta). Esta última es la opción más predominante en el sector.

La mayor ventaja de elegir cualquiera de las opciones de los diferentes tipos de marcas existentes es que su protección puede ser ilimitada (mediante prórrogas cada 10 años). Consecuentemente, esto permite obtener una exclusividad frente a terceros durante toda la vida de la marca.

MARCA TRIDIMENSIONAL Y PERFUMES.

Otra opción es la marca tridimensional. Aunque no es una opción sencilla de conseguir, cuando el frasco o envase del perfume en cuestión adquiere un cierto e importante nivel de distintividad es posible llegar a proteger como marca el propio frasco.

El objetivo principal sigue siendo identificar y diferenciar un producto o servicio en el mercado de los de la competencia. Es una manera de reconocer los productos utilizando principalmente el sentido de la vista. No obstante, estos factores (distintividad e identificación y diferenciación del producto o servicio) no son tarea fácil ya que no siempre se puede proteger la forma del producto mediante esta modalidad de la Propiedad Industrial.

Si bien, es un tipo de marca que tiende a querer utilizarse mucho en el sector de la perfumería ya que permite a los usuarios que no necesiten leer el nombre de la marca para reconocerla, porque la propia forma del envase ya hace que estos dsintingan de de qué marca se trata y cuál es el origen empresarial del producto.

Algunos ejemplos de ello son el frasco de la fragancia Davidoff Cool Water (MUE 014297048) o el frasco del perfume “Bad Boy” de Carolina Herrera, firma perteneciente a la referente española de moda y belleza PUIG, cuyo catálogo de marcas habla por sí solo.

EL DISEÑO INDUSTRIAL Y LOS PERFUMES.

 

Como sabemos, el diseño, protege la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

El diseño en España, se regula en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.

• Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
• Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

La alternativa que suele utilizarse por parte de las empresas cuando no consiguen registrar el frasco de su perfume como marca tridimensional, es el diseño industrial. En este caso, el objeto principal no es identificar y distinguir el origen empresarial de la fragancia, ni tampoco se requiere que el frasco haya adquirido una distintividad, sino que lo que se protege es la apariencia estética de producto; esto es, su ornamentación: forma del artículo, rasgos bidimensionales como líneas, colores, etc.

En este caso los requisitos son la novedad y la singularidad y es una de las opciones legales a efectos de protección de derechos de propiedad intelectual más utilizadas en la industria perfumera. Sin embargo, a diferencia de una marca, la protección de un diseño industrial tiene un límite de 25 años.

Dos ejemplos de protección del perfume mediante el diseño industrial son los perfumes de Lancôme denominados comercialmente ‘Magnifique’ e ‘Idôle’, respectivamente:

1. En el primer caso, se protege a través del diseño industrial el packaging de la fragancia (diseño comunitario nº 000768031-0001);
2. En el segundo, el frasco (diseño comunitario nº 005631835-0002).

 

LA MARCA OLFATIVA. ¿PUEDE REGISTRARTE UN OLOR O UNA FRAGANCIA COMO MARCA?.

 

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LA MARCA OLFATIVA EN UK Y USA.

Aunque parece la tipología de marca más lógica para proteger un perfume a través de la protección que dispensa la Propiedad Intelectual, todavía es –por el momento – una figura muy reciente con no demasiada trayectoria y no excesiva acogida.

Tras la transposición de la Directiva UE 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, tuvo lugar una evolución del concepto tradicional de marca incluyendo las denominadas marcas no convencionales, lo cual incluye en el catálogo de tipología de marcas a las no visuales; entre ellas, las marcas olfativas, las marcas movimiento, las marcas-color, etcétera.

Una marca olfativa es el uso de un olor, fragancia o aroma como rasgo distintivo y diferenciador exclusivo de un producto. De este modo, el olor para nuestro olfato, sería como un logotipo para nuestra vista: el encargado de identificar el origen empresarial del producto y de diferenciar la marca en cuestión en el mercado del resto de la competencia.

Los requisitos –teóricamente hablando– son los mismos para la marca olfativa que para cualquier otro tipo de marca, es decir, distintividad y que el consumidor logre identificar (en este caso con el simple aroma) el origen empresarial del producto/marca en cuestión, así como su representación ante el Registro. Sin embargo, dada su especial dificultad de representación en el Registro, todavía no existen marcas olfativas concedidas en la industria perfumera.

En este sentido, han calado fuerte los antecedentes dictados por el TJUE en el famoso caso Sieckmann:

 

“La representación debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (artículo 3, apartado 1, RMUE) y el estado actual de la tecnología no permite la representación de este tipo de marcas con esas condiciones. Además, el RMUE no reconoce la presentación de muestras o especímenes como representación adecuada. 

La descripción de una marca no puede sustituir a la representación, porque la descripción de un olor o sabor no es clara, ni precisa ni objetiva”.

Si hacemos un breve recorrido por la normativa europea anterior a la actual, era prácticamente imposible el registro de marcas olfativas en nuestro sistema, debido sobre todo, a la falta de objetividad, claridad y precisión. En 2002 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en el caso “Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt” que:

 

«Una fórmula no representa su olor sino los ingredientes utilizados, tampoco pueden atesorarse olores en los registros ya que su durabilidad es más bien escasa y por tanto no tienen validez».

 

Si bien es cierto que dicha resolución data del año 2002, también lo es que sigue siendo una cuestión muy controvertida y de todavía dificultosa representación. No obstante, no cabe duda de que, dado el incipiente avance de la tecnología, más pronto que tarde las marcas olfativas terminarán formando parte de nuestra realidad. La pregunta es, ¿será posible registrar una marca olfativa dentro de la industria perfumera y que se “acapare” un olor, de por vida?.

 

Nuestra recomendación es abordar una estrategia conjunta e integral, de manera que se analicen cada una de las opciones precedentes a la hora de proteger una fragancia, ya que la industria del perfume es una de las más beneficiosas y económicas a nivel mundial y merece una adecuada protección de los derechos de Propiedad Intelectual y para ello nada mejor que asesorarse por profesionales.

 

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