No es ningún secreto que el sentido del olfato es capaz de llevarnos a nuestro momento más feliz con sólo percibir el atisbo de un aroma. Este poder es ansiado por las marcas de perfumería, pero no sólo ellas podrían sacar partido. Por eso, desde hace décadas, se han intentado registrar olores particulares como marcas olfativas.
Una breve introducción al sistema de marcas nacionales y de la Unión Europea
Dentro de la Unión Europea coexisten dos tipos de marcas.
Por un lado, las marcas nacionales. Estas están reguladas por la legislación de cada Estado Miembro. Sin embargo, responden a una armonización que proviene de las Directivas europeas. Dichas Directivas, establecen el contenido mínimo que deberán tener las leyes de cada país en materia de marcas.
Por otro lado, tenemos las marcas comunitarias (marca de la Unión Europea). Se trata de un sistema que permite proteger una marca en todos los Estados Miembros, sin necesidad de registrar la misma marca, uno por uno, en todos los países. Estas vienen reguladas por los Reglamentos de la UE.
Un vistazo al panorama anterior a 2015 en Europa y España
Tanto a nivel de marca de la Unión Europea, como en lo que se refiere a marcas nacionales (y, por tanto, en el caso de España) antes del año 2015 se exigían dos requisitos para el registro de una marca. Por un lado, el signo debía servir para distinguir los productos de una empresa de los de otras en el mercado (distintividad). Por otro, debía ser susceptible de representación gráfica.
Es esa última exigencia, la representación gráfica, la que cerraba la puerta (o, al menos, dificultaba en gran medida) el registro de un aroma como marca tanto de la Unión Europea, como nacional.
Y es que, es difícil pensar en una manera de plasmar gráficamente un olor, principalmente por la subjetividad de la percepción del mismo. Es decir, cada persona puede percibir un mismo aroma de distintas formas y, por tanto, representarlo también de manera diferente.
Los aromas como marcas de la Unión Europea
En 1999 tuvo lugar el primer y único registro de una marca olfativa a nivel de marca de la Unión Europea. Hasta el día de hoy, este caso ha sido una rara avis y el registro de un olor como marca no ha vuelto a repetirse en nuestro continente.
Esto nos lleva a una pregunta obligada, ¿cómo fue posible?
En 1996, una empresa alemana presentó una solicitud de registro de una marca olfativa cuya representación era la descripción del olor: “el aroma a hierba recién cortada”, para unas pelotas de tenis, ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI (actualmente, la EUIPO).
El registró fue inicialmente denegado. La razón fue que dicha definición era simplemente una descripción, que no cumplía con el requisito de la representación gráfica. El examinador entendió que no había ningún signo que representar.
La solicitante alegó: (1) que el Reglamento de Marca Comunitaria no excluía la protección de las marcas olfativas; (2) que pueden ser representadas gráficamente y que ello debía ser analizado caso por caso; (3) que el olor se ha representado gráficamente, en este caso, a través de letras, no requiriéndose ninguna forma específica de representación.
Si bien el examinador indicó que las marcas olfativas no están expresamente excluidas, sostuvo que no se había representado correctamente, por lo que confirmó la denegación.
Tras el recurso planteado por la solicitante, en un giro inesperado de los acontecimientos, en 1999, la Sala de Apelación concedió el registro argumentando lo siguiente.
El olor a “hierba recién cortada” es un olor muy característico conocido por todos. El requisito de la representación gráfica responde a la necesidad de poder examinar y publicar la marca registrada y de que cualquiera que acceda al registro pueda comprobarla. Por tanto, una mera descripción que no transmite de manera clara y precisa una marca, no podría ser considerada una representación gráfica adecuada.
No es este el caso. La descripción dada es suficiente para cumplir con el requisito de la representación gráfica de la marca olfativa que se pretende registrar. Dado que, además, tiene suficiente distintividad, no existe impedimento para su registro.
Un precedente (negativo) en el registro de marcas de olor
A la vista del caso anterior, podría pensarse que para conseguir el registro de un olor como marca en el ámbito nacional, también sería suficiente con recurrir a la descripción del mismo. Yendo un paso más allá, se podría pensar en aportar la fórmula o, incluso, una muestra.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 2002, dio respuesta a estas hipótesis en el Caso Sieckmann (STJUE C-273/00, de 12-12-2002).
“En el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos.” (STJUE C-273/00, §73)
La Oficina Alemana de Patentes y Marcas denegó la inscripción y el caso llegó al tribunal europeo que, en su sentencia, concluyó lo siguiente.
1) Que para registrar un signo que no puede ser percibido visualmente, como un olor, cobra especial relevancia el requisito de su representación.
(2) Esta representación deberá ser: completa, fácilmente accesible e inteligible (para que las autoridades del registro puedan entender qué están inscribiendo); clara, precisa y duradera (para que todo aquel que acuda al registro en cualquier momento sepa qué signo está protegido como marca); y objetiva (de manera que no dependa de la interpretación).
(3) Que la representación de un olor mediante su fórmula química no es inteligible, pues casi nadie sabrá qué olor representa esa fórmula sólo con leerla. Además, no representaría el olor de la sustancia sino la sustancia en sí, por lo que no sería clara y precisa. La representación mediante una descripción del olor, no resulta objetiva, pues cada uno puede percibir un aroma de una manera distinta. Por último, una muestra presenta problemas de durabilidad, pues las sustancias se degradan con el tiempo y perdería su olor original.
La denegación sistemática de marcas olfativas como tónica dominante
Tras la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Caso Sieckmann, los tribunales y las Oficinas de Marcas han denegado sistemáticamente el registro de marcas olfativas, ya sean nacionales o de de la Unión Europea.
Esto fue lo que ocurrió en el Caso Eden SARL v OAMI (STJUE T-305/04, de 27-10-2005).
La empresa Eden había solicitado el registro de un signo olfativo (marca de la Unión Europea), con la definición “olor a fresa madura” y adjuntando las imágenes de una fresa.
“La descripción verbal y la imagen de la fresa madura no cumplen los requisitos exigidos a la representación gráfica y la combinación de ambos no constituye una representación gráfica válida”. (STJUE T-305/04, §2)
Basándose en la sentencia del Caso Sieckmann, el tribunal entendió que, al no ser un signo visualmente perceptible, la representación del signo debía ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
El tribunal concluyó denegando el registro porque la descripción no cumplía con los requisitos de claridad, precisión y objetividad, ya que pueden existir distintas variedades de fresas, con distintos olores y que, al madurar, también tengan olores diferentes.
Tras la denegación provisional, por incumplimiento del requisito de la presentación gráfica, la empresa española alegó el registro de las pelotas de tenis con olor a hierba recién cortada. Este caso, era idéntico, pues se trata de un olor que todo el mundo puede identificar sin problema. Finalmente, se denegó el registro, con el argumento de que esa descripción lleva a imaginarnos el olor a limón, pero no a sentirlo.
La Sala de Recurso de la, por aquel entonces, OAMI, se limitó a remitirse a la sentencia Sieckmann. Las descripciones de olores no son suficientes para cumplir el requisito de representación gráfica. Concluye indicando que la sentencia es tajante y que no procede tener en cuenta casos de marcas olfativas registrados con anterioridad.
Un punto de inflexión en 2015… o no
Tomamos como referencia el año 2015 por ser el momento en el que se introdujo un cambio muy relevante en los requisitos legales para el registro de una marca. Dicha modificación, podría suponer la semilla para el registro exitoso de un signo olfativo.
En este año tiene lugar una modificación tanto de la Directiva de marcas (que afecta a las marcas nacionales) como del Reglamento de marca comunitaria. Se dice que el cambio introducido fue consecuencia de la presión de las grandes casas de perfumería. Estas pedían poder registrar sus olores para luchar contra las falsificaciones, marcas low-cost y de equivalencias, que habían proliferado con la crisis de 2008.
Se suprime el requisito de la representación gráfica en el registro de las marcas. Ahora, los únicos requisitos son la distintividad suficiente y que los signos puedan representarse en los registros de cualquier manera que permita determinar el objeto de protección, de manera clara y precisa.
El escenario de las marcas de la Unión Europea tras la reforma
Actualmente, los criterios de la sentencia Sieckmann se han incorporado, de manera literal, a la regulación de la marca de la Unión Europea.
Por un lado, tenemos el Reglamento de Ejecución (que indica cómo debe aplicarse el Reglamento de marca comunitaria). Establece que la representación de la marca deberá ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Además, especifica que la presentación de muestras no será considerada una representación adecuada.
Por otro, en las Directrices de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), se establece que los siguientes medios no permiten representar satisfactoriamente un olor: una descripción con palabras, una fórmula química ni una muestra.
La actualidad de los signos olfativos en la legislación española
En España, la supresión del requisito de representación gráfica tuvo lugar en 2019, con la transposición de la Directiva de armonización de marcas de 2015.
Con ello, se abrió la puerta al registro de marcas no tradicionales, como las marcas sonoras, de movimiento o las multimedia. Tanto es así que en la Oficina Española de Patentes y Marcas sí se han presentado solicitudes para estos nuevos tipos de marca. Sin embargo, aún no se ha solicitado ninguna marca de olor.
¿Qué conclusiones pueden obtenerse?
Si bien es cierto que existen precedentes del registro de marcas olfativas en nuestro continente, también lo es que la controversia en torno a la forma de representarlas está justificada.
Ya sea mediante, palabras, fórmulas o muestras, es difícil determinar con precisión el olor concreto que se protegería, en relación con unos bienes o servicios determinados.
Por otro lado, también es cierto que, desde la sentencia Sieckmann, las Oficinas de marcas y los tribunales han optado por no entrar a valorar la existencia de esos casos de éxito. Al contrario, obvian este hecho y aplican la jurisprudencia más contraria al registro de este tipo de signos distintivos.
La nueva reforma, a pesar de abrir la puerta, sigue planteando muchos obstáculos, aunque, como suele decirse, deja una ventana abierta: el estado de la tecnología. Según las Directrices de la EUIPO, el problema es que, con los avances técnicos actuales, no es posible una representación con las características requeridas. Aunque ya hay quienes saben lo que depara el futuro en este campo.
Por último, añadir que, como ha podido verse a lo largo de este post, no se ha tratado ningún caso relacionado con el registro de marcas de olor en la perfumería. Y esto es así por una gran razón que descubriremos en la próxima entrada.
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