LA EMPRESA ESPAÑOLA TOLENTINO PIERDE LA BATALLA CONTRA TOMMY HILFIGER

 

POSICIONAMIENTOS

 

Como se ha comentado, el titular de la marca española mixta TH TOLENTINO HAUTE HATS, nº 2,895,492 e inscrita el 2 de febrero de 2010 para vestido, calzado y sombrero de la clase 25 ejerció de forma acumulada varias acciones por infracción de marca frente a la mercantil Tommy Hilfiger Stores Spain, S.L. El signo registrado por el autor es el siguiente:

 

La actora sostuvo que, desde septiembre de 2017, la demandada habría comercializado en España, tanto en tiendas (físicas y online) como en grandes superficies, una serie de productos que incorporarían un logotipo idéntico al registrado por Tolentino:

 

 

Por su parte, el demandado puso de manifiesto que Tommy Hilfiger (a través de la mercantil Tommy Licensed Group BV) es titular de la marca de la Unión Europea nº 11.267.945 consistente en el signo gráfico “TH interlocking” así como también es titular de la misma marca en otros países fuera de la UE como es Estados Unidos. Los productos con el mencionado signo se comercializaban en España desde julio de 2009, es decir, incluso antes de que el actor hubiese solicitado el registro de su marca, habiendo coexistido pacíficamente ambos signos todo este tiempo.

 

Hilfiger también destaca que, en relación al artículo 34.2.a) de la Ley de Marcas, ni los signos ni los productos en cuestión son idénticos. Por lo que se refiere a los signos, entienden que existen diferencias, no solo entre el signo registrado y el signo usado por Tommy Hilfiger – en el monograma usado por Tommy las letras guardan otras proporciones y además en la parte inferior del circulo que rodea el signo usado aparece grabada la denominación Tommy Hilfiger. Además, los productos también son distintos: la marca de Tolentino está registrada para vestidos, calzado y sombreros (Clase 25) mientras que el demandado usa la marca en bolsos, carteras, monederos de piel, etc. (Clase 18).

 

Como se puede imaginar, Tommy Hilfiger niega el riesgo de confusión y argumenta también que la marca del actor está caracterizada esencialmente por la presencia de un logo circular que enmarca las letras T y H pero el elemento predominante es la palabra TOLENTINO y, en menor medida, HAUTE HATS SEVILLA, lo que exluye el riesgo de confusión. Por último, Hilfiger no considera acreditada la notoriedad de la marca de la actora.

 

En cuanto a la demanda reconvencional, como se ha dicho, el demandado solicita la caducidad por falta de uso de la marca registrada por el actor (art. 58 LM) o, subsidiariamente, la caducidad parcial de la misma (art. 60 LM). Tommy sostiene la caducidad total de la marca registrada por el actor ya que el mismo no está haciendo uso efectivo del signo tal y como lo tiene registrado sino de otro distinto – como TOLENTINO HAUTE HATS -. Por tanto, interesa en primer lugar que se declare la caducidad total por falta de uso de la marca o subsidiariamente solo respecto a prendas de vestir y el calzado, subsistiendo la marca sólo respecto de la sombrerería.

 

CADUCIDAD TOTAL/ PARCIAL POR FALTA DE USO

 

El Juzgado entra a valorar primero esta cuestión y recuerda lo siguiente en relación a la caducidad de una marca:

 

“El titular de la marca tiene, como contrapartida al derecho de exclusiva que se le concede con su registro, la carga de usarla. El principio del uso obligatorio de la marca registrada es esencial, debiendo satisfacerse mediante su empleo de modo efectivo y real para los productos o servicios para los que se registró ( artículo 39.1 de la Ley 17/2001 ). El incumplimiento de la obligación de usar la marca en el plazo legalmente fijado (cinco años ininterrumpidos - artículo 39 de la Ley 17/2001 ) supone que, a falta de rehabilitación de la misma, puede ser declarada su caducidad por los tribunales ( artículo 55.1 de la Ley 17/2001 ) a instancia de tercero interesado en ello o alternativamente que pueda ser hecho valer como estrategia de defensa por parte del demandado para eludir una acción de nulidad relativa (artículo 52.3 de la LM ) o incluso la de infracción ( artículo 41.2 de la LM de acuerdo con la dicción anterior a la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre). Para apreciar la caducidad basta con el mero hecho objetivo del transcurso del plazo legal en las circunstancias descritas en el tipo normativo, sin justificación suficiente para tal situación (pues la apreciación de causas justificativas para la falta de uso de un signo permitiría eludir la caducidad - artículo 39, nº 4, de la Ley de Marcas)”.

 

Por su parte el TJUE ha ido perfilando los requisitos de lo que se entiende como uso efectivo de la marca (asunto Minimax). En síntesis, el uso efectivo de la marca no debe efectuarse con carácter simbólico sino que supone la utilización de esta en el mercado para referirse a productos o servicios que se comercialicen para captar clientela.

 

Tras hacer una valoración de todas las pruebas aportadas, el Juzgado llego a la conclusión de que solamente hubo uso efectivo de la marca para sombreros y tocados de mujer para fiesta, lo que obligó a estimar la pretensión del demandante reconvencional y declarar la nulidad parcial de la marca del actor respecto del calzado y las prendas de vestir. Por tanto, la marca del actor subsiste exclusivamente para la categoría de sombreros y tocados de mujer para fiesta, dentro de la Clase 25.

 

ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE MARCA

 

Declarada de la caducidad parcial de la marca de la actora y la subsistencia de la misma respecto, exclusivamente, a la subcategoría sombreros y tocado de mujer para fiesta dentro de la Clase 25, se suscita el debate acerca de la existencia de una posible infracción del derecho exclusivo del actor como consecuencia de la comercialización por la demandada de varios productos identificados con el signo TH entrelazada.

 

Existe riesgo de confusión cuando el consumidor, por la similitud de los signos y/o de los productos o servicios no distingue el origen empresarial de los mismos. Según los criterios del TJUE el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente (como un todo) analizando la impresión de conjunto que los signos confrontados puedan producir al consumidor medio, sin detenerse a examinar los detalles (el consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas). No obstante, sí hay que tener en consideración los elementos distintivos y la interdependencia que existe entre los distintos factores a tomar en consideración – la similitud de los signos confrontados y los productos designados con ellos -.

 

En definitiva, se trata de valorar si existe identidad o similitud entre los signos y productos confrontados que permitan afirmar la concurrencia de riesgo de confusión. En este caso el Juzgado debe valorar el riesgo de confusión entre productos incluidos en las Clases 18 y 25 atendida la existencia de una relación de complementariedad entre los mismos ya que el calzado, la ropa, los sombreros o los bolsos tienen una función estética común al formar parte de la imagen externa del consumidor (en todo caso la similitud entre los productos es muy ligera).

 

El Juzgado puntualiza que la comparación debe realizarse entre el signo, en su forma registrada, y el signo usado por el demandado (las que aparecen en la fotografía anterior). El Tribunal concluye que en ningún momento puede resultar el riesgo de confusión para el consumidor y aporta tres motivos para desestimar la acción de infracción:

 

 

Por tanto, el Juzgado denegó la petición de la actora para que Tommy Hilfiger dejara de usar el logotipo TH en muchos de sus bolsos y carteras al considerar que no hay riesgo de confusión entre los signos. Según el Juzgado, el acrónimo TH no es una parte dominante de la marca ya que ese carácter se reserva para el nombre TOLENTINO y para la expresión HAUTE HATS que acompaña a sus productos, por tanto, se permite a TOMMY HILFIGER utilizar el logo TH en sus bolsos y carteras.

 

Además, el Juzgado declaró la caducidad parcial, por falta de uso, de la marca de la actora, quedando registrada exclusivamente para los productos “tocados y sombreros de vestir de mujer para fiesta” en la Clase 25.

 

A todo ello cabe mencionar que la sentencia no es firme y que la empresa sevillana ya ha anunciado que presentará un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Barcelona.

 

OTROS CASOS RELACIONADOS CON TOMMY HILFIGER

 

En el año 2016, un Juzgado de El Salvador (en Santa Tecla) rechazó la marca JIMMY CAVALIER solicitada para los productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza por considerar que evocaba la marca notoria TOMMY HILFIGER Y DISEÑO DE BANDERA registrada por Tommy Hilfiger Licensing, Inc, también para productos de la clase 25. La titular Tommy Hilfiger Licensing, Inc aportó al trámite una declaración previa de la notoriedad de su marca para fundar su oposición al registro de JIMMY CAVALIER.

 

El Tribunal resolvió que las marcas opuestas presentaban una evidente similitud gráfica y de impacto visual, por su composición y colorido, para evitar el riesgo de confusión se denegó la solicitud.

 

 

En todo caso, seguiremos de cerca el caso que nos ocupa en España y a la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona.