EQUIVALENCIAS Y FALSIFICACIONES: LA CONFLICTIVIDAD DE LAS MARCAS EN LA INDUSTRIA DE LA PERFUMERÍA
La industria de la perfumería ha tenido que lidiar habitualmente con las falsificaciones de sus productos. Además, la tendencia del consumo del low cost (que comenzara a raíz de la crisis de 2008) también ha impactado de lleno en el mercado de las fragancias. En consecuencia, en las últimas décadas ha surgido un nuevo fenómeno en la industria: la perfumería de equivalencia.
UN MERCADO ATRACTIVO Y RENTABLE
Las cifras del sector de fragancias y cosmética en España lo convierten en el objetivo perfecto de actividades de dudosa y, a veces, flagrante, ilegalidad.
Los números no mienten: de 2005 a 2008, el consumo anual en esta industria creció un 10,6%, desde los 7.114 millones de € (2005) hasta los 7.872 millones de € (2007). Tras la caída en el consumo, achacable a las dificultades económicas a partir de 2008 y que tocó fondo en 2014 (6.350 millones de €), el sector remontó hasta superar los 8.200 millones de € en 2019.
Según los expertos, hay varias razones que explican los malos datos durante la crisis. Por una parte, el consumidor, si bien no dejó de comprar, comenzó a hacerlo más barato (búsqueda de promociones, periodos de rebajas…). En segundo lugar, se produjo una transición a la perfumería low cost.
También influyó un problema endémico en este sector. En 2011, las pérdidas por falsificaciones de fragancias y cosmética alcanzaron los 654 millones de €. Esta cifra ha ido creciendo hasta situarse alrededor de los 1.000 millones de € anuales, situando a España como el segundo país de la UE donde las falsificaciones en esta industria tienen un mayor impacto (STANPA).
Aunque aún no se han publicado los datos definitivos de 2020, se espera una drástica caída en la cifra de ventas, consecuencia de la situación sanitaria.
Valor del consumo anual de los productos de perfumería y cosmética en España entre 2005 y 2019 (en millones de €). Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/515227/valor-del-consumo-de-perfumes-y-cosmeticos-espana/
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE MARCA EN ESPAÑA
Partimos de la base de que el registro de una marca (también de nombres comerciales) confiere a su titular, los siguientes derechos:
- El derecho a usar dicho signo en exclusiva (completado con la obligación de usar la marca).
- El derecho a prohibir a terceros el uso, sin autorización, en el tráfico económico de cualquier signo:
1)Que sea idéntico a la marca registrada y se use para productos idénticos a aquellos para los que la marca está registrada.
2) Que sea idéntico o similar a la marca, para productos idénticos o similares, cuando exista riesgo de confusión.
3) Que sea idéntico o similar a la marca, con independencia de si los productos son idénticos o similares, cuando se trate de marcas de renombre y dicho uso cause un perjuicio al renombre, a la distintividad de la marca o suponga una ventaja desleal del renombre.
Estos derechos, podrán defenderse ante los tribunales mediante acciones civiles (contenidas en la Ley de Marcas) o acciones penales. Dicha protección puede completarse, además, con otras normas, como las relativas a competencia desleal, publicidad, etc.
¿En qué casos se pueden perjudicar estos derechos del titular de una marca? Desde falsificaciones, que buscan confundir al consumidor, hasta copias que, sin esconder que no son el original, busquen sacar partido de marcas registradas; pasando por un sinfín de situaciones.
PARTICULARIDADES EN LA PROTECCIÓN DE LA MARCA REGISTRADA EN LA PERFUMERÍA
Pueden ser denominativas, figurativas, mixtas, incluso tridimensionales (el envase que contiene un producto o su packaging), etc. Sin embargo, lo más característico de un perfume, que es su aroma, en la práctica no es protegible en España y Europa a través de estos derechos de propiedad industrial.
Es decir, en este sector, la infracción de marca no se basa en el olor de una fragancia, sino en otros aspectos como el nombre, el envase, etc.
EL AUGE DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA
Hace ahora unos diez años, coincidiendo con el periodo más duro de la crisis económica de 2008, asistimos al boom en España de este fenómeno, que haría tambalear los cimientos del mercado de las fragancias en nuestro país.
Si bien es cierto que la venta de perfumes con un aroma que evoca a los de otras marcas de renombre no es nuevo, su expansión se ha visto acelerada en la última década, como consecuencia del auge del consumo low cost.
Empresas como Saphir Parfums (fundada en 1940), Yodeyma (1999), la Botica de los Perfumes (2010), o Equivalenza (2011), entre otras, nacieron con el concepto de perfumería monomarca. Es decir, ellos producían y vendían sus perfumes bajo sus propias marcas. Daba la casualidad, además, de que se parecían a las creaciones de los grandes exponentes de la perfumería, a mucho menor precio.
En la coyuntura económica en la que se encontraba el país, los compradores se lanzaron rápidamente a por estos productos. Este mercado alcanzó, en 2017, 2,8 millones de consumidores, llegando a facturar algunas de estas empresas millones de € (Equivalenza, 2,2 millones de € en 2013).
DUDAS LEGALES DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA
Sin embargo, las similitudes de estas marcas “blancas” con otras más reconocidas pronto plantearon problemas legales. El origen: las famosas tablas de equivalencias.
Utilizadas para publicitar las fragancias, en ellas se establecía una correlación entre las fabricadas por las empresas anunciantes y los perfumes más famosos de las casas de lujo, con nombres y apellidos.
Castigados por la crisis y viendo cómo sus imitadores se hacían con parte del pastel de las ventas, los grupos titulares de las licencias de distribución de las fragancias de lujo comenzaron una cruzada para acabar con las equivalencias.
STJUE C-487/07, DE 18-06-2009 (L’OREAL Y OTROS V. BELLURE, MALAIKA Y STARION)
“Un anunciante que menciona implícita o explícitamente, en una publicidad comparativa, que el producto que comercializa es una imitación de un producto con una marca de renombre, presenta «un bien o un servicio como imitación o réplica» (…) Debe considerarse que la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad comparativa ilícita se ha obtenido «indebidamente» de la reputación de dicha marca” (STJUE C-487/07, último párrafo)
L’Oreal y otras empresas de su grupo demandaron, en Reino Unido, a Malaika, Starion y Bellure, por infracción de marca. Estas últimas producían y comercializaban fragancias propias, pero para su publicidad recurrían a las tablas de equivalencias.
El TJUE estableció que existe infracción de una marca renombrada (apartado 1 del fallo de la sentencia) cuando:
(1)El uso de dicha marca renombrada por un tercero en el tráfico económico, sin consentimiento del titular,
(2) Genera un vínculo entre el signo infractor y la marca renombrada previa (que deberá ser apreciado por el órgano de enjuiciamiento en cada caso),
(3) Y de dicho vínculo: se obtenga una ventaja desleal del renombre; se perjudique dicho renombre; o se menoscabe la función identificativa del origen empresarial de la marca.
Esta ventaja desleal obtenida del renombre, tiene lugar cuando el tercero que hace uso de un signo similar o idéntico a una marca de renombre intenta beneficiarse del poder de atracción de esta, o de su reputación, sin ofrecer ningún tipo de contraprestación al titular.
APLICANDO ESTA DOCTRINA EN EL CASO DE LAS TABLAS DE EQUIVALENCIA:
(1) Existe un uso de marca, por un tercero no autorizado, en el tráfico económico (§ 53).
(2) Si dicho uso genera un vínculo entre la marca infractora y la renombrada (veremos en la siguiente sentencia cuándo puede apreciarse esta circunstancia).
(3) De ese vínculo se obtiene una ventaja desleal del renombre, al aprovecharse de la reputación de la marca renombrada. El TJUE establece que esta circunstancia concurre en el caso de las tablas de equivalencia. De manera muy esquemática:
Según el tribunal, dichas tablas o listas constituyen un supuesto de publicidad comparativa. En este caso, las listas comparativas sirven al objeto de comunicar al público los perfumes de L’Oreal a los que imitan las fragancias de las demandadas. Al ser considerado desleal el uso de la publicidad comparativa para publicitar imitaciones, mencionando la marca a la que imitan, también es desleal la ventaja que se obtiene con esta publicidad (§ 79-80).
Al ser desleal la ventaja obtenida con la publicidad comparativa, se está obteniendo un beneficio deshonesto gracias carácter distintivo del renombre de la marca (lo que se conoce como parasitismo o free-riding, § 41).
Y, como se ha apuntado antes, esto supondrá una infracción de marca renombrada si el órgano judicial aprecia que existe un vínculo entre el signo presuntamente infractor y la marca renombrada previa.
SENTENCIA 20/2014, DE 13 DE JUNIO, DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE Y DE MARCA COMUNITARIA Nº 1 (GRUPO PUIG V EQUIVALENZA)
“Podemos afirmar que el uso de las marcas de la actora (especialmente a través de los listados de equivalencias puestos a disposición del público) (…) constituye una infracción del derecho de exclusiva de las actoras” (§ 30, Sentencia 20/2014)
Este litigio enfrentó a Carolina Herrera Ltd., Puig France SAS y Antonio Puig SA contra Equivalenza Retail SL y Cataleg de Serveis Integral SL.
El juzgado determinó que las demandadas, a través de las tablas de equivalencias, habían realizado un uso (§ 8) de las marcas renombradas (§ 12) que suponía una infracción de marca (§ 30). Ello ocurría, siguiendo la sentencia del Caso L’Oreal, porque:
(1) Se hizo un uso no autorizado de las marcas renombradas en el tráfico jurídico, consistente en publicidad a través de las tablas de equivalencia (§ 8).
(2) Existía un vínculo entre las marcas de que son titulares las demandantes y los productos publicitados, pues ese es el objetivo. Con las tablas de equivalencias se busca crear en el consumidor una correlación entre los productos, vinculando los del anunciante con los de aquellas marcas (§ 30).
(3) El uso de esas marcas renombradas para publicitar sus productos, conllevaba un aprovechamiento indebido de la notoriedad de estas, comportamiento que la doctrina tacha de “parasitismo” (§ 30).
Además, estableció que la publicidad comparativa que son las tablas de equivalencias, constituían un caso de publicidad ilícita y desleal (§ 42), por publicitar imitaciones usando la marca registrada de los productos a los que imitan, otorgando, también, una ventaja desleal.
Por este asunto, las partes acordaron que las demandadas indemnizarían con 100.000 € a las empresas del Grupo Puig.
OTRAS RESOLUCIONES JUDICIALES RELEVANTES
Tras rechazar el Tribunal Supremo los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de apelación de septiembre de 2015, las partes acordaron que las condenadas abonarían 4 millones de € a las empresas Carolina Herrera LTD, Gaulme SAS, Puig France SAS y Antonio Puig S.A. en concepto de indemnización.
En 2017, el Grupo Puig logró una nueva victoria en los tribunales, esta vez contra Yodeyma (Sentencia 275/2017 de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Octava, de 2 de junio), empresa que ya había sido condenada en 2001 tras ser demandada por Chanel en relación con los perfumes de equivalencia.
CONCLUSIONES
Sin embargo, ahora todo parece indicar que el boom de la perfumería de equivalencia ha llegado a su fin. Lejos de las astronómicas cifras anteriores, su crecimiento parece estabilizarse. Las cifras de resultados de empresas como Equivalenza o Saphir Parfums han empeorado y el número de clientes también ha disminuido (MODAES, 2019).
Por otro lado, ha aparecido un nuevo segmento en el mercado de las fragancias: el gran consumo. Con actores como Mercadona o Lidl, ya supera a la perfumería de imitación.
Durante este 2020, la perfumería selectiva ha recibido un nuevo revés. La situación sanitaria, caracterizada por la distancia social y las mascarillas, ha castigado duramente a sectores como la perfumería, la cosmética y skincare.
Habrá que seguir de cerca la evolución del sector.
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Este artículo se ha realizado por la redacción del equipo de EOB, si quieres contactar con nosotros mándanos un mail a info@enriqueortegaburgos.com