MARCAS FERRARI: TESTAROSSA Y SU JUDICIALIZACIÓN.

Ferrari vuelve a ser noticia dentro del mundo de las marcas, y no me refiero a sus marcas en el mundial de Fórmula 1, sino no por aquellas registradas para el icónico Ferrari Testarossa.

 

Si en el primer semestre perdieron sus derechos para la marca figurativa del Ferrari GTO 250 -recordemos que el Tribunal General decidió que la caducidad de la marca estaba conforme a derecho y, solamente, mantuvo la marca para artículos de juguetes-; en esta ocasión la casa del cavallino rampante ha tenido mejor suerte, y no pierde los derechos marcados para la denominación “TESTAROSSA”.

 

Pero, empecemos por el principio. Ferrari es titular desde el año 1987[1] de la marca TESTAROSSA para productos de la clase 12, donde se encuentran protegidos los vehículos y accesorios para estos, así como sus piezas de recambio. Pues bien, en Alemania, el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal) ordenó la cancelación por caducidad de las dos marcas que Ferrari poseía en su territorio; el Tribunal de primera instancia consideró que no habían sido objeto de uso durante el periodo consecutivo de cinco años, todo ello conforme al artículo 12 de la Directiva de Marcas Europea y artículo 49 de la Ley de Marcas Alemana.

 

Ante esta decisión, Ferrari recurrió ante el Oberlandesgericht Düssseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal), ya que consideraba que el Tribunal de primera instancia había errado pues se utilizaron las marcas para fabricar una unidad del Ferrari F12 TRS en el 2012 y para identificar piezas de recambio y accesorios de coches deportivos de lujo de precio muy elevado. Además, Ferrari mantiene que sus vehículos han sido (y son) objeto de venta en el mercado de la segunda mano, por lo que estaría más que probado el uso.

 

Ferrari sostiene que había suministrado piezas de recambio y accesorios para los vehículos que portaban la marca “TESTAROSSA” y les había ofrecido servicio de mantenimiento de los vehículos, siendo un vehículo de lujo; no obstante, el Tribunal consideró que la cifra de 17.000 euros que la casa italiana se había embolsado no servía para constituir un uso suficiente para mantener los derechos registrales, aunque solo se hubiesen vendido 7.000 unidades del vehículo.

 

Así las cosas, el Tribunal de apelación, antes de decidir sobre si el uso realizado por la firma italiana con la marca “TESTAROSSA” cumplía con los requisitos legales establecidos; por ello, suspende el procedimiento nacional en Alemania y plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre otras, varias cuestiones prejudiciales sobre el uso efectivo de la marca (asuntos acumulados C-720/18 y C-721/18):

 

1. 1. Una marca registrada para una categoría amplia de productos, pero que de forma efectiva solo se utiliza para un determinado segmento de mercado (véase, coches de lujo y sus piezas de recambio), ¿ha de atenderse al mercado de toda la categoría de productos para la que está registrada la marca o puede atenderse al segmento de mercado específico? Si para valorar el uso basta la referencia al segmento de mercado específico, ¿procede mantener la marca en vigor en atención a dicho segmento de mercado en un procedimiento de caducidad? ¿Hay uso de la marca registrada no solo para un producto, sino también para sus piezas de recambio, a pesar de que ya no se comercialice el producto?

 

El TJUE considera que a la hora de valorar el uso efectivo de los productos para los que se usa la marca ha de atenderse a todos los productos que engloban la categoría amplia, sin diseccionar si se trata de productos de lujo o exclusivos, todo ello salvo que se logre demostrar que los consumidores de los productos de lujo los perciben como una subcategoría independiente. En el presente caso[2] , se señala que el titular de las marcas utilizó éstas para piezas de recambio y accesorios de coches deportivos de lujo de elevado precio, no obstante, el hecho de que los productos para los que se ha utilizado una marca se vendan a un precio particularmente elevado, perteneciendo a un mercado determinado, no sería óbice suficiente para encuadrarlos en una subcategoría independiente de la clase de productos para los que se ha registrado el signo, salvo, como se ha señalado anteriormente, que los consumidores así lo perciban. Por último, advierte el TJUE que el término “lujo” utilizado por el órgano remitente, engloba varios tipos de coches, de modo que el hecho de que los coches para los que se ha utilizado una marca se clasifiquen como coches de lujo tampoco es suficiente para que se considere que constituyen una subcategoría dentro de la amplia categoría de automóvil.

 

Asimismo, el hecho de que el uso acreditado de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados por el titular en el mercado, sino con productos que ya han sido comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo, siempre y cuando se utilice la marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o estructura de los productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados, y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades del mercado (para esta respuesta, el TJUE, sigue aquí la misma línea que en el famoso caso Ansul, C-40/01).

 

 

 

1. 2. ¿Constituye uso de la marca la venta, por el titular de la misma, de productos de segunda mano ya comercializados por él en el Espacio Económico Europeo?

 

En cuanto a si la reventa de un producto, en el mercado de segunda mano, constituye un uso efectivo de la marca, siempre y cuando el titular de la marca utilice ésta en la reventa, con la finalidad de garantizar el origen empresarial de los productos, sí que constituye un uso efectivo, conforme se señala en el artículo 12 de la Directiva. Es más que obvio que Ferrari, a pesar de las unidades limitadas de su mítico coche, lo que busca es que todo el mundo reconozca el vehículo con su marca y, por ende, con su origen empresarial.

 

1. 3. Para apreciar si el uso de la marca es efectivo, ¿debe tenerse en cuenta también si el titular de la marca ofrece determinadas prestaciones de servicios para los productos ya comercializados, aunque lo haga sin utilizar la marca?

 

Por último, y en cuanto al uso efectivo cuando no se utiliza la marca en productos, sino en servicios estrechamente relacionados con dichos productos, al igual que se advirtió en el caso Ansul, “el uso efectivo, por parte de su titular, de una marca registrada para determinados productos, para servicios que se relacionan directamente con los productos ya comercializados y que están destinados a satisfacer las necesidades de los clientes de esos productos”.

 

Asimismo, el Tribunal resuelve otras dos cuestiones adicionales que conviene resaltar sucintamente:

 

- La primera de ella es, si para determinar el uso de la marca en un Estado miembro (como es Alemania), ¿deben tenerse en cuenta también los usos de la marca en Suiza, conforme al artículo 5 del Convenio de 1892 firmado entre Alemania y Suiza ?

 

En este sentido, dado que el Convenio de 1892, es anterior a la entrada en vigor del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea   (1 de enero de 1958), al establecerse en dicho Convenio que la marca en Alemania está siendo efectivamente usada por el uso que se realiza de ella en Suiza.

 

- La última cuestión planteada es relativa a si es compatible con la anterior Directiva de marcas, imponer al titular de la marca -cuya caducidad se ha solicitado- la carga de la prueba respecto al uso de la marca, pero imponer el riesgo de la imposibilidad de la prueba al solicitante de la caducidad -como establece la Ley de marcas alemana-.

 

En este caso, el TJUE resuelve la cuestión con una claridad meridiana, pues ya resolvió un caso similar (caso Centrothem, C-610/11 P), ya que corresponde al titular de la marca de la Unión objeto de una solicitud de caducidad demostrar el uso efectivo de dicha marca, mismas consideraciones que han de ser válidas para probar el uso efectivo de la marca.

 

La claridad con la que el TJUE resuelve las cuestiones objeto del procedimiento no deja genero de duda a qué podemos entender por uso efectivo; no obstante, ahora corresponde al Oberlandesgericht Düsseldorf resolver en el procedimiento abierto en Alemania, si la marca “TESTAROSSA“ está siendo objeto de un uso efectivo o no y, si finalmente, admiten el uso que hacen en Suiza. Veremos que ocurre en los próximos meses.

 

En cualquier caso, se trata de una sentencia que viene a sentar algunos criterios que siempre están en tela de juicio en cuanto a los productos de lujo o exclusivos, ya que no se pueden medir con las mismas premisas; el nivel de venta de dichos productos es menor en unidades (quizá no en precio), pero los productos o servicios que hay en relación directa con ellos pueden conllevar un uso de marca conforme establece la directiva.

 

[1] Marca internacional nº 515107 “TESTARROSA”, para productos de la clase 12, con fecha de registro 22 de julio de 1987, designando, entre otros países, Alemania y Suiza. En Alemania se registró bajo el número de registro 1158448, en fecha 7 de mayo de 1990.

 

[2] Apartado 45 de la sentencia comentada.