La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, denegó en 2017 a Serendipity S.R.L. el registro como marca europea de Chiara Ferragni, por aplicación del procedimiento de oposición por parte de CLK Holdings, propietarios holandeses de la marca Chiara, para artículos de las categorías 18 y 25. La sentencia del TGUE resuelve favorablemente el recurso de casación presentado al respecto por Serendipity S.R.L. y además clarifica el proceso de análisis de similitudes y diferencias entre dos marcas de acuerdo con el reglamento europeo sobre propiedad intelectual.
De esta manera se culmina un largo proceso que permite a Chiara Ferragni convertirse en marca europea. Todo empezó en 2015 cuando solicitó el registro de la marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La Oficina denegó el registro aceptando la oposición presentada por la empresa CKL que aducía que se vulneraban los derechos de la marca CHIARA de su propiedad, registrada anteriormente para artículos de la clase 18 (bolsas, carteros, monederos,…) y de la clase 25 (calzado, prendas de vestir,…) según se definen en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas . A esta decisión en contra respondieron los propietarios de la marca figurativa CHIARA FERRAGNI con el correspondiente recurso que fue denegado en 2017 al concluir que, analizadas las similitudes ópticas, fonéticas y conceptuales, existía un riesgo de que los consumidores pudieran confundirse en cuanto al origen de los artículos.
De nuevo la empresa Serendipity S.R.L., titular de la marca CHIARA FERRAGNI, recurrió la decisión en contra de sus intereses elevándola al TGUE, que finalmente en sentencia dictada en febrero de 2019 dicta sentencia en su favor pues considera que no existe el riesgo de confusión aducido por el EUIPO.
DATOS DEL CASO
Tribunal Tribunal General de la Unión Europea (TGUE)
Caso T-647/17
Fecha de la Sentencia 8 de febrero de 2019
Naturaleza Recurso de anulación –Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión CHIARA FERRAGNI — Marca Benelux denominativa anterior Chiara — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión
Juez Constantinos Illiopoulos
Recurrente SERENDIPITY S.R.L. (Chiarra Ferragni)
Recurrida Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y CKL Holdings
“Chiara Ferragni, una italiana que estudiaba derecho, y, a modo de hobby, decidió abrir su propio blog de moda (‘The Blonde Salad’). Lo que ella no sabía es que lo que empezó como un simple entretenimiento acabaría situándola en la lista de los “30 talentos menores de 30 años”, según la revista Forbes. Y en tiempo récord, tan solo dos años, el blog de la influencer registraba más de 100 mil visitas al día, que se dice pronto. Chiara quería convertirse en un personaje inspirador para sus lectores, suscriptores de su canal de YouTube y seguidores de Instagram.” Así presentar a Chiarra Ferragni Isabel Moral y Enrique Ortega Burgos en enriqueortegaburgos.com.
Después del éxito de su blog que comenzó en el año 2009, la influencer fundó su propia marca de calzado y complementos en 2013. Actualmente sus diseños se venden en más de trescientos establecimientos en los cinco continentes. Los diseños de Chiara F. y fabricados artesanalmente en el sur de Italia gozan de un reconocido prestigio.
¿QUIÉN ES SERENDIPITY S.R.L.?
Serendipity S.R.L. es una firma italiana con base en Milán que explota la marca Chiara Ferragni. Sus propietarios son Giuseppe Morgese y Pasquale Morges. A través de un sitio web comercializa los productos de la marca Chiara Ferragni junto a otros servicios adicionales de información a consumidores interesados.
LA POSICIÓN DE SERENDIPITY
Los argumentos en que Serendipity basa su apelación se centran en la antigüedad del registro de la marca es del 10 de octubre de 2013, en que la comparación de las marcas no se había realizado correctamente y en que la valoración global de similitudes y diferencias no conducía a una posible confusión del consumidor.
¿QUIÉN ES CKL HOLDINGS NV?
CKL Holdings NV, que se opuso a que la EUIPO reconociera a Chiara Ferragni como marca, es una empresa holandesa cuyo propietario es Michael Gleissner.
Gleissner es conocido en el Reino Unido pues el cinco por ciento de las causas abiertas relacionados con la propiedad intelectual han sido iniciadas por él.
De hecho es el director de más de 1.200 compañías registradas en el R.U. y detenta más de 100 marcas registradas en Estados Unidos y en el Benelux.
Curiosamente muchas de dichas marcas corresponden a nombres comunes como ANNA, JULIA, RYAN o a nombres de colores.
En algunos medios se le acusa de utilizar sesgadamente para su beneficio el Sistema de registro de marcas y de dominios (es propietario del nombre de más de cinco mil dominios).
CONOZCAMOS A LA EUIPO
La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea encargada de gestionar las marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios registrados.
Además tiene como misión colaborar con sus homólogos de los Estados de la UE en labores de armonización de los procesos de registro de marcas.
Sus resoluciones pueden ser recurridas ante el Tribunal. Los motivos de dichos recursos se establecen en el artículo 72, apartado 2, del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea y en el artículo 61, apartado 2, del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios.
Por su parte, las sentencias del Tribunal General pueden ser recurridas en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las cuestiones de Derecho.
LA POSICIÓN DE EUIPO
Sobre la apelación realizada ante la EUIPO por Serendipity demandando que se rechazara la oposición de CLK al registro de la marca ‘CHIARA FERRAGNI’, tras el análisis de los artículos de las categorías 18 y 25 de ambas firmas y considerando las similitudes visuales, auditivas y conceptuales, la Oficina determinaba que podían confundir al comprador sobre el origen de la mercancía y, por dicha razón, decidió desestimarla.
ACTUACIÓN JUDICIAL
La Sala Cuarta del Tribunal General de la UE ha creado jurisprudencia con su sentencia favorable a Serendipity pues de forma muy clara ha establecido criterios para la comparación de marcas, en los distintos aspectos de similitud gráfica, fonética y conceptual.
Un primer argumento para tal decisión es la diferencia de diseño dando más importancia al conjunto nominativo-figurativo sobre la coincidencia de la palabra CHIARA. Seguidamente proporciona claras pautas para la comparación de las dos marcas desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual.
En relación con el primero resalta el hecho diferencial y primordial del elemento figurativo de la marca, el ojo azul, por el hecho de situarse en una posición llamativa dentro del conjunto. En cuanto al análisis fonético el TG llama la atención sobre el peso en el conjunto de la palabra FERRAGNI, dada su longitud. Finalmente en cuanto a la diferencia conceptual pone énfasis en que CHIARA es un nombre genérico de mujer, anónima en cierto sentido, mientras que ‘CHIARA FERRAGNI’ identifica una persona en particular bien conocida.
La conclusión final del TGUE salva la similitud en cuanto a los productos a los que se va a aplicar la marca con el modo en que los consumidores eligen los artículos, de forma visual al exponerse en establecimientos de autoservicio, lo que permite percibir visualmente de forma clara las diferencias y evitar cualquier confusión en cuanto al origen de cada uno.
Esta decisión podía haberse recurrido por la EUIPO ante el Tribunal de Justicia de Europa en un plazo de dos meses.
Este artículo se ha realizado por la redacción del equipo de EOB, si quieres contactar con nosotros mándanos un mail a info@enriqueortegaburgos.com
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