Valentino S.p.A. et al contra Mario Valentino SpA

 

Valentino está demandando a Mario Valentino, de nombre similar, por violar supuestamente su acuerdo de coexistencia de 40 años.
Mario Valentino abrió en Napolés su primera tienda de artículos de cuero y calzado en 1952.
Desde entonces comercializa sus productos bajo la marca Mario Valentino. Valentino Garavani fundó en Milán la mundialmente famosa casa de modas Valentino en 1959 en la Vía Condotti de Roma

 

Entre ambas firmas no existía ninguna relación salvo la dedicación a una actividad similar. Desde el primer momento y debido a esa concurrencia de actividad junto a la similitud de los nombres surgieron problemas para el consumidor que se traducían en confusiones a la hora de determinar el origen de los artículos. Por esta razón ambas casas firmaron en 1979 un acuerdo de coexistencia que delimitaba el uso de las marcas. Así, acordaron que con «fin de evitar la confusión de los consumidores y el consiguiente conflicto, presente o futuro, en cualquier parte del mundo», según el párrafo 3 del acuerdo, Mario Valentino podía usar y registrar el nombre completo Mario Valentino o M. Valentino o Valentino o las letras MV o V exclusivamente en el exterior del artículo, y obligatoriamente el nombre Mario Valentino en el interior y en el embalaje de todos los artículos de cuero o de imitación de cuero o de cualquier otro material.

Un tribunal de Milán ha interpretado recientemente (mayo de 2019) esta cláusula en el sentido de que en el exterior de los productos únicamente podía aparecer uno de los términos aceptados, el nombre completo o con la inicial del nombre o con las letras MV o con la letra V, pero no ninguna combinación de ellos.

Valentino SpA, la firma fundada por Garavani, ha iniciado en Estados Unidos una batalla legal contra la empresa Mario Valentino y contra su licenciatario en ese estado, acusándoles de faltar al espíritu del acuerdo obteniendo un beneficio de provocar la confusión del consumidor a la hora de distinguir si un bolso es de uno u otro de los fabricantes.

La demanda hace uso de la decisión de un Tribunal de Milán que ha dictaminado la vulneración del acuerdo por parte de Mario Valentino. Según el tribunal italiano, Mario Valentino ha infringido el acuerdo al «vender numerosos modelos de bolsos etiquetados de una manera distinta a la permitida en el acuerdo de coexistencia», provocando que se dé precisamente el tipo de confusión que se pretendía evitar con el acuerdo.

En la nueva demanda, se resalta que Mario Valentino y Yarch Capital han comercializado bolsos con envoltorios y etiquetas que pueden inducir al consumidor a pensar que son bolsos de Valentino pues usan su logotipo  de “V” a la par que minimizan u obvian la referencia a Mario Valentino. Incluso se les acusa de haber subido los precios de sus productos para aproximarlos a un posible valor de un Valentino con descuento, haciendo muy atractiva la oportunidad de compra.

 

Valentino SpA ha valorado económicamente todas estas actuaciones y estima en más de 700 millones de euros los ingresos que han podido obtener en los últimos cinco años, de los cuales unos 100 millones corresponderían a ventas en Estados Unidos.

Datos del Caso

Tribunal Tribunal de Distrito Central de California

Caso 2: 19-cv-6306

Fecha de la demanda 22 de julio de 2019

Naturaleza Infracción de Marca Registrada y de Propiedad de Patente

Juez John A Kronstadt trasladado a Suzanne H Segal

Demandante Valentino S.p.A. et al.

Demandada Mario Valentino SpA y Yarch Capital, LLC et al.

Conozcamos a Valentino SpA

Valentino SpA es la empresa de moda y alta costura fundada por el diseñador Valentino Garavani en 1959. Actualmente tiene su sede central en Milán y forma parte del grupo Valentino Fashion Group.

Actualmente el principal accionista es un grupo financiero de Qatar. En el año 2018 facturó más de 1.200 millones de euros con un crecimiento algo inferior al de 2017. La plantilla de empleados supera las 2.500 personas.

Valentino Garavani, fundador de la famosa casa, colaboró con Balenciaga y con Guy Laroche durante su periodo de formación en París. Posteriormente regresó a Italia y fundó su estudio en la calle Condotti de Roma. Su estilo puede considerarse continuista con la tradición de la alta costura del siglo XX, como un punto intermedio entre los diseños andróginos de Armani y la exuberancia de por ejemplo Karl Lagerfeld. Sus bolsos han sido particularmente apreciados y han tenido siempre un éxito económico. En el campo de la perfumería lanzó su propia línea de productos en colaboración con la firma española Puig.

Se retiró el año 2008 con un histórico desfile en París.

¿Quien es Mario Valentino?

Mario Valentino heredó de su padre el negocio de calzado que gozaba de una amplia clientela entre la burguesía italiana de post-guerra. Bajo su dirección la producción se amplió con la fabricación de bolsos, de cuero pero también de materiales sintéticos.

En los años 70 la firma alcanzó su apogeo con sus diseños de zapatos de tacón de aguja y gracias a colaboraciones con diseñadores como Karl Lagerfeld, Giorgio Armani y Gianni Versace, y a campañas publicitarias con material fotográfico de Helmut Newton y Richard Avedon, alcanzó gran notoriedad por clientes como Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve y una larga lista de actrices italianas.

En el año 1979 desfilaron en la semana de la moda de Milán. Los años 80 fueron de expansión de la firma por Europa, América y Japón, a través de la cadena de boutiques con el nombre Mario Valentino.

El matrimonio Reagan es ejemplo de clientes de esa época. Con la muerte de Mario en 1991 y la asunción de la gestión por su hijo Enzo, cambió la política comercial hacia productos más asequibles y populares.

Posición de Valentino

Valentino SpA acusa a Mario Valentino y a su licenciatario estadounidense, Yarch Capital, LLC, de actuar falazmente abusando de la buena voluntad de Valentino recogida en el acuerdo de co-existencia y de violar sus términos para causar confusión en los compradores haciendo que piensen que se encuentran ante un bolso de Valentino ofrecido con un elevado descuento. Las acusaciones se centran en la falsa designación de los artículos contraviniendo el acuerdo, falsa publicidad con etiquetados que confunden, infracción de la patente 517 en el diseño del bolso Palmellato de Mario Valentino, de la patente 713 con el diseño del bolso Rock y la vulneración de otros códigos de las leyes de California.

La empresa solicita del tribunal que se tengan en cuenta sus alegaciones y requiere el pago de una compensación de los beneficios obtenidos por Mario Valentino y otra por los daños causados, así como la prohibición de la comercialización de productos que vulneren las patentes 517 y 713 propiedad de Valentino SpA.

Posición de Mario Valentino

La defensa de Mario Valentino se ha materializado a través de Yarch Capital, LLC, representado por el letrado David Boren. Sus actuaciones se han basado en pedir el archivo de las demandas con relación a los puntos primero, segundo, quinto y sexto de la demanda y a la suspensión del proceso pendiente de la resolución del tribunal de Milán que ve el mismo caso.

Actuación Judicial

Por su naturaleza, el caso fue transferido en agosto al programa piloto sobre patentes y asignado al juez John A. Kronstadt.

El tribunal ha determinado un plazo para que las partes mantengan una reunión de acuerdo que finaliza en octubre de 2020. Por otra parte debe aún decidir sobre las mociones de los demandados de suspender la causa en espera de que el tribunal de Milán resuelva el caso allí planteado.