En esta entrada continuamos conociendo más casos que tratan la figura del trade dress. Esta figura, que se traduce como imagen comercial, se encarga de proteger la imagen y en general la configuración exterior de un producto y hasta los servicios. Dentro de los elementos que conforman la imagen comercial de un producto y que se encuentran forma, tamaño, configuración de líneas, colores, ancho y en los últimos años se incluyen características como aromas y texturas y en general abarca todo lo que forme parte de la imagen de un producto y que genere una impresión.
La finalidad del trade dress o imagen comercial es darle protección como marca a elementos que tradicionalmente no se protegen como marca y así evitar que el consumidor caiga en la confusión. De hecho, un objeto puede disfrutar de protección como marca tridimensional y trade dress o diseño industrial y trade dress, ya que se complementa con las demás figuras de la propiedad industrial.
Además, gracias a la evolución en las formas de hacer marketing, la decoración de las tiendas, restaurantes y hasta las portadas de las revistas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de distintividad, tanto inherente como adquirida, y la no funcionalidad.
Así que continuemos conociendo más casos de trade dress:
ABERCROMBIE & FITCH VS AMERICAN EAGLE
En este caso que inició en 1998, Abercrombie & Fitch (en adelante Abercrombie) presentó demanda contra American Eagle ante el Tribunal de Distrito de Ohio, alegando que la demandada copiaba el estilo de decoración de sus tiendas sobre todo la paleta de colores, el uso de jóvenes universitarios como vendedores para reafirmar el estilo cool estadounidense de la marca, el estilo de la ropa en su uso de colores y ciertas telas, la combinación de letras A&F e inclusive copiar el estilo del catalogo de ventas por correo.
En este sentido, el Tribunal de Distrito declaró sin lugar la demanda presentada por Abercrombie, alegando que los mencionados elementos no están protegidos por la figura del trade dress ya que son elementos funcionales que el consumidor no distingue con la empresa.
Por lo tanto, Abercrombie presentó apelación contra esta decisión, reafirmando que American Eagle copiaba la imagen visual de sus tiendas en el uso de colores y jóvenes universitarios como vendedores, el uso de palabras y de la marca A&F y también de ciertos tipos de telas en sus creaciones, y la imagen en general de su catalogo que le han dado una imagen distintiva ante el público, la cual American Eagle ha copiado.
En decisión de 2002, el Tribunal de Apelaciones que conoció el caso, alegó que los elementos de Abercrombie son funcionales por lo que carecen de la distintividad , en consecuencia, no puede darle el monopolio en el uso de esos elementos ya que le causaría un daño a su competidores. Por lo tanto, fue reafirmada la decisión del Tribunal.
DR. MARTENS VS INDITEX USA
En este caso, AirWair International, la entidad jurídica que produce y comercializa las celebres botas Dr. Martens, presentó demanda contra la filial estadounidense del conglomerado español Inditex, debido a que Pull & Bear, una de las empresas del grupo estaba comercializando unas botas que eran idénticas a la forma y configuración de su famoso modelo Jadon.
En este sentido, partes del modelo están protegidos como marcas tridimensionales, pero además esas partes al estar unidas forman lo que es el trade dress de Dr. Martens, ya que se trata de toda la configuración exterior que genera una impresión en el consumidor.
Ahora bien, el Tribunal de Distrito de California accedió a la solicitud de la demandante de celebrar un juicio con jurados. En este sentido, durante el juicio se le dio la razón a AirWairs. En la decisión del caso se determinó que en efecto Inditex a través de Pull & Bear estaba infringiendo los derechos de marca y de trade dress de la demandante.
Es interesante destacar que en la decisión el Tribunal alega que los cuatro registros de marcas que constituyen el trade dress de Dr. Martens cada una por sí sola o combinadas con otros elementos no constituyen una infracción al trade dress de Dr Martens.
En este caso, Inditex estaba comercializando imitaciones de la bota Jadon por lo que existía el peligro de confusión y dilución de la marca, por lo que el Tribunal ordenó que Inditex y/o alguno de sus afiliados que se abstuviera de producir, comercializar y promocionar botas iguales o parecidas a las de Dr. Martens.
CONVERSE VS INTERNATIONAL TRADE COMMISSION
Ahora bien, en este caso Converse, la famosa empresa de zapatos detrás de los icónicos Chuck Taylor, presentó un recurso para revocar una decisión de la International Trade Commission (ITC), organismo estadounidense que se encarga del comercio exterior estadounidense.
Converse solicitó a la ITC la prohibición de la importación a. Estados Unidos de varios modelos de zapatos que infringen su trade dress y a la vez marca registrada sobre la parte intermedia de las Chuck Taylor. Sin embargo, la ITC dictaminó que la marca de Converse era nula ya que carecía de distintividad, por lo tanto el trade dress tampoco era distintivo, ya que los consumidores no relacionan esa parte del zapato con la empresa Converse.
En este sentido, El Tribunal Federal del Circuito de Apelaciones que conoció el caso, en su decisión del año 2018, consideró que la ITC no tomó en cuenta que un solo objeto puede gozar de protección tanto por el registro de marca como por la vía del trade dress. Además, no se tomó en cuenta el año de registro como marca tridimensional, por cuanto a partir de ese año en adelante queda demostrado el carácter distintivo del diseño. Por lo que declaró que la marca tridimensional de Converse no es nula.
Para situaciones anteriores al registro, Converse debe demostrar que para la época en que fueron comercializados los zapatos que estarían imitando su trade dress ya gozaba de reconocimiento en e consumidor.
Para ello, Converse debe presentar las siguiente pruebas: la asociación del modelo o trade dress con un origen empresarial determinado por parte del consumidor, el grado e intensidad de su uso, la cantidad y el tipo de publicidad que se haya hecho del modelo, la cantidad de ventas y número de consumidores, las copias intencionales y las notas de medios y prensa no solicitada que se haya hecho del producto. Por lo tanto, el registro de marca es valido, por lo que la distintividad del modelo queda demostrada, sin embargo, para demostrar sus derechos de trade dress antes del registro debe demostrar que ha adquirido distintividad antes de la fecha de la venta de las imitaciones.
Sin duda el trade dress es una figura importante para las empresas porque les permite proteger toda la imagen que ha creado gracias al marketing, que normalmente no son objeto de registro como marca. Aunque en un principio esta figura se limitaba a los empaques de los productos, su ámbito de aplicación ha ido evolucionando, al igual que las marcas al permitir el registro de signos no tradicionales.
Un objeto, siempre que cumpla los requisitos, puede gozar de protección tanto como marca tridimensional como de trade dress. De hecho, para muchos la protección del trade dress es más fuerte que la de una marca, ya que abarca el objeto en su conjunto.
Los grandes requisitos para hacer valer la protección de trade dress son la distintividad, que el consumidor ubique la forma del producto con una empresa determinada y que no sea funcional, es decir que no sea imprescindible para el propósito o la finalidad del articulo o que no sea de uso genérico en la industria. Justamente estos requisitos, muchas veces, se constituyen en grandes retos para las empresas, como vimos en la entrada pasada con el caso del envase del perfume Eternity de Calvin Klein.
En la industria de la moda para los accesorios y zapatos es relativamente fácil demostrar que gozan de la protección de trade dress en su conjunto. Pero para las prendas de vestir es más difícil obtener este tipo de protección debido al carácter utilitario que tienen.
Pero la legislación estadounidense ha demostrado flexibilidad en la interpretación de sus normas de propiedad industrial, por lo que es probable que el ámbito de protección del trade dress siga evolucionando a medida que evoluciona las formas de posicionar una marca.
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