En esta entrada conoceremos los casos relativos a una interesante figura de la propiedad industrial que se denomina Trade Dress, figura que protege la apariencia exterior de los productos y hasta de servicios (claro, cumpliendo ciertas condiciones) que quedaría fuera del ámbito de protección otorgado por las marcas. Esta figura fue prevista por primera vez en Estados Unidos y durante mucho tiempo fue la única legislación en tenerla expresamente establecida.
Desde 1946, con la entrada en vigencia el Lanham Act, esta figura ha quedado expresamente protegida en Estados Unidos y su finalidad es darle protección a la imagen comercial de una empresa, esas partes visuales de un producto o servicio que son claves en su marketing.
Por lo que en esta entrada comenzaremos a conocer una serie de casos jurídicos en relación a esta materia del trade dress, que nos enseña su aplicación en varias industrias y que sin duda complementa la protección otorgada por otras figuras de la propiedad industrial como las marcas, patentes y diseños industriales. Pero antes de conocer estos casos, conozcamos el concepto, evolución y los requisitos del trade dress.
QUÉ ES EL TRADE DRESS
El trade dress es una figura por medio de la cual se le da la misma protección que goza una marca a la apariencia exterior de un producto, tal como lo son envase, empaque, forma, combinaciones de líneas o colores. Como se mencionó anteriormente, la finalidad de esta figura es proteger elementos que no serían registrables como marcas comerciales.
Ahora bien, entre los elementos que entran dentro del ámbito de protección del trade dress se encuentran formas, empaques, colores, configuraciones de líneas de un producto o servicio, tamaño, en fin, toda característica visual que distinga a un producto o servicio de una empresa de aquellos de su competencia. Como un ejemplo la botella de Coca Cola es una de las figuras protegidas por el trade dress más antiguas aún en uso.
Para obtener la protección de esta figura no es obligatorio su registro y, de hecho, puede complementarse con el registro como marca tridimensional de la figura.
Aunque el trade dress es una figura de la legislación estadounidense, países como Corea del Sur, India y México han adoptado esta figura en sus legislaciones. En México se conoce como imagen comercial y está prevista desde 2018. Es preciso indicar que en los demás países esta materia de la protección de la imagen comercial de las marcas, generalmente, está en el dominio de la competencia desleal.
REQUISITOS Y EVOLUCIÓN DEL TRADE DRESS
Si bien para su protección no se requiere registro, al momento de alegar que un producto o servicio goza de la protección del trade dress ante un tribunal, el interesado deberá demostrar lo siguiente:
- Que la imagen comercial sea distintiva, lo que quiere decir el público al ver la imagen del producto o del servicio lo asocie a un origen empresarial determinado y no con el producto en sí mismo. Esta distintividad puede ser tanto inherente como adquirida por su constante uso y posicionamiento en el mercado.
- Que la imagen comercial no sea funcional al producto o a sus finalidades. Por funcional se entiende la cualidad que hace de un producto más fácil de usar o que contribuye a la economía de su manufactura, también se considera funcional toda característica del producto que le de una ventaja competitiva. Sin embargo, gracias a la distintividad adquirida la forma de un producto que en un principio sea funcional puede lograr la protección bajo el trade dress.
Ahora bien, en un principio la protección del trade dress se enfocaba en los empaquetados y las etiquetas de los productos, gracias a la evolución del mercado desde los años 90 se ha adaptado el criterio de la protección del trade dress ha la configuración o decoración de tiendas y restaurantes, siendo uno de los pioneros en este tipo de protección la cadena de comida rápida McDonalds, cuyos restaurantes cuentan con una decoración bastante característica que ha hecho que los clientes las reconozca con el origen empresarial de la cadena.
Aunque la protección de una prenda de vestir es muy difícil bajo esta figura, los zapatos y accesorios cuentan con la protección del trade dress siempre y cuando cumplan los requerimientos.
CASOS DE TRADE DRESS
CONOPCO INC VS COSMAIR INC
En este caso de 1999, Conopco Inc, empresa que entonces era la licenciataria de Calvin Klein en relación a perfumes, presentó demanda contra Cosmair Inc, empresa licenciataria de los perfumes de Ralph Lauren. En la demanda Conopco alegó que Cosmair estaba infringiendo los derechos de marca y de trade dress que Calvin Klein tenía sobre el envase del perfume Eternity.
Eternity es el perfumes más icónico de la empresa de modas estadounidense y uno de los más famosos y vendidos del mundo gracias a su fragancia unisex. Debido a su éxito, nació toda una línea de perfumes Eternity.
En la demanda, que fue presentada ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, Conopco alegaba que la demanda estaba copiando el envase del perfume Eternity más premium, el cual se convirtió en un envase icónico y ser lo que el consumidor imagina cuando piensa en Eternity. Su diseño da la impresión de ser un envase dentro de otro envase. De hecho, la demandada no niega la cualidad de marca del envase de Eternity, sin embargo, alega que su poder como marca debe ser limitado ya que su diseño está basado en estructuras comunes dentro de los envases de perfumes.
Ahora bien, el Tribunal al momento de decidir el caso razonó que si bien el envase del perfume Eternity es distintivo por cuanto posee protección como marca, en materia de trade dress encontró que su protección es débil ya que al estudiarlo como un todo es similar a otros envases de perfumes que se encuentran en el mercado.
Además, de que el envase se parece al de otros perfumes en el mercado, la demandante no pudo demostrar que el envase del perfume Eternity sea asociado por el público con la empresa Calvin Klein, ya que solo representa una pequeña fracción de las ventas de la línea Eternity.
.En consecuencia, el Tribunal declaró que la protección trade dress del envase de perfume Eternity es limitado debido a que es similar al de otros envases de perfumes, por lo que no sería particularmente distintivo.
MARC JACOBS VS ED HARDY
En este caso de 2010, Marc Jacobs Trademarks LLC y Marc Jacobs International LLC, en adelante Marc Jacobs, presentó demanda ante el Tribunal de Distrito de California contra The California Bag, LLC y Nervous Tattoo LLC, en adelante Ed Hardy.
En la demanda Marc Jacobs alegaba que la demandada estaba infringiendo sus derechos de trade dress e incurriendo en actos de competencia desleal debido a que estaba comercializando el bolso KOI Jana Nylon Tote, que según copiaba la apariencia y configuración del bolso Pretty Nylon Little Tate.
Según Marc Jacobs, su bolso Pretty Nylon Little Tate tiene una apariencia distintiva, no funcional que hay logrado reconocimiento entre sus consumidores, lo cual se demuestre gracias a sus niveles de ventas. En este sentido, Ed Hardy copiaba los elementos distintivos del bolso sin su consentimiento, causándole un daño debido a la confusión que existe entre ambos bolsos.
A pesar de haber buscado la sentencia de este caso, fue infructuoso, por lo que puede inferirse que las partes llegaron a un acuerdo que le puso fin a este caso.
Sin duda el trade dress es una figura relativamente novedosa, es bastante intresante para proteger los elementos visuales que forman parte del marketing de una empresa, los cuales gracias a los nuevos modos de hacer negocios forman parte de los activos distintivos de la empresa y en los cuales pone tanto empreño en su creación tal como en el producto propiamente dicho.
En la próxima entrada continuaremos conociendo más casos de trade dress.
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