SUPREME VS SUPREME SPAIN: EL VALOR DE LA MARCA NO REGISTRADA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN ESPAÑA.
Son muchos los instrumentos jurídicos disponibles para proteger el sector de la moda. Sin embargo, hablar de moda supone, en muchas ocasiones, referirnos a imitaciones, falsificaciones, clones o legal fake. Todas ellas con un denominador común pero diferentes entre sí.
La marca SUPREME finalmente ha ganado una batalla contra su competidor e imitador SUPREME SPAIN gracias a su marca no registrada notoriamente conocida en España. El pasado 24 de enero de 2020, la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, estimó el recurso de apelación presentado por Chapter 4 Corp. DBA Supreme (en adelante, Chapter 4) en un conflicto de marca contra la empresa Elechim Sports S.L. (en adelante, Elechim).
Chapter 4, empresa matriz de la afamada marca neoyorquina SUPREME, presentó solicitud de medidas cautelares por infracción de su marca no registrada notoriamente conocida en España contra la empresa Elechim, por comercializar productos idénticos o similares a los de la empresa Chapter 4 con la marca SUPREME, tanto en tiendas físicas como online.
Recordemos como nuestra Ley de Marcas 17/2001, prohíbe registrar como marcas los signos que sean idénticos o similares a marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. Además, confiere a los titulares de marca no registrada notoriamente en España, un derecho exclusivo sobre la misma, permitiéndole así, prohibir a cualquier tercero su uso, sin su consentimiento, en el trafico económico, de cualquier signo idéntico o similar en relación con productos o servicios idénticos o similares
Sin embargo, el Juzgado rechazó dicha petición por considerar que no existían razones de urgencia, ya que los productos de la demandada se encuentran en el mercado desde el año 2017 y, estimó, que tampoco existía apariencia de buen derecho, al considerar que el signo de la actora no es notorio en España.
El origen de este caso radica en el registro como marca del término SUPREME SPAIN y uso por parte de la empresa Elechim Sports en España, en relación a prendas de vestir, que son los productos por los cuales la empresa neoyorquina SUPREME se ha hecho famosa en todo el mundo. Para el momento en que inició el pleito, Elechim Sports contaba con dos establecimientos comerciales, uno en Ibiza y otro ubicado en Barcelona, además de tener su página www.supremespain.com. Es preciso indicar que la marca SUPREME SPAIN quedó registrada bajo el número 3661526 y la cual era propiedad de la empresa International Brand Firm (IBF) que comparte administración con Elechim Sports.
Por ello, la empresa estadounidense Chapter 4, entones entidad legal titular de la marca SUPREME, presentó acciones judiciales contra seis empresas españolas que estaban haciendo uso de la marca SUPREME sin su autorización. A pesar de que Chapter 4 logró llegar a acuerdos con cinco de las demandadas, ese no fue le caso de Elechim Sports, produciéndose la decisión que se ha comentado.
Recurso de Apelación de Supreme
Ante esta premisa, debido que no fue reconocida la notoriedad de la marca SUPREME, la compañía Chapter 4 presentó un recurso de apelación.
Sobre la solicitud de medidas cautelares previas a la interposición de la demanda, la Sala 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, advirtió de dos errores. Uno de ellos, atiende al momento en el que la actora tiene conocimiento de la infracción. La Sala decimoquinta entiende que, a pesar de comercializarse los productos desde el año 2017, la actora conoció la infracción en abril de 2018, con motivo de la apertura del primer establecimiento físico en Ibiza por parte de la demandada, tal como lo establece la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que se puede solicitar una medida cautelar anticipada debido a la necesidad o urgencia del caso, y en este caso se demostró la urgencia del caso debido a la apertura la tienda de Elechim.
Por otro lado, sobre la apariencia de buen derecho, el Juzgado de instancia niega el carácter notorio de la marca SUPREME en España, basándose principalmente en el escaso número de ventas acreditado por la parte actora. Sin embargo, la Audiencia Provincial rechaza dicha conclusión, pues en consonancia con la jurisprudencia europea y española sobre la interpretación de los requisitos exigidos para apreciar la existencia de notoriedad, estima que dicho criterio no puede ser el único tenido en consideración. Factores como, el valor de la marca, la presencia de la marca en los medios de comunicación y prensa especializada, así como, las inversiones en publicidad y marketing, deben ser tenidos en cuenta a la hora de apreciar la notoriedad de la marca en España.
En este punto del reconocimiento de la notoriedad de la marca SUPREME, la Audiencia Provincial destaca lo siguiente:
«La notoriedad en España debe haberse alcanzado con anterioridad a la solicitud de registro, pues en otro caso el signo posterior puede ser registrado y su titular tiene derecho a usarlo. Las Recomendaciones de la OMPI abundan en la misma conclusión, esto es, que el conflicto entre una marca notoriamente parecida y un signo registrado debe valorarse tomando como fecha de referencia la de la solicitud del registro, salvo que se mala fe en el registro».
La Audiencia Provicional de Barcelona también destaca en su decisión que:
«Ya en abril de 2017 la marca Supreme de la demandante era notoriamente conocida al menos en dos de los sectores pertinentes de público interesado, el de las personas que participan en los canales de distribución y el de los círculos comerciales. Llegamos a tal conclusión a partir de la presencia muy notable de la marca en los medios de comunicación y en la prensa especializada en los años anteriores al registro, muy superior a lo que indican las ventas reales, presencia motivada por la constante promoción de la marca por personajes de gran relevancia internacional como Lady Gaga (…) y por los acuerdos de colaboración con marcas de renombre (Rolex o Louis Vuitton).
Sin duda alguna, estas son buenas noticias para la marca estadounidense SUPREME, valorada en mil millones de dólares, que desde sus orígenes, ha tenido que lidiar con numerosas guerras jurídicas para proteger su derecho de marca, su prestigio y posición en el mercado, siendo una de las pioneras de lo que hoy se conoce como hypebeast, además de ser una de las que hizo posible que el streetwear se mezcle con el lujo, y con su estrategias de lanzamientos limitados o drops, SUPREME se ha convertido en una marca de lujo.
En este punto, es interesante hacer un breve resumen sobre la trayectoria de la empresa International Brand Firm, la cual además de haber registrado en España SUPREME SPAIN, registró en Italia SUPREME ITALIA. Por medio de ambas marcas, esta empresa registrada en el Reino Unido se dedicaba a comercializar falsificaciones de la autentica SUPREME en los mencionados países, pero se extendió por más países europeos. De hecho, el nivel de penetración que tenían los productos falsificados era tal que los mismos llegaron a comercializarse en China. Inclusive, el nivel de confusión que existía entre los productos originales y los falsificados, que International Brand Firm logró conseguir una colaboración con, nada más y nada menos que, Samsung, para el mercado chino.
Además, en China, las marcas SUPREME de International Brand Firm llevaban solo dicho término, lo que agravaba la confusión entre las dos marcas. Por todo esto, SUPREME lanzó una cruzada a nivel mundial para acabar con las actividades que ha llevado a cabo en varios países. En este sentido, comenzó con acciones legales en materia de marcas, tanto el registro de sus marcas en los países europeos y en el importante mercado chino, posteriormente se dedicó a solicitar las nulidades de las marcas y a actuar contra las falsificaciones.
Pero en Reino Unido, SUPREME actuó como parte acusadora en un caso penal contra International Brand Firm por los delitos de falsificación. En este caso, el jurado dictaminó que Michele y Marcelo Di Pierro (los propietarios de la empresa), era culpable de los delitos de falsificación. En consecuencia, los propietarios fueron condenados a prisión y la confiscación de 120 mil artículos de las falsificaciones de la marca SUPREME.
ALGUNOS DATOS SOBRE LA MARCA SUPREME
James Jebbia, fanático del skate, creó la marca SUPREME en 1994. Ese mismo año, abrió su primera tienda física en una de las principales calles del Lower Manhattan de Nueva York, la calle Lafayette.
La reina del streetwear nacida en Nueva York opera a través de su empresa matriz, Chapter 4.La gestora de fondos The Carlyle Group adquirió el 50% de SUPREME en el año 2012 por 500 millones de dólares, valorando así esta empresa en un billón de dólares.
Desde sus inicios, con su estilo transgresor, la marca SUPREME ha alcanzado una importante posición en el mercado, no solo estadounidense, sino a nivel mundial, con sus registros de marca en más de 52 países alrededor del mundo y colaboraciones con prestigiosas marcas como Louis Vuitton. Pero en el año 2020, después de rumores sobre una posible compra que el conglomerado LVMH haría de SUPREME, finalmente fue la empresa estadounidense VF Corporation se hizo con SUPREME. La adquisición tuvo un monto de más 2 mil millones de dólares, integrándose a un portafolio que abarca marcas como Vans y The North Face, por nombrar algunas.
PARA LEER LA DECISIÓN 14/2020 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA DE 24 DE ENERO DE 2020, HACER CLIC AQUÍ
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