TE PRESENTAMOS EL ASUNTO T- 663/19 MONOPOLY.
Sentencia de 21 de abril de 2021 en el asunto T-663/19 “MONOPOLY”. El Tribunal General de la UE confirma que la solicitud recurrente de marcas idénticas puede ser un acto de mala fe.
LA MALA FE EN EL REGISTRO DE UNA MARCA.
Como ha confirmado nuestra jurisprudencia en diversas ocasiones (por todas las demás sentencias citadas, os traemos a colación la Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2012 en el asunto T‑136/11, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan “Pelikan” párrafo 57), la mala fe es la excepción a la regla, en tanto en cuento cualquier registro de marca se presume, salvo prueba en contrario, que el registro se ha hecho de buena fe.
Siendo de este modo, y al igual que cualquier otra excepción en derecho, en la práctica debe interpretarse y aplicarse de manera restrictiva, lo que, por ejemplo, implica que en caso de duda se deba tender a confirmar la validez del registro cuestionado.
Otro de los elementos más característicos de la mala fe marcaria es que se trata de un concepto jurídico indeterminado, y como tal ni el Reglamento de Marca de la Unión Europea ni la Directiva lo definen ni proporcionan elementos que permitan su valoración. Así las cosas, el papel de la jurisprudencia y la casuística de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha sido crucial a la hora de definir las lindes de la figura a la que nos referimos.
En este sentido, el concepto de mala fe marcaria implica actuar a sabiendas de que se está haciendo algo que, moral o comercialmente, es incorrecto o injusto, tal y como por ejemplo ha puesto de manifiesto la propia EUIPO en su resolución R 632/2008-1 de fecha 7 de mayo de 2009, párrafo 23, cuyo literal transcribimos por resultar tremendamente explicativo:
“Actuar de mala fe significa esencialmente actuar a sabiendas de que se está haciendo algo moral o comercialmente incorrecto o injusto como causar perjuicio a otra persona (animus nocendi).”
Por su parte la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston en las conclusiones presentadas el 12 de marzo de 2009 en el asunto de referencia C-529/07- Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GMBH, confirmó que, al igual que sucede a la hora de analizar la existencia de riesgo de confusión, la de mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto:
“el concepto de mala fe en el solicitante de una marca a efectos de la normativa comunitaria: i) no puede circunscribirse a una categoría limitada de circunstancias específicas (…)”
Por su parte en el contexto del reciente (y tremendamente interesante) asunto C‑104/18 P, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO que derivó en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 12 de septiembre de 2019, la Abogado General Sra. Juliane Kokott no solo incidió en lo anterior sino que concluyó además que la mala fe se caracteriza por un elemento objetivo y otro subjetivo (ese actuar a sabiendas de que se hace que está mal al que nos referíamos anteriormente), elementos que en última instancia se encuentran conectados.
Todo lo anterior hace en definitiva que el ejercicio valorativo tendente a confirmar la existencia de mala fe no solo resulte ser en ocasiones ciertamente complejo sino que hace además que tenga un carácter notablemente casuístico.
Así las cosas, se ha venido considerando que existe mala fe cuando las partes implicadas tuvieron en el pasado algún tipo de relación, cuando el registro no va acompañado de uso de ningún tipo (de lo que se puede derivar que es meramente especulativo) o incluso cuando se evacua por parte del titular de la marca cuestionada una petición de una compensación económica más o menos desproporcionada.
En este orden de cosas otro de los supuestos relevantes a la hora de identificar la concurrencia de la mala fe a la que nos venimos refiriendo es el de la existencia de solicitudes sucesivas de registro idénticas o cuasi idénticas, al entenderse que la lógica de este tipo de solicitudes no es otra que la de perpetuar la protección marcaria sin quedar expuesto a una posible caducidad por falta de uso.
LA SENTENCIA MONOPOLY (T-663/19)
Los hechos de los que deriva la citada Sentencia se remontan a 2010, año en el que HASBRO, INC. (HASBRO) solicitó el registro de la marca denominativa MONOPOLY para un número considerable de productos y servicios en las clases 9, 16, 28 y 41. El registro en cuestión, se concedió poco después en 2011.
Años más tarde la empresa croata KREATIVNI DOGADAJI D.O.O. (KREATIVNI) interpuso una acción de nulidad por mala fe contra el citado registro al entender que en la fecha de su solicitud HASBRO era titular de algunas otras marcas MONOPOLY denominativas que cubrían en parte los mismos productos y servicios que la marca cuestionada.
Siendo de este modo ésta tendría una naturaleza fraudulenta al pretender eludir la posibilidad de que llegado el momento su titular tuviera que probar el uso de la misma, con lo que ello implica en caso de que dicho uso no quede acreditado (caducidad de la marca).
La División de Anulación de la EUIPO desestimó la solicitud de nulidad, al entender que el solicitante no había aportado evidencias suficientes que respaldasen que la existencia de solicitudes recurrentes tenía como finalidad última “burlar” la obligación de prueba uso.
Dicha decisión fue no obstante dejada sin efecto mediante la resolución de 22 de julio 2019, decisión que vino a confirmar la nulidad por mala fe del registro cuestionado para todos los productos y servicios idénticos a los cubiertos por las tres marcas anteriores MONOPOLY titularidad de HASBRO. En esencia, las Salas de Recurso de la EUIPO entendieron que la única finalidad del registro controvertido era la de perpetuar de forma fraudulenta el período de gracia de cinco años -periodo para el cual, recordemos, no existe obligación de probar uso de ningún tipo- con el objetivo en última instancia de consolidar una suerte de protección inatacable, al menos por medio de una posible caducidad.
Disconforme con la decisión a la que nos acabamos de referir HASBRO recurrió al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), alegando entre otros extremos que de su modus operandi no se podía derivar ningún tipo de perjuicio para ningún tercero en tanto que, al solicitar de manera recurrente varias marcas MONOPOLY (cubriendo recordemos productos y servicios idénticos en parte) no se obtuvo ningún derecho que no se hubiera tenido previamente.
Tras haber analizado detenidamente el asunto, el Tribunal de Luxemburgo vino a desestimar el recurso interpuesto. Así, el TGUE tras reconocer que no hay disposición alguna que impida expresamente la existencia de solicitudes sucesivas de marca, concluye que esta circunstancia puede resultar contraria a derecho si se lleva a cabo con la intención, como se determinó en el supuesto enjuiciado, de evitar las consecuencias de la falta de uso, blindado con ello artificialmente la protección de la que goza un determinado titular.
EL RECURSO DE LA SENTENCIA Y LA CONCLUSIÓN
En cualquier caso, y suponiendo que la casación interpuesta no sea admitida a trámite (recuerde el lector que actualmente tras la última modificación del Reglamento de funcionamiento del Alto Tribunal, antes de entrar a valorar el fondo, todos los recursos deben de pasar una fase previa en la que se valora su admisibilidad, justo como sucede por ejemplo ante el Tribunal Supremo Español) o que de serlo, se desestime en el fondo, las repercusiones prácticas de la Sentencia comentada serán sin lugar a dudas de un calado práctico más que considerable al existir -literalmente- centenares de marcas de la UE registradas que podrían considerarse nulas aplicando las conclusiones de la decisión comentada.
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