REEBOK VS REEBOK EN VENEZUELA EN LOS 90’S

Con la publicación en el portal WWD de la posible venta de REEBOK por parte del gigante alemán ADIDAS (cuya historia se puede leer en el siguiente enlace https://enriqueortegaburgos.com/adidas-su-historia-1/ ), es un momento oportuno  para conocer el enfrentamiento que se produjo por la marca REEBOK en Venezuela a finales de la decada de los 90’s, y que constituye un ejemplo de la protección de las marca notorias

REGISTRO DE REEBOK EN VENEZUELA

 

En el año 1985 la empresa CALZADOS MARILYN, C.A. obtuvo a su favor el registro de marca del signo REEBOK. Posteriormente, en 1997, REEBOK INTERNATIONAL LIMITED solicitó la declaratoria de nulidad del registro de la marca REEBOK ante la Oficina de Marcas y de Patentes de Venezuela, alegando que dicho registro lesiona sus derechos como fabricante de los productos identificados bajo la marca REEBOK  a nivel mundial debido a que  es una marca notoria, por ello viola lo establecido en el articulo 33 numeral 12 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955.

 

Hay que mencionar que en el año 1985 en Venezuela  aún no se aplicaba la normativa de la Comunidad Andina de Naciones en materia de Propiedad Industrial. Por esto, la concesión de registro de la marca REEBOK se hizo bajo los lineamientos de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, que no contiene una disposición expresa que proteja las marcas notorias, sin embargo, en su articulo 33 en su numeral 12 establece la prohibición de registro como marca de aquellos signos que induzcan  confusión en relación a su origen empresarial, además, Venezuela se hizo parte del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial en el año 1995, en consecuencia, en 1985 no había una disposición que protegiera las marcas notorias en el país.

 

NULIDAD DE LA MARCA REEBOK

REEBOK INTERNATIONAL LIMITED durante el procedimiento de nulidad presentó como pruebas artículos de revistas a nivel mundial, publicidades, balances financieros que mostraba el nivel de ventas de los productos REEBOK, certificados de registro de marca de REEBOK en países tales como Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y Uruguay.

Por su parte, CALZADOS MARILYN C.A. alegó que  ser la legitima y única propietaria de la marca REEBOK desde el año 1985 en Venezuela debido al principio de territorialidad de la marca y ser reconocida como tal en el mercado venezolano, por cuanto le dio renombre, además que REEBOK INTERNATIONAL LIMITED no ejerció la oposición correspondiente durante el procedimiento de registro de la marca y no tenía presencia comercial en el país.

En base a los argumentos presentados, la Oficina de Marcas y Patentes de Venezuela declaró con lugar la solicitud de nulidad de registro de la marca REEBOK presentada por REEBOK INTERNATIONAL LIMITED. Sin embargo, CALZADOS MARILYN, C.A. recurrió esta decisión logrando que sea revertida la nulidad del registro de marca REEBOK. En esta ocasión le fue dada la razón a CALZADOS MARILYN, C.A. por el principio de territorialidad de la marca basándose en el hecho de haber sido su propietaria durante más de doce años en el  país.

 

 

VIA JURISDICCIONAL Y EL FINAL DEL CASO

 

Debido a este revés REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, en el año 1999, acudió a la vía jurisdiccional, específicamente ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo solicitando la nulidad de la marca REEBOK  y a la vez una medida de prohibición  de uso de la marca REEBOK por parte de CALZADOS MARILYN, C.A mientras durara el proceso judicial. En este caso, la Corte decidió que ambas partes podían utilizar la marca REEBOK hasta la sentencia del caso. Sin embargo, en el año 2000,  REEBOK vs REEBOK llegó a su final debido a que las partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial  ya que CALZADOS MARILYN, C.A. le cedió la marca a REEBOK INTERNATIONAL LIMITED,  marcando un final amistoso a este enfrentamiento.

 

PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD VS MARCA NOTORIA

Este caso trajo un debate del principio de territorialidad de la marca contra  la marca notoria. La protección de la marca notoria está establecida en tratados internacionales tales como el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y El Acuerdo sobre los Aspectos  de los Derechos  de Propiedad Intelectual (ADPIC) (de los cuales Venezuela forma parte), y establece una excepción del principio de territorialidad de la marca debido al reconocimiento que la marca tiene en el público al que el producto va dirigido.

Sin embargo, debido a la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 tanto en 1985 como en la actualidad, la legislación venezolana en materia de marcas notorias está en una especie de incertidumbre y sujeta a los criterios subjetivos que aplique la Oficina de Marcas y Patentes.

Pero vivimos en una época en la que se cuenta con las herramientas informativas para conocer los orígenes e historias de marcas que no están registradas en Venezuela, por lo que  es muy difícil engañar a un público más informado en este aspecto, que se informa de los detalles de su marca favorita. Por ello, aunque se aplique la misma ley, los contextos de 1985  y ahora son muy diferentes, por lo tanto en esta época es muy difícil por no decir imposible que exista un caso como este nuevamente.

Fuente Consultada: El Caso Reebok y la Protección de las Marcas Notorias en el Derecho Venezolano https://www.badellgrau.com/?pag=60&ct=331