¿QUIÉN INFRINGE LAS MARCAS EN UN MARKETPLACE?

 

El pasado 2 de abril de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió la siguiente cuestión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof -Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania-:

 

¿Posee una persona que almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de dicha infracción, estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos, cuando no es ella misma sino solo el tercero el que pretende ofrecer o comercializar los productos?

 

LA CUESTIÓN NO ES BALADÍ PERO, ¿QUÉ LLEVA AL TRIBUNAL ALEMÁN A PLANTEAR DICHA CUESTIÓN?

 

La empresa alemana Coty Germany GmbH (en adelante, COTY), tiene una licencia de la marca de la Unión Europea “DAVIDOFF” para productos de perfumería, aceites esenciales y cosméticos (clase 3 del Nomenclátor Internacional).

 

Por su parte, Amazon Services Europe Sàrl, pone a disposición de vendedores el servicio Amazon Marketplace, disponible en el sitio amazon.de, teniendo como particularidad que los vendedores y compradores firman un contrato entre ellos, sin involucrar en medida alguna a Amazon. Asimismo, los vendedores pueden valerse del programa “Logística de Amazon” que consiste en almacenar sus productos en los almacenes pertenecientes a Amazon FC Graben GmbH.

 

Pues bien, Coty tiene conocimiento de que a través de Amazon Marketplace se están comercializando en Alemania perfumes con la marca “DAVIDOFF”, y considera que dado que dichos productos no han sido puestos en el comercio por ellos, o con su consentimiento, se están vulnerando sus derechos marcarios; no obstante, siendo interés de Coty solventar amistosamente la controversia requiere a Amazon para que le facilite el nombre y dirección del vendedor que está infringiendo sus derechos, negándose Amazon a acceder a tal petición.

 

Coty ejercita, ante el Landgericht -Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Alemania-, las correspondientes acciones de infracción marcaria frente a las empresas de Amazon, instando que sean condenadas por vulneración de sus marcas licenciadas en Alemania, no solo por el ofrecimiento de los productos de perfumería, sino también por el almacenamiento de los mismos. Dicha acción es desestimada en primera y segunda instancia, por lo que Coty interpone recurso de casación ante el Bundesgerichtshof -órgano que plantea la cuestión prejudicial-.

 

El Bundesgerichtshof precisa cómo han de interpretarse los artículos 9.2.b)[1] y 9.3.b)[2] del Reglamento de Marcas de la Unión Europea para vislumbrar si Amazon FC Graben (la empresa que gestiona los almacenes de Amazon) es responsable, en calidad de autor, de una infracción de marca, aunque no tenga conocimiento de la infracción cometida.

[1] 2.Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha:

1. b)  el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

[2] 3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

1. b)  ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo.

 

 

¿QUÉ OPINA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA?

 

Para resolver la cuestión prejudicial planteada, el Tribunal de Justicia establece en su sentencia una precisión para, a raíz de la misma, poder concluir sobre la posible responsabilidad de Amazon FC Graben. En concreto, se trata de puntualizar que los demandados en casación se limitaron a tener en depósito los productos (almacenamiento), sin comercializarlos u ofrecerlos, ni siquiera pretender llevar a cabo dichos actos.

 

En virtud de lo anterior, se erige trascendental discernir si, a la vista de los artículos invocados del Reglamento de Marcas de la Unión Europea, hay un uso de marca por el mero depósito de los productos y si dicho depósito ha de considerarse un almacenamiento con fines de venta o comercialización.

 

La cuestión puede parecer, a priori, clara para un experto en marcas, pero, analizado el supuesto concreto no lo es: por un lado, el depositario, a la postre, puede no tener conocimiento de lo que está en sus instalaciones y, por ello, no tener responsabilidad; o bien, por otro lado, se puede entender que por un mero depósito o almacenamiento hay un uso de marca y, por ende, se estaría infringiendo los derechos marcarios de un tercero.

 

No obstante, ¿qué se entiende por uso de marca?

 

La definición en positivo no la encontramos en precepto legal alguno, sino que hemos de acudir a la interpretación que el Tribunal de Justicia ha hecho de esta figura. Para el Tribunal, el término uso implica un comportamiento activo y un dominio directo o indirecto del acto que constituye dicho uso. No obstante, sí que hay una interpretación en negativo del término uso, y es aquella que nos brinda el propio artículo 9.3 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea, al enumerar los usos que el titular exclusivo puede prohibir a un tercero:

 

“Solamente la parte que tiene un dominio directo o indirecto sobre el bien con una marca puede poner fin al uso del signo”.

 

Además, el Tribunal de Justicia declara que el uso de una marca por un tercero, sin consentimiento del legítimo titular, ha de implicar -como mínimo- una comunicación comercial. Esta línea ha sido la seguida por el Tribunal de Justicia para sostener que, cuando se trata de comercio electrónico, son los vendedores quienes hacen uso de los signos y no los operadores que explotan la plataforma de venta online. De ahí que la Directiva sobre el comercio electrónico[1], exima de responsabilidad a dichos operadores cuando no tienen conocimiento de la ilicitud del acto[2].

 

En línea con lo anterior, tampoco habrá uso del signo cuando el prestador del servicio haya creado las condiciones técnicas para que pueda utilizarse el signo, incluso aunque se obtenga una remuneración por el servicio.

[1] Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

[2] 1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que:

1. a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,
2. b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

 

EL ATAQUE DEL ABOGADO GENERAL A AMAZON

 

El asunto es de tal calado que el Abogado General, M. Campos Sánchez-Bordona, realiza sus conclusiones al caso que, en opinión de este humilde letrado, son muy útiles. El Abogado General, considera que, para que los meros almacenistas queden exentos de responsabilidad, éstos han de no haber tenido (ni haber podido tener) conocimiento del carácter ilícito de la comercialización del producto que un vendedor introduce en el mercado, sin respetar el derecho del titular de la marca; ya que no se les puede exigir una especial obligación de diligencia para cerciorarse si todos los productos que se les confía almacenar infringen o no algún derecho marcario. En caso contrario, si se les exigiera dicha comprobación, se obstaculizaría el tráfico normal del comercio.

 

No obstante, para el Abogado General, las empresas de Amazon tienen una implicación especial en la comercialización de los productos y, si bien, como informa el Bundesgerichtshof, desconocían que las mercancías violasen el derecho de marca de Coty, dicho desconocimiento no puede asimilarse al del resto de almacenistas y eximir su de responsabilidad. Esta opinión la destaca porque Amazon dispone de un programa especial para su logística y, habida cuenta del mismo, se les presupone que han de actuar con cierta diligencia en el control de la licitud de los bienes que comercializan u ofrecen; por lo que, descargar su responsabilidad en los vendedores no sería equitativo.

 

Así las cosas, el Abogado General sugiere al Tribunal responder a la cuestión prejudicial de la siguiente forma:

 

«El artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria y el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea han de interpretarse en el sentido de que:

 

 

Es decir, la decisión del Abogado General estriba en si el depositario se ha involucrado activamente en la distribución de los productos o no y, además, si tiene conocimiento de que los productos infringen o no un derecho marcario. No obstante, es bien sabido que las conclusiones del Abogado General son meras opiniones individuales que, aun estando muy motivadas y meditadas, el Tribunal puede decidir si seguirlas o no.

 

CONCLUSIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

El Tribunal de Justicia hace suyos algunos de los argumentos del Abogado General, sin embargo, no hila tan fino como aquél, como veremos a continuación.

 

Es evidente que, para que el depósito de productos provistos de signos idénticos o similares a marcas pueda calificarse de uso de los signos, es necesario que el depositario tenga como fin el ofrecer o comercializar los productos; es decir, que no ejerza de mero depositario. En esta línea, en el caso que nos ocupa, Amazon no puso a la venta los productos, ni siquiera los ofreció, sino que es el tercero que se vale de la plataforma ofrecida por Amazon, quien ofrece y/o comercializa los productos.

 

Así las cosas, concluye el Tribunal que los artículos 9.2.b) y 9.3.b.) del Reglamento de Marcas han de interpretarse en el sentido de que debe considerarse que una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el sentido de estas disposiciones cuando no persigue ella misma estos fines.

 

¿SENTENCIA IMPORTANTE? ¿SENTENCIA CONTROVERTIDA?

Es evidente que el Tribunal de Justicia no ha querido entrar al detalle y valorar qué ocurre con plataformas que ofrecen un servicio similar a Amazon Marketplace. No obstante, la sentencia sienta los precedentes para que cualquier depositario que realice la misma actividad que éste quede exento de responsabilidad cuando, a través de sus plataformas, se ofrezcan servicios que infrinjan las marcas de terceros. Es por ello que la sentencia es importante y controvertida a partes iguales.

 

Considero, en sintonía con lo aludido por el Abogado General, que a las empresas responsables de plataformas de comercio electrónico -como las analizadas en esta sentencia-, se les ha de presuponer un cuidado exquisito en los productos que ofrecen en las mismas, por mucho que sean el simple medio para que terceros realicen su actividad comercial, ya también se lucran de los vendedores al poner a su disposición las plataformas.

 

En cualquier caso, cuando este tipo de infracciones ocurren, es evidente que se ha de advertir a la plataforma o prestador del servicio para que tenga conocimiento de la ilicitud que se está cometiendo -conforme señala el artículo 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico- y, si no cesa en su acción, incoar acciones frente a la misma, pues ya estarían infringiendo con conocimiento de dicha infracción.