LA PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES DE FORMA A TRAVÉS DEL DERECHO DE MARCAS

A la hora de examinar las relaciones y los conflictos entre los diseños industriales y el derecho de marcas, conviene hacer referencia en primer lugar, a las diferentes funciones que desempeñan ambas modalidades de propiedad industrial.

 

La función esencial de las marcas responde a su carácter distintivo, mientras que la función del diseño industrial es la de proteger las formas externas de los objetos pues permiten hacerlos más atractivos para el consumidor.

 

Recordemos que, conforme a la legislación comunitaria, se concreta por diseño industrial “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación”, y por producto, “todo artículo industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos y los productos semiconductores”.

 

Por su parte, la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, dispone en su artículo 4 como “podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para:

 

Con estas premisas podemos advertir como las creaciones industriales de forma pueden ser encuadradas dentro de la definición de diseño industrial y,  al mismo tiempo, pueden ser signos representados capaces de distinguir productos en el mercado.

 

Diferentes derechos que permitirán a su titular explotar sus creaciones en régimen de exclusiva atendiendo a los diferentes fundamentos de protección. Téngase presente, que el Derecho de marcas resulta válido para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de otra, mientras que el diseño industrial, lejos de proteger a los consumidores, tutela a sus creadores.

 

Si remarcamos las principales diferencias entre ambos derechos, debemos destacar, por un lado, la protección conferida por el diseño industrial, en virtud de este, se protege ambas modalidades, el diseño registrado y no registrado. Respecto al primero, otorga a su titular un verdadero derecho de exclusiva por el periodo de 5 años prorrogable hasta un plazo máximo de 25 años, mientras que el segundo extiende su protección contra la copia o plagio por un periodo no superior a 3 años. En el ámbito del derecho de marcas, destacamos su duración ilimitada pues, aunque la duración prevista es de 10 años, podrá ser prorrogable indefinidamente. Es en este punto donde la protección dispuesta por el derecho de marcas se convierte atrayente para el diseño, pues podría perpetuar el derecho de exclusiva sobre el mismo.

 

 

Llegados a este punto, cabe plantearse varias cuestiones, como la posible acumulación de protecciones y los conflictos que pueden surgir en los supuestos en los que una marca esté compuesta por un diseño industrial anterior, o sea este último quien incorpore una marca anterior.

 

En una primera aproximación podemos afirmar que un mismo elemento puede acumular la protección derivada del derecho de marcas y, a su vez, estar protegido a través del sistema de diseño industrial registrado y no registrado.

 

Si atendemos al Derecho positivo español podemos concluir que no existe una prohibición general para la acumulación. Así, lo confirma la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aunque no de forma expresa, en el artículo 9.1. c) “Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas … Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7”.

 

En esta misma línea, a nivel comunitario, a pesar de que carezca de una norma que lo disponga expresamente, el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RCE) en su artículo 96 reza que “Lo dispuesto en el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de cualquier acción que pueda interponerse a tenor de lo dispuesto en el Derecho comunitario o en la legislación de un Estado miembro en materia de dibujos y modelos no registrados, marcas comerciales u otros signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal”. De este modo, de acuerdo con el artículo 96 RCE, la protección de los dibujos y modelos comunitarios es acumulable con la protección que pueda corresponder al mismo objeto por otros derechos de propiedad industrial o derechos de autor, pero para ello, será necesario que en cada caso concurran los requisitos necesarios previstos para la concesión de la protección.

 

En el presente caso, por tanto, para que una creación de forma pueda gozar de la protección prevista en el derecho de marcas será necesario que sea un signo susceptible de representación y posea carácter distintivo. Además, no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas legalmente.