Prada versus The Rich Prada

¿Cómo se defiende una marca renombrada? Caso PRADA vs THE RICH PRADA

Hoy veremos el Asunto T-111/16 y analizaremos la Sentencia del Tribunal General de 5 de junio de 2018 en donde se resuelve un recurso de apelación que presentó Prada ante una decisión de la EUIPO en un proceso de oposición de registro de marca entre Prada SA, la EUIPO y “Rich Prada”. Veremos cómo se tiene que proteger una marca renombrada como es Prada y cómo otros pueden aprovecharse indebidamente de su renombre y causar un riesgo de confusión. ¿Qué motivos invocará Prada para protegerse? ¿Le dará la razón el TGUE y el TJUE a Prada? Vamos a verlo…

DATOS DEL CASO

Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de 5 de junio de 2018

Asunto T-111/16

Naturaleza: Procedimiento de oposición de marcas de la Unión Europea. Solicitud de la marca denominativa de la Unión THE RICH PRADA e invocación de las marcas nacionales e internacionales denominativas y figurativas anteriores de PRADA. Motivos de denegación relativos: aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior y posible riesgo de confusión.

Parte recurrente: Prada SA con sede en Luxemburgo.

Parte recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y parte coadyuvante “The Rich Prada International PT” con sede en Indonesia.

¿Quién es Prada SA?

Prada es una firma italiana de moda fundada por Mario Prada en 1913 como Fratelli Prada dedicada a la confección y venta de baúles, bolsos, maletas y zapatos en sus dos tiendas en Milán (la primera en la Galería Vittorio Emanuele II). Posteriormente la casa se centró en el diseño de accesorios, bolsas de mano y maletas de cuero y resistentes al agua. Prada dio un giro radical con la llegada de Miuccia Prada, nieta del fundador, en 1978. Bajo la dirección de Miuccia la firma alcanzó el éxito internacional en el sector de la moda y se introdujo en el mundo del prêt-à-porter.

Miuccia había estado haciendo mochilas negras impermeables desde 1970 a partir de una fibra de nylon llamada Pocone, y eso le llevó a presentar en 1985 el que sería el clásico bolso de Prada, de nylon negro. Es una de las casas italianas de lujo más conocidas y está en el ranking de las 100 marcas mejor valoradas del año 2019.

¿Quién es The Rich Prada?

The Rich Prada es un hotel ubicado en Pecatu – Bali -(Indonesia) el cual ofrece vistas al océano Índico. Se encuentra a 15 minutos en coche del parque Garuda Wisnu Kencana, a 25 minutos en coche del templo de Uluwatu y a 35 minutos en coche del aeropuerto internacional Ngurah Rai.

 

Antecedentes del litigio

Todo empieza en el año 2011 cuando The Rich Prada International PT presentó una solicitud de registro de una marca de la UE ante la EUIPO consistente en la marca denominativa THE RICH PRADA, la cual se pidió para las clases 30, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 44 y 45 que protegen alimentos de origen vegetal, bebidas no alcohólicas, administración de empresas, educación y entrenamiento y servicios para proporcionar comida y bebida.

En abril del 2012 Prada SA se opuso al registro de la marca de todos los productos y servicios antes mencionados. La oposición se basó, entre otros, en los derechos anteriores que habían sido objeto de uso legítimo en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, de acuerdo con lo establecido en el art. 8. 5 del Reglamento 2017/1001 relativo a las prohibiciones relativas cuando la marca anterior goza de renombre en la Unión y lo relativo al art. 8.1.b) del mismo Reglamento.

En este punto cabe hacer una importante mención y es que en el momento en que se adoptó la decisión impugnada estaba vigente el Reglamento nº 207/2009 sobre la marca comunitaria y debe ser éste el que se aplique en dicha cuestión. Actualmente no es la legislación aplicable ya que ahora se rige por el Reglamento nº 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea. Esto supone que algunos artículos se han modificado y entre ellos está el que aquí nos compete así que se debe tener en cuanta que las disposiciones que se muestran a continuación han variado ya que su contenido no es idéntico al actual (aunque sí muy parecido).

Pero antes de todo, ¿qué nos dicen estos artículos? El artículo 8.5 del Reglamento nº 207/2009 nos dice lo siguiente:

“Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.”

Este artículo nos dice que una marca notoria – actualmente renombrada – es decir, una marca que es conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, goza de una mayor protección ya que se rompe el principio de especialidad. ¿Y esto que significa? Que el titular de una marca notoria se puede oponer al registro de una marca idéntica o similar con independencia de que los productos o servicios por lo que se solicite protección sean idénticos o similares a aquellos para los que se haya registrado una marca anterior si ésta es renombrada.

En otras palabras, una marca no debe ser registrada si es idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de los productos o servicios por los que se solicite. Esto se debe a que al tratarse de una marca “conocida” se puede obtener una ventaja desleal de dicho reconocimiento en el marcado y puede resultar dañoso para el carácter distintivo de la marca renombrada.

En cuanto al artículo 8.1.b) del Reglamento, éste dispone que “Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.”

En síntesis, y volviendo al caso, las marcas anteriores invocadas fueron la marca denominativa PRADA y la marca figurativa siguiente:

Mediante resolución de 16 de octubre de 2014, la División de Oposición confirmó la oposición y rechazó el registro de la marca para algunos de los servicios solicitados – concretamente los de las clases 35, 41, 43 y 44 -. Ante esta resolución ambas partes, tanto el demandante como la parte coadyuvante, presentaron recursos contra dicha resolución de la División de Oposición. Posteriormente, mediante una decisión de 13 de enero de 2016 la Segunda Sala de la EUIPO determinó que la marca solicitada – THE RICH PRADA- podía registrarse para todas las clases para las cuales se solicitó protección aunque no podía cubrir todos los productos y servicios de dichas clases – para ello, en la parte dispositiva de la resolución la Sala determinó qué productos y servicios podía proteger la marca -. Por tanto, se desestimó el recurso presentado por Prada.

Ante dicha decisión Prada presentó otro recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) a fin de que éste anulara la resolución de la EUIPO y por ende que confirmase la oposición al registro de la marca controvertida. Prada invoca a su favor dos motivos: infracción del mencionado artículo 8.5 e infracción del artículo 8.1.b, ambos del Reglamento nº 207/2009 (ahora Reglamento nº 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea). 

Análisis de la infracción del artículo 8.5 del Reglamento

De los artículos 8.5 y 8.1.b) se desprenden las siguientes condiciones acumulativas que se deben dar para que la oposición pueda prosperar: i) que la marca anterior renombrada esté registrada, ii) que las marcas controvertidas sean idénticas o similares, iii) que la marca anterior goce de reputación y iv) que exista el riesgo de que la marca solicitada se aproveche indebidamente o sea perjudicial para el carácter distintivo o para la reputación de la marca anterior.

Cabe recordar que una marca, además de indicar el origen empresarial de productos o servicios, también actúa como un medio para transmitir otros mensajes como las cualidades o características de los bienes o servicios o los sentimientos que éstos transmiten, por ejemplo, de lujo, de estilo de vida, exclusividad, etc. La marca tiene un valor intrínseco y más si es una marca de renombre, la cual está más protegida tal y como vemos en la legislación comunitaria.

En cuanto a los perjuicios contemplados en el artículo 8.5, según la jurisprudencia, son consecuencia de un cierto grado de similitud entre las marcas en cuestión ya que el público establece un vínculo entre ellas. Por tanto, la presencia de las marcas en la mente del público pertinente es una condición previa esencial e implícita para proceder a la aplicación del artículo 8.5. El Tribunal afirma que la existencia de un vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta también el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los bienes o servicios para los cuales las marcas en conflicto están registradas y el grado de cercanía de dichos bienes o servicios. Dichos argumentos aportados por el TGUE son respaldados por reiterada jurisprudencia.

Prada argumentó que a través de la extensión de la marca el público relevante se ha acostumbrado a ver marcas de lujo en sectores comerciales que no están directamente vinculados con los bienes y servicios cubiertos por dichas marcas comerciales. Así que consideró que el público relevante podría establecer un vínculo entre su marca de lujo y los servicios que no están directamente relacionados con ella. En esencia, Prada se basó únicamente en el elevado grado de reputación que tiene su marca y en el fenómeno de la ampliación de la marca para cuestionar la apreciación de la Sala de Recurso; también considera que se cumplen las condiciones del artículo 8.5 del Reglamento.

Ante tal argumento, la Sala de Recurso de la EUIPO tomó en consideración la notoriedad de las marcas anteriores de Prada así que el TGUE desestima el motivo de la demandante según el cual la EUIPO no reconoció la reputación de sus marcas anteriores.

En segundo lugar, por lo que se refiere al carácter distintivo de las marcas anteriores, la Sala de Recurso consideró que el término PRADA es puramente distintivo y que el público pertinente lo considera “fantasioso” (Prada es un apellido, por tanto, es difícil que se pueda asociar con algún objeto). Según la EUIPO la marca solicitada – THE RICH PRADA- será percibida por el público en cuestión como una variación de la marca PRADA ya que para el público de habla inglesa la palabra “rico” (rich) no tiene poder suficiente para atenuar el poder que tiene la palabra “Prada” en el signo solicitado.

En tercer lugar, la Sala de Recurso consideró que los productos y servicios en cuestión eran tan diferentes que las marcas debían caracterizarse por un grado de similitud extremadamente alto, casi idéntico, para que el público pudiera establecer un vínculo entre ellas. Según el TGUE, la demandante no impugnó debidamente dicho argumento relativo a la disparidad de los productos y servicios ofrecidos: Prada no sólo no impugnó el grado de similitud constatado por la Sala de Recurso sino que aceptó esta conclusión. Por tanto, el TGUE concluyó que la decisión de la Sala de Recurso debía ser confirmada.

El Tribunal General también consideró que Prada no pudo establecer un vínculo entre ambas marcas y que tampoco demostró el perjuicio que causaba a la reputación de su marca, y en cualquier caso, no ha presentado ningún argumento o evidencia que demuestre un cambio en el comportamiento de sus consumidores habituales como consecuencia del uso de la marca posterior.

Por otra parte, por lo que se refiere al riesgo de que la marca solicitada se aproveche indebidamente de la reputación o del carácter distintivo de las marcas anteriores de Prada, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que tal riesgo no podría existir ya que el único argumento de la demandante se basaba en el concepto de extensión de marca, el cual no puede aplicarse como una herramienta contundente a ningún bien o servicio y lograr así un monopolio comercial ilegítimo. Respecto a esto, la demandante se limita a afirmar de manera general que los consumidores se sentirán más atraídos por la marca posterior debido a su relación con la marca anterior. Pero nuevamente, el TGUE considera que Prada no impugna dicho argumento correctamente ya que según jurisprudencia, para probar el riesgo de perjuicio del carácter distintivo de la marca anterior  se requiere pruebas de un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio de los bienes o servicios para los que se registró la marca anterior, consecuencia del uso de la marca posterior, o de una alta probabilidad de que tal cambio se produzca en un futuro.

Análisis de la infracción del artículo 8.1.b

Por su parte, Prada considera que la Sala de Recurso no reconoció la similitud de los productos cubiertos por las marcas en la clase 35 y que, por tanto, existía riesgo de confusión entre ambas marcas.

Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de que el público pueda creer que los bienes o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o empresas económicamente vinculadas constituye un riesgo de confusión. Como se ha comentado, dicho riesgo debe evaluarse globalmente, según la percepción del público pertinente y teniendo en cuenta factores como la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios cubiertos.

En este caso, la disposición establece el requisito previo de que los productos y servicios en cuestión sean idénticos y similares y en este caso claramente no sucede tal y como menciona la Sala de Recurso. Nuevamente, el TGUE no invoca ningún argumento que ponga en entredicho el razonamiento de la EUIPO.

Los motivos alegados por Prada fueron desestimados y el Tribunal General lo condenó en costas. Dicha resolución fue impugnada por Prada mediante un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual considera que Prada no había demostrado la existencia de un vínculo en la mente del público de las marcas controvertidas y, por tanto, no es probable que el uso de la marca posterior se aproveche indebidamente o sea perjudicial para la reputación de la marca anterior. Por tanto, el TJUE desestima la apelación y también condena en costas a Prada.

Por tanto, tener una marca renombrada no es sinónimo de éxito en los Tribunales, hay que probar y desarrollar cada uno de los argumentos de manera pertinente para no sufrir las consecuencias.