En este artículo analizaremos la parodia a través del conflicto Off White y Afters.
Cuando nos adentramos en el maravilloso mundo de las marcas pueden surgirnos diferentes cuestiones:
¿Podemos parodiar una marca?
¿La parodia supone una infracción de marca?
¿Dónde se encuentra el punto de colisión entre propiedad y libertad de expresión?
Una buena ejemplificación de estos asuntos es a través del reciente conflicto entre OFF WHITE, una reconocida firma de moda urbana de lujo y Afters, una heladería artesanal. Es un supuesto curioso, ya que en un principio pensaríamos que no hay punto de conexión entre helados y sudaderas. No obstante, vemos cómo los límites del mercado se difuminan cuando nos adentramos en el terreno de la ponderación de derechos: libertad de expresión y derecho a la propiedad.
Pongámonos en tesitura con una breve explicación de la controversia: PARTES
La Firma de lujo Off White, se dedica al diseño y venta de moda urbana. Entre sus principales clientes se encuentran celebridades como Beyoncé, Ariana Grande, la familia Hadid y otras personalidades destacadas como la familia Kardashian.
Desde el año 2013 lleva utilizando un patrón concreto de rayas paralelas como signo distintivo de la marca. Estos patrones se encuentran registrados en la USPTO- United States Patent and Trademark Office- y cuentan, además, con la protección que el common law ofrece a las marcas con carácter general, únicamente por su uso prolongado- en inglés common law trademark rights.
Afters es una heladería que opera principalmente en California, con unos 20 establecimientos abiertos al público. Su fama se ha extendido por la calidad de sus helados artesanales, y, además, por la estética instragrameable de sus productos y locales.
NATURALEZA DEL CONFLICTO
OFF WHITE interpuso una demanda el 4 de noviembre de 2020 en los tribunales de California en contra de Afters, alegando que la heladería estaba incurriendo en infracción de marca debido al merchandise que comercializaba: prendas con franjas similares a las de la firma de moda y el término “off-diet” impreso en ellas. Esta infracción también se extendía a la nueva estética de los locales y de sus publicaciones en redes sociales.
A ojos de OFF WHITE, el uso de dichos elementos establecía una conexión entre las dos firmas- inexistente en la realidad- y permitía a Afters, directa o indirectamente, hacer uso del prestigio que OFF WHITE había adquirido a lo largo de su trayectoria.
Veamos una comparación:
AFTERS
OFF WHITE
Source: https://www.instagram.com/aftersicecream/
https://www.instagram.com/off____white/
Afters todavía no ha contestado a la demanda, aunque las probabilidades apuntan a que, para articular su defensa, alegue que la reproducción se trata de una parodia de la marca OFF WHITE.
¿LA PARODIA TRIUNFARÍA COMO DEFENSA PARA AFTERS?
Se define parodia como una imitación burlesca de un género, obra artística o literaria, del estilo de un escritor, o de los gestos o manera de ser una persona.
Para abordar más a fondo esta cuestión debemos diferenciar entre lo que es aplicable en el common law- o derecho anglosajón- y en el civil law, el sistema que se aplica tanto en España como en la Unión Europea. Es necesaria esta distinción, ya que las respuestas a nuestras preguntas van a tener fundamentos diferentes, dependiendo del sistema en el que nos encontremos.
PROBABILIDADES DE ÉXITO EN LA UE
¿Qué es lo destacable dentro de la definición de parodia?: únicamente se refiere a lo que puede clasificarse como derechos de autor. Según el art 39 de la ley de Propiedad intelectual, los derechos de autor se ven limitados por la parodia, por lo que el autor de una obra no puede oponerse, siempre que concurran ciertos requisitos.
¿Se puede aplicar esto en sede de marcas? La respuesta a priori es que no, ya que ni la Ley Marcaria ni el Reglamento de Marca Europea legitiman a un tercero a parodiar la marca protegida, si consultamos los artículos 37 LM y 14 RMUE que contemplan los límites al derecho conferido a su titular.
No obstante, la falta de previsión expresa no supone un límite infranqueable para los que nos dedicamos al estudio y aplicación del Derecho. Debemos examinar si, de forma tácita, cabe la parodia de una marca. Para ello, es imprescindible consultar qué se le permite prohibir al dueño de una marca a los terceros- art 34.2 c) LM y art 14.2 c) RMUE.
En ambos preceptos se establece que los terceros no podrán utilizar en el tráfico económico ningún signo idéntico o semejante para cualquier producto o servicio, cuando:
1.La maca sea notoria o de renombre.
2. La utilización sea realizada sin justa causa y se pueda indicar una conexión entre dichos
bienes o servicios y el titular de la marca.
3. Tal uso pueda implicar aprovechamiento injusto o menoscabo al renombre de la marca.
Vamos a aplicar el precepto al caso en concreto:
- OFF WHITE es considerada una marca de renombre debido a su reconocimiento a nivel mundial.
- After, está comercializando, y por tanto utilizando en el tráfico económico, productos de merchandise con decoraciones idénticas al signo registrado por OFF WHITE.
- La utilización de dichas decoraciones en su producto, establece un punto de conexión entre Afters y OFF WHITE, que podría resultar en un aprovechamiento injusto del renombre de OFF WHITE para la heladería.
- ¿Qué sucede con la justa causa?
Cuestión clave: La justa causa.
Es el punto de conexión entre la excepción por parodia en sede de derechos de autor y la posibilidad de aplicarla al ámbito del derecho de marca.
A priori es un concepto jurídico indeterminado, por lo que habrá que recurrir a las interpretaciones del TJUE. En su sentencia de 6 febrero de 2014, el TJUE estableció que, en la aplicación de la excepción por parodia, el objeto de la justa causa es conseguir un equilibrio entre los intereses de la propiedad privada y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
¿Son las intenciones de Afters parodiar a OFF WHITE a través de la expresión “off diet” impresa en su merchandise? Esto es una cuestión a la que no se puede responder hasta que la propia firma realice sus alegaciones. No obstante, si opta por utilizar dicha vía, y estuviéramos en el
ámbito de la UE, tendría cierta probabilidad de que se realizase una interpretación más ambigua del concepto justa causa, aplicarlo al ámbito de la parodia de una marca y prosperar.
Al menos no es un no rotundo.
PROBABILIDADES DE ÉXITO EN EL SISTEMA DE COMMON LAW
En este caso estamos ante una explicación menos enrevesada, ya que, en la jurisprudencia anglosajona, se han dado casos similares a la cuestión suscitada. Encontramos, por ejemplo, el caso entre Louis Vuiton vs My other Bag o PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) contra Doughney.
Cabe recordar a aquellos que todavía están dando sus primeros pasos en el mundo jurídico, que en el sistema anglosajón la jurisprudencia es fuente de derecho en la misma medida que lo es la ley.
Para que Afters pueda alegar la parodia como defensa es imprescindible que se cumplan ciertos requisitos:
1. Debe haber utilizado los elementos suficientes para evocar a OFF WHITE en la mente de sus consumidores. Ante la similitud de las prendas y la estética del local podemos considerar que este primer requisito se ha cumplido.
2. Que se utilice un elemento de humor, satírico o comentario y no un uso similar de la marca original. La expresión “off diet” podría cumplir dicha función satírica tratándose de un establecimiento que vende productos calificados como “comida basura”.
En los tribunales anglosajones, ha habido jueces y magistrados que han considerado la parodia de marcas como una simple forma de entretenimiento a través de la representación irreverente de una marca, con el fin de exponer la visión idealizada que posee el dueño de dicha marca.
Si juntamos todos los elementos citados, Afters podría constituir una defensa sólida ante OFF WHITE.
CONCLUSIONES FINALES
Ante lo que parecía un callejón sin salida para Afters, ya que la similitud entre su merchandise y la ropa de OFF WHITE es evidente, encontramos que hay una rendija en un rincón recóndito que le permitiría construir su defensa de una forma decente. Pero dejemos a un lado la estrategia procesal.
Habiendo comparado Common Law y Civil Law ¿en qué sistema podríamos decir que se ofrece una mayor consideración a la libertad de expresión dentro del ámbito marcario? ¿Y en cuál de ellos se beneficia más al que tiene la propiedad de una marca? Dependiendo de la visión con que abordemos la cuestión, podemos decir que un sistema u otro es más beneficioso.
Desde el punto de vista de una firma que ha construido su imagen y reputación a través de años y años de continuo esfuerzo por otorgar materiales de calidad, una visión de la realidad diferente, o una forma de arte y de lenguaje, de acuerdo con las palabras del fundador de OFF
WHITE, Virgil Abloh, sería conveniente que el tribunal respete dichos esfuerzos a través de una protección reforzada a la marca.
Por otro lado, no debemos olvidar la libertad de expresión, un elemento que a lo largo de la historia se ha convertido en un derecho de incalculable valor para la sociedad actual. Es lógico que en un sistema democrático se respete cualquier forma de expresión, siempre que no sea altamente dañina para la sensibilidad de la sociedad. Tal caso no se ha dado en el supuesto que hemos analizado, por lo que podría resultar aceptable que Afters no se enfrente a consecuencias demasiado severas.
No obstante, la demanda está recién salida del horno, así que debemos estar atentos a la defensa de Afters ¡Hagan sus apuestas!
Este artículo se ha realizado por la redacción del equipo de EOB, si quieres contactar con nosotros mándanos un mail a info@enriqueortegaburgos.com