Enrique Ortega Burgos

LA MARCA OLFATIVA EN REINO UNIDO Y EE.UU

  • Nuestra Redacción
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    ¿UNA OPORTUNIDAD PARA LA MARCA OLFATIVA EN REINO UNIDO Y EE.UU.?

     

    Las restricciones para registrar olores como marcas, establecidas en las legislaciones tanto nacionales, como de la Unión Europea, contrastan con la situación en dos países de nuestro entorno. No es difícil encontrar ejemplos de éxito en el registro de signos olfativos en Reino Unido y Estados Unidos.

    Vamos a averiguar por qué.

     

    UNA APROXIMACIÓN AL SISTEMA DE MARCAS EN REINO UNIDO Y ESTADOS UNIDOS

     

    Antes de entrar a analizar la posibilidad de registrar marcas olfativas en estos países, debemos tener en cuenta lo siguiente.

    El Reino Unido ha sido, es y será (hasta el 01/01/2021), un Estado Miembro de la UE. Esto significa que su legislación nacional de marcas ha tenido que cumplir con los criterios de armonización en esta materia que ha marcado Europa.

    Sin embargo, el caso de Estados Unidos es bastante distinto. Su regulación responde a criterios distintos y la doctrina de su Oficina de Marcas, así como de sus tribunales, otorga respuestas distintas a las que tenemos en el viejo continente.

     

    REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA EN ESTADOS UNIDOS: LA DOCTRINA DE LA FUNCIONALIDAD

     

    La normativa que regula los requisitos que debe cumplir una marca en Estados Unidos es la Lanham Act, del año 1946 (que se cita de esta manera: 15 U.S.C. § 1051 – § 1141).

    Dichos requisitos son: el uso en el mercado y la distintividad.

    • Uso en el mercado. Constituye una marca «cualquier palabra, símbolo o recurso (o combinación de ellos) usado por una persona natural o jurídica en el comercio o que se tenga intención de usar en el comercio» (traducido del inglés, 15 U.S.C § 1127).

    • Distintividad. Se establece que ese uso en el comercio debe ir destinado a distinguir los bienes del titular de una marca de los de otras empresas (15 U.S.C. § 1127).

     

    Sin embargo, existen casos en los que se considera que no concurre esta capacidad distintiva (15 U.S.C. § 1052).

    Una de dichas excepciones es aquella que establece que no podrá registrarse como marca cualquier aspecto del producto que sea funcional (2(e,5), 15 U.S.C. § 1052). Es lo que se conoce como la doctrina de la funcionalidad.

    Además, según esta exigencia, tampoco se admite que pueda desarrollarse distintividad de una característica que sea funcional a través del llamado «secondary meaning» (2(f), 15 U.S.C. § 1052). Este término hace referencia a la distintividad que adquiere un signo por su uso continuado en el mercado cuando, en principio, no cumple ese requisito. A través de dicho uso, los consumidores perciben ese signo como identificativo de los productos de una empresa, otorgando así una distintividad sobrevenida.

    Para arrojar más luz sobre lo que se considera funcional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en 1982, recordó en el caso Inwood Laboratories v. Ives Laboratories, 456 U.S. 844 (1982) que «una característica de un producto es funcional si es esencial para el uso o propósito del producto, o si afecta al coste o calidad del mismo» (traducido del inglés).

    Es fácil entender entonces que este requisito de la no funcionalidad es el que impide el registro del olor de un perfume como marca. El aroma es una característica funcional de este producto, ya que es esencial para el uso del mismo.

     

    LAS MARCAS DE OLOR A LA LUZ DE LA REGULACIÓN ESTADOUNIDENSE

     

    En lo que a las marcas no convencionales se refiere (conocidas como non-traditional trademarks en la tradición de EE.UU.) y, en concreto, a las marcas de olor, encontramos un punto de inflexión en 1987.

    • Un olor puede constituir una marca. Ese fue el año en el que la Comisión para la Revisión de las Marcas, perteneciente a la Asociación de Marcas de Estados Unidos, indicó que «los términos “símbolo” o “recurso” no deben ser entendidos en términos tan estrictos que excluyan el registro de cosas como el color, la forma, un olor, un sonido o configuraciones de ellos que funcionen como marca» (traducido del inglés).

    • Pero no todos los olores pueden ser registrados como marcas. La Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO, por sus siglas en inglés) en su Manual para el Procedimiento de Examen, establece que «el olor de un producto es registrable si es usado de una forma no funcional» (traducido del inglés, 1200, Manual de Examen USPTO).

     

    Esto sugiere, por tanto que existe una distinción entre los olores, en función del papel que desempeñan en un producto.

    (1) La USPTO especifica que, los olores que tienen un fin de utilidad, como el aroma de un perfume o de un ambientador, se consideran funcionales y no son registrables (§ 1200, Manual de Examen USPTO). Es lo que se ha denominado por los autores norteamericanos(I) primary scent.

    (2) Por otro lado, los denominados secondary scent o product scent, hace referencia a los aromas que se incorporan a productos como los de limpieza o jabones. En ellos, oler de una determinada forma no es el objetivo, pero es común añadir aromas. Habría que analizar caso por caso para ver si cumplen los requisitos o no, pues un aroma para enmascarar el mal olor de un producto, por ejemplo, podría considerarse funcional a la luz de la normativa estadounidense.

    (3) Finalmente, tendríamos los conocidos como unique scents. Con ellos, se alude a los olores que se añaden a productos que normalmente no tendrían olor, para distinguirlos de la competencia. Serían, a priori, los más sencillos de registrar.

     

    (1) Que en la solicitud de una marca no visual, como las olfativas, el solicitante debe remitir una descripción detallada de la marca.

    (2) Además, se deberá aportar una muestra que contenga el olor y que coincida con la descripción. Normalmente, se envía una unidad del producto que incorpora dicho olor.

     

    LOS CASOS DE ÉXITO EN EL REGISTRO DE SIGNOS OLFATIVOS EN ESTADOS UNIDOS

     

    El primer precedente de registro de un signo de olor en Estados Unidos es el Caso Celia Clarke en 1990 (Trademark Trial and Appeal Board – *1 IN RE CELIA CLARKE, DBA CLARKE’S OSEWEZ Serial No. 758,429 September 19, 1990).

    «Teniendo en cuenta las circunstancias de este caso, no encontramos ninguna razón por la que un olor no sea apropiado para servir como marca e identificar un producto (…) El olor no es una característica inherente al producto de la solicitante, sino un añadido. La solicitante ha demostrado que los clientes, distribuidores y vendedores de sus productos reconocen a la solicitante como la fuente de esos bienes»

    Celia Clark presentó una solicitud ante la USPTO para registrar «una fragancia fresca, floral e impactante que recuerda a flores de plumería» para «hilos de coser y bordar» (traducido del inglés).

    La solicitud fue inicialmente denegada, con el argumento de que los consumidores potenciales no serían capaces de distinguir un olor como indicación exclusiva del origen del producto.

    Posteriormente, el Tribunal de Apelación entendió que la solicitante había probado, por un lado, la distintividad y, por otro, el hecho de que el olor no era una característica funcional inherente al producto, sino algo que lo distinguía.

    Es decir, sería un unique scent, según la clasificación que antes hemos visto. Por tanto, se concedió el registro de la marca.

     

    Desde entonces, ha habido varios casos de éxito al solicitar la inscripción de un olor como marca.

    • En 1995 la compañía Manhattan Oil registró «el aroma a cereza» para «lubricantes sintéticos para vehículos de carreras» (registro nº 2463044).

    • Verizon registró en 2014 el aroma «floral almizclado» para «las tiendas de distribución de productos de comunicación y electrónica para consumidores» (registro nº 4618936).

    • El caso de éxito más reciente es el de Hasbro, que en 2018 consiguió registrar «el aroma a vainilla dulce y ligeramente almizclada con sutiles tonos de cereza combinada con el olor a masa de trigo salada» para su archiconocida plastilina Play-Doh (registro nº 5467089).

     

    ¿QUÉ HAY DEL REGISTRO DE MARCAS OLFATIVAS EN REINO UNIDO?

     

    La legislación en materia de marcas del Reino Unido, como miembro de la UE, se ajusta a la política de armonización en esta materia.

    Esto quiere decir que, tras la Primera Directiva europea de armonización en materia de marcas de diciembre de 1988, Reino Unido adaptó su legislación mediante la TradeMarks Act de 1994.

    En ella, se recogían como requisitos para el registro de una marca la distintividad y la representación gráfica (para más información, visitar nuestra anterior entrada en el blog: La marca olfativa en la Unión Europea y en España, ¿sueño o realidad?).

    El mismo día que entró en vigor la Trademarks Act de 1994, el 31 de octubre, se produjeron tres solicitudes de registro de marcas olfativas.

     

    Sin embargo, los autores que estudiaron el caso(II) en su momento establecen que las razones para su desestimación se basaron en la prohibición de que «un signo no podrá ser registrado como marca si consiste exclusivamente en la forma que resulta de la propia naturaleza del producto» (traducido del inglés, art. 3.2(a) TradeMarks Act 1994). Se extrapoló esa prohibición al hecho de que proporcionar un olor resulta de la naturaleza del producto.

     

     

    Sin embargo, después de la euforia inicial en el registro de signos olfativos en Reino Unido, y con la llegada de la sentencia Sieckmann, no se ha vuelto a conseguir el registro de una marca olfativa en este territorio.

     

    LA DOCTRINA DE LA FUNCIONALIDAD: DE EE.UU. A EUROPA

     

    El rechazo a la inscripción de la marca de olor solicitada por Chanel creó un precedente en nuestro continente. Es por ello que, desde ese momento, no ha vuelto a intentarse registrar el olor de un perfume para esta categoría de productos.

    Además, la argumentación utilizada para rechazar el registro de la marca olfativa de Chanel no. 5, ha acabado calando en las legislaciones de marcas en Europa.

    Con la última Directiva de armonización de marcas de 2015, las legislaciones nacionales ahora consideran como causa absoluta de denegación del registro que «los signos estén constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto».

    También incluye esta previsión el nuevo Reglamento de marca comunitaria que se aprobó en 2015.

     

    UN APUNTE SOBRE EL NUEVO ESCENARIO TRAS EL BREXIT

     

    A partir del 1 de enero de 2021, se culminará la salida de Reino Unido de la UE. En lo que a la regulación de las marcas afecta, esto significa que el Reino Unido dejará de estar vinculado a la armonización de la legislación reguladora de las marcas, así como tampoco estará sujeto a seguir los dictámenes del TJUE.

    Como consecuencia, puede pasar que, en un futuro, veamos nueva legislación que afecte a las marcas no convencionales y, quien sabe, si en especial a las marcas olfativas. Quizá así, en este nuevo escenario, pueda revisarse el uso del olor como marca para la perfumería.

     

    CONCLUSIONES

     

    Es posible registrar un olor como marca en Estados Unidos. Para ello, proyectar un aroma debe no ser esencial para el producto. Es decir, se excluye la posibilidad de registrar olores para perfumería, pues su función es tener un olor. Una vez se supera ese filtro, el olor debe ser suficiente para distinguir los productos. Es el caso de Play-Doh, que ha conseguido registrar el olor de su plastilina, aportando pruebas de que el público lo reconoce y que dicho olor no tiene ninguna relevancia en el funcionamiento del producto.

    En Reino Unido, bajo el paraguas de la armonización europea en las legislaciones nacionales de marcas, se han conseguido dos registros de marcas olfativas. Eso sí, tuvieron lugar antes de la sentencia Sieckmann. Sin embargo, la salida de Reino Unido de la Unión Europea implica que no deberá cumplir con la armonización en materia de marcas, lo que podría abrir la puerta a nuevos casos de éxito.

    I HERNÁNDEZ ALFARO cita en HERNÁNDEZ ALFARO, M: “Los nuevos productos y las marcas olfativas” Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá I, 2008, pp. 139-163 a los autores norteamericanos ELIAS en ELIAS, B.: “Do scents signify source? An argument against trade-mark protection for fragrances”, Trademark Reporter, vol. 82, 1992, pp. 475- 530 y a HAMMERSLEY en HAMMERSLEY, F.: “The smell of success: trade dress protection for scent marks”, Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 2, 1998, pp. 105- 156. Ambos autores establecen la categorización entre primary scents, secondary/product scents y unique scents.

    (II) SCHAAL, C.:  The registration of smell trademarks in Europe: another EU armonisation challenge, 2003. Disponible en: http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-eu.htm#_ftn8

     

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