Enrique Ortega Burgos

MARCA GUSTATIVA PARTE 2: EJEMPLOS.

TE PRESENTAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE LA DENOMINADA MARCA GUSTATIVA.

Las marcas gustativas consisten en sabores que, siendo ajenos a la naturaleza del producto, se le añaden para otorgarle distintividad en el mercado un determinado bien.

Se trata de una de las marcas no convencionales, como la olfativa, la sonora, o la marca-color.

Como ya hemos hecho alusión en el anterior artículo, estamos ante marcas que resultan difíciles de concebir ya que, al fin y al cabo, estamos hablando de un sabor que nos hace distinguir los productos de una empresa de los de otra.

Como sabemos, algunas jurisdicciones han admitido el registro de las marcas gustativas; eliminando, el requisito de representación gráfica y satisfaciéndolo por medio de una descripción por escrito del sabor concreto. Al evaluar la posibilidad de registrar este tipo de signo, pueden aplicarse principios semejantes a los que corresponden a los olores y podría aducirse que las marcas gustativas sólo pueden aplicarse a los bienes y no a los servicios.

En una primera instancia, parece obvio que la primera marca que se nos venga a la mente es Cola-Cola que, sin embargo, no sería registrable porque estaríamos ante un producto en sí mismo. En este sentido, cabe destacar que uno de los usos más innovadores del gusto en el ámbito del marketing lo encontramos en el restaurante vasco Sagartoki, con el diseño de tarjetas de visita comestibles.

Sin embargo, resulta difícil encontrar ejemplos en los que el gusto pueda ser considerado marca, más allá de una ayuda o herramienta de marketing para la empresa. No hay muchos ejemplos en los cuales se apueste por el gusto como parte de una experiencia global para el consumidor, como ocurre en la tienda de decoración IKEA (con sus restaurantes y supermercado integrados) o en las tiendas infantiles IMAGINARIUM (donde se puede adquirir yogures Danone), por lo que, es difícil reconocer algún caso en el que el simple gusto pudiera ser el elemento identificador de la empresa.

No obstante, conviene que destaquemos una serie de ejemplos en los que sí que se ha intentado registrar un sabor como marca. Por ejemplo, en la Oficina del Benelux se ha registrado la siguiente marca (DE SMAAK VON DROP BX N.º 625971):  “La marca consiste en el sabor a regaliz, aplicado a productos de la clase 16 (marca gustativa)”. Otro ejemplo es el Caso Eli Lilly and Co. contra INPI, Tribunal de Apelación de París, Sala IV, 3 de octubre de 2003 en donde la solicitud se refería a una marca gustativa que consistía en “el sabor artificial de la fresa” para productos farmacéuticos, veterinarios y de higiene, así como sustancias dietéticas para uso medicinal.

Con respecto a este último caso, a pesar de que hay quienes consideran que las marcas gustativas pueden ser más fáciles de representar gráficamente, la SCT informa que:

el requisito de representación gráfica se cumplió mediante el uso de una descripción escrita del sabor y una indicación de que se trata de una marca gustativa

, pero el obstáculo del carácter distintivo fue aún más difícil de superar, ya que son afirmaciones relativas a la funcionalidad.

 

 

Así fue como la OAMI rechazó el intento de la empresa farmacéutica Eli Lilly de registrar el sabor de las fresas artificiales y señaló en su decisión en el asunto R 120 / 2001-2, “Cualquier  fabricante … tiene derecho a añadir el sabor de las fresas artificiales a esos productos con el fin de disfrazar cualquier sabor desagradable que de otro modo podrían tener o simplemente con el fin de hacerlos agradables al paladar … Además, es poco probable que los consumidores perciban el sabor como una marca comercial; es mucho más probable que asuman que tiene la intención de disfrazar el sabor desagradable del producto… ” . De tal manera que, se estableció que el sabor a fresa artificial era habitual y que, por tanto, carecía de carácter distintivo en relación con los productos farmacéuticos.  De hecho, se pensaba que era probable que los consumidores vieran el sabor como un medio para disfrazar el sabor desagradable de la medicina más que como una marca registrada; en otras palabras, había dudas sobre si funcionaba como una indicación de origen.

En definitiva, Eli Lilly’s, fue rechazado en 2003 en Europa por la OHIM (caso R 120/2001-2), debido a que, como ya hemos hecho alusión con anterioridad, se consideró que la referencia al sabor a fresa no era constante y que, por tanto, podría experimentar modificaciones según el tipo o la madurez del fruto considerado. No era, en definitiva, lo suficientemente específico para ser registrable. A lo que hay que añadir, la vaga e insuficiente descripción de sabor a fresa artificial” lo que impidió obtener una comprensión del sabor real y concreto al que se intentaba hacer referencia, ya que el sabor a fresa puede ser simulado de muchas formas diferentes con resultados variables.

Estamos, por tanto, ante una marca demasiado indefinida en su naturaleza y alcance para desempeñar la función de distinguir los productos de la empresa con respecto a las demás. La resolución se fundó también en el interés público en tanto cualquier fabricante tiene derecho a añadir el aroma a fresa a sus productos por su finalidad funcional, lo cual en sí ya es una prohibición para ser registrada. Además se consideró que improbable que el sabor sea percibido por el consumidor como marca, ya que no tiene carácter distintivo en concreto.

 Y, en esta misma línea, la USPTO rechazó un intento similar de NV Organon de registrar un sabor de naranja para productos farmacéuticos, en donde en este supuesto tal y como señaló el Tribunal de Apelaciones y Juicios de Marcas, es complicado definir cómo el sabor puede actuar como marca cuando los consumidores solo prueban los productos después de la compra.

En el caso anteriormente mencionado,’In re NV Organon’, relativo al sabor de naranja empleado en medicamentos antidepresivos en forma de comprimidos, en una primera instancia, se puso de manifiesto que no por el hecho de tratarse de una marca no tradicional se debería vetar su registro automáticamente en base a la teoría de la funcionalidad. Sin embargo, sí se reconoció la dificultad que entrañaba esta clase de signos para poder conocer su capacidad para actuar como marca.

Razón por la cual se exigió “una prueba sustancial para acreditar el uso y la promoción del empleo de ese sabor como marca antes de ser registrada” y fue –entre otros motivos– el hecho de no haber acreditado la forma de cómo se utilizó el sabor como marca en el mercado lo que supuso la denegación del registro, porque si bien se reconoció que no todos los sabores de naranja son iguales, el solicitante no especificó cómo era el suyo (y la descripción que facilitó era demasiado general para poderlo determinar), en consecuencia, de autorizarlo, se hubiera prohibido a las demás farmacéuticas utilizar cualquier clase de este sabor en sus fármacos destinados a personas.

Por lo que, en lo que respecta a los alimentos, difícilmente se podrá solventar la teoría de la funcionalidad, independientemente de que el sabor en cuestión haya podido adquirir un secondary meaning. Por ejemplo, en el asunto New York Pizzeria Inc., dónde la demandante pretendía entre otras cuestiones, el registro del sabor de sus pizzas como marca gustativa alegando que utilizaba unos ingredientes sofisticadamente elaborados juntamente con unas técnicas innovadoras de preparación y conservación de pizzas que contribuían a que las pizzas y platos de pasta que ofrecía tuvieran un sabor distintivo; el TTAB reconoció que el “sabor puede tener significado”, pero añadió que éste no […] automaticallysuggest a products source” y, en esta ocasión, son un atributo de los alimentos que afectan directamente a su calidad, motivos por los cuales terminó rechazando la posibilidad que se produjera un cambio en la praxis judicial respecto a estos signos.

Todo ello pone de manifiesto la existencia del gran obstáculo que supone para las marcas de sabor el requisito del carácter distintivo adquirido. De hecho, en Estados Unidos, el TMEP señala que “No está claro cómo un sabor podría funcionar como un indicador de fuente porque el sabor o el gusto generalmente desempeñan una función utilitaria y los consumidores generalmente no tienen acceso al sabor o el gusto de un producto antes de la compra” (ver TMEP 1202.13).

 

Hay varios ejemplos de intentos infructuosos de registrar un sabor, además del sabor a naranja para las píldoras antidepresivas, que se descubrió que no se podía registrar como funcional, porque el sabor enmascaraba el sabor desagradable de la droga ( In re NV Organon , 79 USPQ2d 1639 ( TTAB 2006); otro ejemplo sería el sabor y olor a menta para un aerosol de nitroglicerina utilizado para tratar el dolor de pecho, cuyo registro también fue rechazado por ser funcional (el olor mejoró la efectividad) y tampoco sirvió como un identificador de fuente (In re Pohl-Boskamp GmbH & Co KG , 106 USPQ2d 1042 (TTAB 2013). Por lo tanto, si bien en teoría es posible registrar una marca para el gusto, en la práctica ha sido difícil de alcanzar.

No obstante, hoy en día, resulta fundamental que las empresas y sus asesores de marcas comerciales consideren seriamente la posibilidad de incluir marcas comerciales no tradicionales en sus carteras de marcas comerciales y registrarlas.

La ventaja de obtener dichos registros es la capacidad de excluir a los competidores del uso de una marca similar a la confusión, la capacidad de diferenciar aún más su producto o empresa y una mayor notoriedad. Si bien es cierto que, a pesar de estas ventajas, esto debe sopesarse con los costes que suponen la búsqueda de protección y el elevado riesgo de que para ciertos tipos de marcas comerciales no tradicionales pueda resultar difícil obtener un registro, como es el caso de la marca gustativa.

¿DÓNDE PUEDEN EXISTIR SECTORES QUE SE BENEFICIEN DE LA MARCA GUSTATIVA APARTE DE LA ALIMENTACIÓN Y LAS BEBIDAS?.

 

La disponibilidad de protección para marcas no tradicionales representa una enorme oportunidad para que los propietarios de marcas protejan los atributos distintivos de sus productos. Como era de esperar, la aceptación de las marcas de sabor hasta la fecha se ha producido principalmente en el espacio de alimentos y bebidasSin embargo, otros sectores como el cannabis, el vape y el tabaco, entre otros, también podrían capitalizar las protecciones. El análisis anterior demuestra que pueden surgir complicaciones únicas en la búsqueda de marcas no tradicionales, particularmente en el caso de las marcas gustativas.

 

 

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