Conoce como Louis Vuitton (LVMH) ha conseguido proteger el estampado Damier.
El pasado 10 de junio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) emitió la sentencia relativa al asunto T-105/19 que enfrentaba a Louis Vuitton y al nacional polaco Norbert Wisniewski. Esta vez el TGUE se ha posicionado a favor de la marca de lujo francesa y ha anulado la decisión de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de noviembre de 2018, por tanto, el estampado Damier Azur de Louis Vuitton continúa protegido por el derecho marcario en la Unión Europea. Vamos analizar todo el proceso y los argumentos dados por el TGUE… ¡Empezamos!
DATOS DE LA SENTENCIA
Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Décima) de 10 de junio de 2020
Asunto T-105/19
Parte actora: Louis Vuitton Malletier
Parte demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Norbert Wisniewski
Materia: Procedimiento de anulación de marca con registro internacional. Requisitos de denegación absolutos: falta de carácter distintivo de la marca y carácter distintivo adquirido por el uso.
ANTECEDENTES DEL LITIGIO
En el año 2008 y mediante un registro internacional, designando una marca de la Unión Europea, Louis Vuitton solicitó protección de una marca figurativa – la que consiste en el estampado Damier Azur – para los productos de la clase 18 de la Clasificación de Niza. La marca está representada de la siguiente forma:
Lo que argumentó la División de Anulación fue que los consumidores no ven el patrón como una marca sino como un diseño estético aplicable a otros productos porque dicho patrón se usa frecuentemente en el mercado en productos similares.
El signo no contiene elementos diferenciadores que permitan al consumidor medio ver el dibujo como algo más que ornamentación, y, por tanto, consideró que la marca impugnada no tiene carácter distintivo en la Unión al ser un diseño demasiado común.
En definitiva, la División de Anulación consideró que Louis Vuitton no acreditó que el signo hubiera sido objeto de un uso suficiente para justificar la adquisición de carácter distintivo en los Estados Miembros de la Unión. En el año 2017 Louis Vuitton presentó un recurso contra dicha resolución con el objetivo de revocarla y demostrar que su marca es conocida por una parte significativa del público pertinente en la UE y que no debe considerarse nula.
El carácter distintivo de una marca significa que éste es apropiado para identificar el producto para el que se ha solicitado el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada para distinguir este producto de los de otras empresas. Dicho carácter se debe apreciar en relación con los productos para los que se solicita el registro y con la percepción que de ellos tiene el público relevante (el consumidor medio). Primeramente la Sala de Recurso de la EUIPO procedió a evaluar el carácter distintivo inherente a la marca impugnada.
La marca impugnada es un patrón habitual de cuadros en colores alterados así que para comprobar si el signo es percibido por los consumidores como una indicación de procedencia analizaron la impresión de conjunto que produce la marca. La marca controvertida está destinada a formar parte del aspecto exterior del producto o a cubrir toda la superficie así que la Sala de Recurso de la EUIPO aplicó los principios de las marcas tridimensionales. Insistieron en que el público relevante solo percibirá un patrón común y corriente y que éste no contiene ninguna variación notable desde el punto de vista gráfico, por tanto, concluyeron que la marca impugnada en su conjunto no se aleja de forma significativa de las normas y usos del sector, y por tanto, el signo carece inherentemente de carácter distintivo en la UE.
No obstante, ¿ha adquirido la marca un carácter distintivo por el uso que se ha hecho de la misma después de su registro? En los procedimientos de nulidad por motivos de denegación absolutos el titular de la marca impugnada tiene derecho a probar que la marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella antes de su registro o a que ha adquirido ese carácter entre su registro y la fecha de la solicitud de nulidad. Si se trata de una marca que no tiene carácter distintivo en un inicio tan solo puede registrarse si demuestra que ha adquirido carácter distintivo mediante el uso en el conjunto del territorio de la Unión Europea, es decir, que una parte significativa del público pertinente dentro de cada Estado Miembro debe identificar la marca y asociarla directamente a Louis Vuitton a pesar de ser un dibujo común.
En conclusión, ab initio, la marca impugnada carece de carácter distintivo en el conjunto de la UE, en consecuencia, el titular debe demostrar que la marca impugnada ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de la misma en todos los Estados Miembros que formaban parte de la UE cuando se presentó la solicitud. La Sala de Recurso de la EUIPO consideró que Louis Vuitton no probó que su marca había adquirido carácter distintivo por el uso en todos los Estados Miembros porque no pudo demostrar que una parte significativa del público pertinente en Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Eslovenia y Eslovaquia pudiera identificar los productos de la clase 18 atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Esto suponía la nulidad del registro de la marca internacional de Louis Vuitton.
EL ASUNTO LLEGA AL TGUE
Ante la decisión de la EUIPO, Louis Vuitton presentó un recurso ante el TGUE el 20 de febrero de 2019 en el cual solicitaba la anulación de la resolución impugnada; para ello invocó infracción de los artículos 7.1.b), 7.3, 59.1.a) y 59.2 del Reglamento nº 2017/1001. En el primer motivo alegó una evaluación incorrecta del carácter distintivo inherente de la marca en cuestión y el segundo motivo hacía referencia a la evaluación del carácter distintivo adquirido mediante el uso de la marca controvertida.
El TGUE descarta también el carácter distintivo inherente de la marca de Louis Vuiton y procede a analizar la distintividad sobrevenida haciendo especialmente hincapié en la manera de valorar las pruebas aportadas.
El carácter distintivo se debe acreditar en toda la UE porque la marca tiene un carácter unitario y tiene el mismo efecto en todos los Estados Miembros aunque esto no significa que se tengan que presentar pruebas separadas para cada Estado de forma individual ya que un documento puede hacer referencia a varios Estados Miembros e incluso a toda la UE. Lo que sí se debe probar es que la marca ha adquirido carácter distintivo en toda la UE y no solo en una parte sustancial del territorio. El TGUE recalca que ciertas pruebas pueden ser relevantes con respecto a varios Estados Miembros, por ejemplo, si los operadores económicos han agrupado a varios Estados en la misma red de distribución y los tratan como un solo mercado; la evidencia de uso de la marca dentro de ese mercado es relevante para los Estados que lo integran.
La EUIPO dividió los países de la UE en tres grupos y en el Grupo 3 incluyó países donde Louis Vuitton no tiene tiendas físicas: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Eslovenia y Eslovaquia. Según la jurisprudencia, la EUIPO estaba obligada a realizar una evaluación global de todas las pruebas presentadas por Louis Vuitton, incluso a aquellas que hacen referencia al conjunto de la UE. Según el TGUE, Louis Vuitton presentó pruebas exhaustivas en conjunto ante la EUIPO durante el procedimiento administrativo y ésta hizo una evaluación parcial de las pruebas en lugar de realizar una evaluación global de las mismas. Como he comentado, aunque se deba demostrar que la marca ha adquirido un carácter distintivo en toda la UE no es necesario presentar las mismas pruebas con respecto a cada Estado Miembro sino que se pueden presentar pruebas globales para todos los Estados o grupos de Estados Miembros. Y todas ellas deben ser objeto de evaluación.
El Tribunal vuelve a recordar que para apreciar carácter distintivo por el uso se debe tomar en consideración la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la magnitud de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, las declaraciones de las cámaras de comercio o de otras asociaciones profesionales así como los sondeos. Quien tiene que demostrar que la marca ha adquirido dicha distintividad en todos los Estados Miembros es el titular de la misma.
Louis Vuitton presentó muchas pruebas donde aparecía la marca controvertida: catálogos, folletos, anuncios, búsquedas en Google, publicaciones en revistas de moda, publicidad en línea y en las redes sociales o fotografías de celebrities e influencers llevando la marca. También aportaron pruebas en relación a productos falsificados o incautados en varios Estados Miembros – algunos de los países del Grupo 3 – que llevaban estampada la marca controvertida y en cuanto a la ubicación de sus tiendas, Louis Vuitton hizo referencia a que éstas se ubicaban en las zonas turísticas de las principales ciudades europeas así como en sus aeropuertos. Ante todas las pruebas aportadas, el TGUE considera suficiente la presencia digital de la firma en los países del Grupo 3 y entiende que el público pertinente de dichos países es capaz de identificar el patrón y asociarlo a su titular registral aunque no haya una tienda física de Louis Vuitton en su país.
La EUIPO examinó solo una pequeña parte de las pruebas presentadas por Louis Vuitton, por tanto, al no realizarse una evaluación general de las mismas el TGUE concluye que la Sala de Recurso de la EUIPO vulneró el artículo 59.2 del Reglamento y revoca la decisión impugnada. La sentencia aún se puede recurrir en casación ante el TJUE. Esta decisión es muy importante para Louis Vuitton porque ayuda a luchar contra los falsificadores e incentiva a seguir invirtiendo en la protección de sus activos intangibles a través del derecho marcario. El estampado Damier Azur sigue siendo propiedad de Louis Vuitton.
OTROS CASOS RELATIVOS AL ESTAMADO DAMIER
No es la primera vez que el estampado Damier de Louis Vuitton se pone en peligro. En el año 2015 el TGUE puso en peligro el famoso estampado – el Damier Ebène – de Louis Vuitton hasta el punto en que estimó la acción de nulidad interpuesta por la empresa alemana Nanu-Nana, lo que comportaba la anulación del registro de la conocida marca de la casa francesa. La solicitud de nulidad se basaba en que la marca controvertida era descriptiva y carecía de distintividad ya que se había convertido en habitual en el lenguaje común. En otras palabras, los cuadros marrones y beis eran habituales en la práctica de la decoración y la ornamentación en el área de la marroquinería y el cuero.
La decisión de la EUIPO fue recurrida ante el TGUE por Louis Vuitton, el cual tuvo que probar que su marca poseía carácter distintivo en todos los Estados Miembros de la UE. El Tribunal concluyó que la casa francesa no aportó pruebas suficientes para demostrar que su marca hubiera alcanzado una distintividad sobrevenida por el uso de la misma en todos los países de la UE (por ejemplo, le faltó Dinamarca, Portugal, Finlandia o Suecia) así que estimó la acción de nulidad presentada por Nanu-Nana.
Louis Vuitton impugnó la sentencia en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) aunque éste no llegó a pronunciarse porque ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial según el cual Nanu-Nana retiraría las acciones judiciales respecto a la nulidad de la marca registrada por Louis Vuitton. En consecuencia, el Tribunal no se pronunció sobre el fondo de la cuestión y dictó un auto de sobreseimiento del asunto.
Un acuerdo in extremis salvó el famoso estampado Damier Ebène de Louis Vuitton y evitó que pasara a ser de dominio público. Supone un alivio para Louis Vuitton que su marca patrón continúe estando protegida por el derecho marcario porque de esta forma mantiene el ius prohibendi y puede luchar contra los múltiples falsificadores que usan sus marcas sin su autorización. Por suerte, esta vez Louis Vuitton ha logrado convencer al TGUE que los consumidores asocian el patrón con su firma y es que es esencial diseñar una buena estrategia de prueba.
Sentencia del TGUE de 10 de junio de 2020
Artículo analizando el caso de 2015:
Este artículo se ha realizado por la redacción del equipo de EOB, si quieres contactar con nosotros mándanos un mail a info@enriqueortegaburgos.com
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