Suelas rojas: ¿están bajo la protección de los Acuerdos internacionales de Propiedad Intelectual?
Comencemos con una afirmación clave: la meta principal de la protección legal de la marca es evitar la posible confusión de los consumidores respecto del origen y la calidad de un producto.
Es por ello que los Acuerdos internacionales tratan de evitar la confusión entre empresas, casual o forzada por la competencia desleal. Por esto mismo el art. 15 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), al definir legalmente la marca habla de que esta podrá ser <<cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas>>.
La cuestión no está tan clara, y es que no todos los firmantes interpretan un concepto tan ambiguo como el de “signos” de la misma manera. El propio ADPIC, consciente de lo poco concreta de la afirmación inicial de su art. 15, procede a aclarar que el concepto de “signos” protege, <<en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos>>.
Parecería que, por tanto, los colores podrían ser objeto de la protección de marca, pero el Tratado parece tratar de evitar la posibilidad de que colores individuales sean monopolizados por empresas concretas. O al menos, no se decide a proteger esta situación de forma expresa, dejando la cuestión a la interpretación de los Estados firmantes, en sus normativas nacionales de desarrollo.
Y, para complicar la cuestión, la regulación de los distintos Estados es muy diferente. No sólo eso, también lo es la interpretación de sus tribunales de conceptos tales como la “distintividad de la marca” y el “consumidor de referencia” que puede usarse para medir si existe confusión entre el público. A esto, ha de añadirse otra capa de complejidad adicional en nuestro entorno, como es la aparición de una normativa protectora propia de la Unión Europea. Piénsese que la marca comunitaria es creada como una figura propia a partir del Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo y que, por tanto, es una figura que ha terminado de consolidarse de forma relativamente reciente, armonizando la normativa de los distintos países de la UE y sus posturas jurisprudenciales, a través de las posiciones del TJUE, que las condicionan directamente.
Visto que la protección de las suelas rojas de Louboutin requiere descender al ámbito nacional de cada Estado, cabe prever que las soluciones no serán uniformes. Pasemos, pues a estudiar los resultados de las batallas legales de las suelas rojas de Louboutin por el mundo.
En los Estados Unidos: la suela roja es marca distintiva
En el año 2012, Louboutin demandó a Yves Saint Laurent, compañía que compite con la primera en el mercado de los zapatos de lujo. El conflicto se originó a raíz de que la segunda lanzara unos lujosos zapatos de tacón completamente rojos. Es decir, incluso con la suela roja. Dado que Louboutin había registrado este tipo de suelas como una seña identificativa protegida como marca en los EE.UU., la empresa decidió iniciar acciones legales.
La batalla legal duró más de un año, con una primera instancia posicionándose a favor de Yves Saint Laurent, declarando que las suelas lacadas en rojo no podían por sí solas considerarse elemento registrable como marca, en tanto que tenían un uso estético. En efecto, alegaba YSL que el propio Louboutin había comenzado a utilizar este color para atraer la atención y por motivos estéticos. El juez, en primera instancia, dio la razón a YSL. En efecto, en Estados Unidos un elemento que tiene utilidad práctica -aunque sea estética o artística- no puede ser registrado como marca bajo el Lahnam Act, sin perjuicio de su posible protección a través de la Propiedad Industrial. Asimismo, declaró el juez que un solo color no podía ser protegido, pues no era suficiente para distinguir a una sola marca.
Sin embargo, Louboutin apeló, alegando que el Tribunal Supremo americano había admitido el uso del color como signo distintivo, que el color de las suelas es un elemento identificador en el ideario popular y que a raíz de ello la marca invertía hasta 2 millones de dólares anuales en su protección, que el uso de color en la suela no añadía funcionalidad alguna más allá de la distintividad, añadiendo coste a la producción, y, por último, que en ningún caso era una limitación excesivamente restrictiva al comercio, pues el resto de empresas del sector podían utilizar muy distintas gamas de colores para sus suelas, incluyendo en torno a otros 100 tipos de rojo, distinto del característico “rojo chino” de las suelas de Louboutin.
La Corte de Apelación decidió que, efectivamente, la suela roja de Louboutin había adquirido un significado secundario, más allá del estético, y que servía a efectos identificativos. Por tanto, la suela roja distintiva de Louboutin debía ser objeto de protección legal bajo el Derecho de marcas en los EE.UU.
No obstante, destacó este tribunal que, en tanto que la protección era dada a los efectos de la identificación visual, no resultaba aplicable a los supuestos en que no hubiera contraste suficiente entre el cuerpo del zapato y la suela -como sucedía en este caso, con los zapatos rojos de YSL- y que, por tanto, YSL no había infrigido la marca registrada a favor de Christian Louboutin.
En la UE: se despejan las nubes negras sobre las suelas rojas
En la Unión Europea, Christian Louboutin registró su primera marca en el año 2000, en Francia. Sin embargo, no tuvo tantas facilidades ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés). En el año 2010, sus suelas rojas fueron rechazadas como marca por falta de distintividad. Aunque en apelación acabó logrando que se alterara la decisión y se registrarla la marca, lo cierto es que fue augurio de lo que estaría por venir.
En efecto, Louboutin inició un proceso contra Van Haren Schoenen por una línea de zapatos de fiesta con las suelas rojas. Y aunque inicialmente obtuvo pronunciamientos favorables a su causa, con la adopción de medidas cautelares que impedían a Van Haren seguir vendiendo estos stilettos, lo cierto es que la situación se llegó a complicar para Louboutin tras la apelación de Van Haren y la remisión de la cuestión prejudicial sobre la interpretación de la normativa de la UE sobre marcas, por parte del Tribunal de Apelaciones de La Haya.
Este tribunal nacional considera que existen dudas razonables sobre cómo interpretar la normativa bajo la luz de la Directiva 2008/95/EC, que en su art. 3.1 prevé que <<Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
- e) los signos constituidos exclusivamente por:
- i) la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,
- ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
iii) la forma que dé un valor sustancial al producto>>.
Considera este tribunal que las suelas pueden considerarse una forma impuesta por la propia naturaleza del producto y que no queda clara la interpretación que deba hacerse de la normativa, siendo este el caso de una marca mixta, constitutiva de un color y una forma: rojo chino y la suela. Y que, por tanto, no queda claro si debería o no aplicarse este artículo 3.1 y denegarse la protección de la marca registrada por Louboutin.
Pues bien, inicialmente, el Abogado General Maciej Szpunar, en un dictamen previo que, si bien no es vinculante, sí que es muy influyente, se posicionó a favor de la nulidad de la marca registrada por Christian Louboutin.
Este Abogado General declaró que, en su opinión, la prohibición recogida en el art. 3.1 de la Directiva 2008/95/EC es aplicable a un signo de forma y color. Y ello en tanto que el color no sería por sí solo distintivo. Alega Maciej Szpunar que el color, desvinculado de la forma, es insuficiente para que un público compuesto por consumidores de referencia sea conducido a pensar en una determinada marca; en este caso, en Louboutin.
Dado que en base al art. 3.1 antes mencionado, la forma no sería registrable, el color resultaría insuficiente y, según Szpunar, la marca debería ser declarada nula.
(Nota: el concepto de consumidor de referencia, válido a efectos de considerar la confusión de marcas, ya lo hemos discutido en el blog en este artículo sobre la pugna entre Kim Kardashian West y Jean Paul Gaultier)
De esta forma, en la Unión Europea, Louboutin se enfrentaba a la potencial pérdida de la protección legal de sus características suelas rojas, abriendo la puerta a los rivales comerciales a diluir este elemento identificador, lanzando sus propias colecciones de zapatos con este tipo de suela.
Sin embargo, la empresa francesa ya puede respirar, tras el pronunciamiento de la Sentencia en el asunto C-163/16, del 12 de junio de 2018, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve en términos sencillos que la marca registrada por Christian Louboutin no se basa en una forma, sino que como destaca en la propia solicitud de registro «La marca consiste en el color rojo (Pantone 18‑1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)».
El TJUE considera, en definitiva, que el color rojo Pantone 18‑1663TP es perfectamente registrable como marca, en tanto sea distintiva, y que la fijación en la suela no puede entenderse como forma de la marca en sí, sino simplemente como ubicación de la marca visual.
Téngase en cuenta que el proceso inicial aún no ha sido resuelto por el Tribunal de Primera Instancia de La Haya, que, tras recibir la solución de esta cuestión prejudicial deberá fallar conforme la misma. Lo cual limita drásticamente las posibilidades de la empresa Van Haren Schoenen de seguir comercializando zapatos de tacón con suelas rojas. Aunque no del todo, pues el color registrado es muy concreto y aún cabría discutirse si un color similar induce o no a confusión sobre el origen de la marca.
Conclusiones:
Hemos de terminar refiriendo que Louboutin tiene otros procesos en el mundo, unos terminados con éxito, como en la India frente a Kamal Family Footwear y Adra Steps, y otros con fracaso, como en Suiza, donde la Corte Federal Administrativa ha considerado las suelas rojas como un elemento decorativo no susceptible de consideración de marca.
La cuestión es cómo afectará a Louboutin esta “guerra de los stilettos” a la larga. Por un lado, parece evidente que Louboutin se enfrenta a un enorme coste futuro si pretende proteger su marca y seguir disputando a sus rivales el monopolio de las suelas rojas en los zapatos de tacón. Especialmente, si quiere extender su protección frente a colores similares, pero no idénticos, al rojo Pantone 18‑1663TP. Por otro lado, se plantea la problemática de la posibilidad de comprar zapatos de suela roja que no sean de Louboutin en distintos mercados.
Parece probable que, a la larga, esto diluya la exclusividad de las suelas rojas, limitando cada vez más su carácter distintivo en la percepción del consumidor y acabando con la finalidad de la marca. Tal y como comenzamos diciendo, la meta principal de la protección de la marca es evitar la posible confusión de los consumidores respecto del origen y la calidad de un producto. Y si el rojo en la suela no significa para el cliente procedencia de un solo origen, ya no hay confusión posible.
A esto hay que añadir una posible problemática adicional. Louboutin es una marca exclusiva y su atractivo se basa en la limitación de sus productos, que no pueden ser adquiridos por cualquiera. Pues bien, ¿qué sucederá cuando, en las élites de Nueva York, lo realmente exclusivo sea llevar zapatos con suela roja de YSL o de otra marca de lujo adquiridos, por ejemplo, en Suiza? Porque no sólo se estará llevando un producto de lujo, de serie limitada, sino que, además, será un bien que, necesariamente, se haya adquirido fuera de EE.UU. haciéndolo doblemente exclusivo.
Este artículo se ha realizado por la redacción del equipo de EOB, si quieres contactar con nosotros mándanos un mail a info@enriqueortegaburgos.com