LOS CASOS MÁS INTERESANTES DE ZARA EN CHILE

Para quienes aún no conocen el gran imperio detrás de la marca ZARA

 

Como muchos saben, dentro de la gran pirámide que es la industria de la moda existen diversos modelos de negocio, uno de ellos es el Mass Market. Siendo esta industria tan amplía y cada vez más diversa es que generalmente se identifican diversos modelos de negocios dentro del Mass Market como lo son los “Mass Basic Retailers” en que podemos identificar a la conocida GAP, los “Fast Fashion Retailers” categoría en la cual podemos identificar a la conocida marca Zara del grupo Inditex, y algunas marcas como H&M que vendrían siendo una mezcla de ambas categorías dentro del Mass Market. Hoy les quiero hablar de la marca ZARA, la cual es una de las marcas más grandes y conocidas del mundo.

 

LA HISTORIA DE ZARA

 

Para quienes aún no conocen el gran imperio detrás de la marca ZARA, quisiera contarles brevemente su historia. Amancio Ortega Gaona, quien es el fundador de Zara, fundó a principios de los años 60’ junto a su esposa Rosalía Mera “Confecciones GOA”,  en la cual se realizaban vestidos y batas de mujer – todo hecho a mano. En 1975 abrió la primera tienda Zara, optando por una estrategia que hoy en día es clave, escuchar lo que el cliente quiere y necesita. En 1985 se formó el holding INDITEX, que agrupa todas las marcas de la empresa, desde Massimo Dutti, a Zara, Stradivarius, Zara Home, entre otras.

 

En 1999 Zara abrió su primera tienda en Chile, dentro de lo que fue un plan de expansión que incluía apertura de tiendas en países como México, Venezuela, Argentina y Uruguay. Hoy en día, Zara es uno de los retailers preferidos no solo en Chile, sino que también alrededor del mundo y el imperio creado por Amancio Ortega es un modelo de negocio que se estudia en las universidades y en escuelas de negocios a nivel mundial. Hoy les hablaré de los casos más interesantes de ZARA en Chile.

 

Los casos más interesantes de Zara en Chile

ZARA Y LA CONTROVERSIA POR TOM Y JERRY[1]

 

Hace ya más de una década, para ser exactos el 12 de Diciembre de 2010, don S.T.G., empresario, dedujo demanda en juicio sumario de indemnización de perjuicios en contra de ZARA S.A.. ¿La razón? Según se fundamenta en la demanda, don S.T.G. alega haber adquirido hace más de cuatro décadas al día de hoy, la marca TOM y JERRY, que según alega la tiene inscrita en INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial)  para diversos productos de la clase 25 del clasificador de Niza (en que se incluye productos como vestuario y calzado), importación de productos de clases 25 y 35, y establecimiento comercial de venta de calzado y demás productos de clase 25 en diversas regiones de Chile.

Indica el demandante que la empresa Zara S.A. ha internado desde el año 2005 a la fecha (de presentación de la demanda) un gran número de prendas de vestir con el diseño TOM Y JERRY, sin autorización del titular de la marca en Chile, lo cual fue denunciado en su oportunidad a las autoridades competentes, incluida la querella criminal ante el 34° Juzgado del Crimen de Santiago por infracción a la Ley de Propiedad Industrial causal rol N° 76-2007, debido a que según fundamenta, la internacion de los productos a Chile estuvo revestida de fraude y falsificación ideológica, ya que en los actos de importación realizados por Zara a Chile no figura la marca TOM Y JERRY, sino que las prendas aparecen bajo la marca NIKY no obstante llevar el estampado de la reconocida marca TOM Y JERRY.

Por tanto, de acuerdo a lo señalado por el demandante, el actuar de Zara estaría revestido de mala fe, vulnerando lo dispuesto por el artículo 19 bis D de la ley N° 19.039[2] de Propiedad  Industrial, y se funda para demandar indemnización de perjuicios en el artículo 108 de la misma ley, toda vez que según alega Zara habría no sólo comercializado la marca, sino que además etiquetado fraudulentamente con la marca NIKY, prendas que contendrían el estampado TOM Y JERRY.

Además según indica el actor en la demanda, Zara habría incurrido en una grave infracción al artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial que dice relación con la utilización del signo por un tercero sea idéntica o similar a aquel objeto de protección que ocasione un daño – lo que resulta bien extraño considerando que el artículo indicado se refiere a los diseños industriales, y no a las marcas comerciales como al parecer confundió la parte demandante al redactar la demanda.

LA RESPUESTA DE ZARA

 

Ante tal demanda Zara no pudo mantener silencio. En la contestación Zara señaló en un primer término la ineptitud del libelo, puesto que el libelo contiene contraindicaciones al indicar que la demandada no usa efectivamente la marca TOM Y JERRY, sino que utiliza la marca NIKY, algo que el demandante reiteró en varias oportunidades en la demanda.

 

Otro de los argumentos de Zara es que la alusión que el demandante hace respecto a que se habría infringido el artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial vendría a cambiar radicalmente el hecho base de la infracción o perjuicio reclamado, desde lo que son las marcas comerciales a los diseños industriales (como les comenté anteriormente), instituciones que son completamente distintas y que son susceptibles de registro por separado.

 

Por otra parte, Zara señala que el único registro que habilitaría al demandante para actuar en autos figura a su nombre recién con fecha 9 de Junio de 2010, según consta en los registros de INAPI, adquisición que sería de una fecha posterior a la fecha en que la demandada habría comercializado los productos con los estampados de TOM Y JERRY. Señala además, que no existe antecedente alguno por el cual conste que el demandante haya adquirido junto a los registros marcarios mencionados, todos los derechos que le habilitarían a ejercer acciones por los eventuales perjuicios que el anterior titular hubiere sufrido, por tanto el demandante carecería de interés jurídico para ejercer la acción de perjuicios.

 

¿Tenía Zara derecho a utilizar los estampados de Tom y Jerry?

 

La respuesta es sí. De acuerdo con lo señalado por Zara, la conducta realizada es lícita, de buena fe y de acuerdo con las constumbres mercantiles, toda vez que Warner Bros. y la Industrial de Diseño Textil S.A. INDITEX – grupo al cual pertenece Zara – celebró un acuerdo de licencia, vigente entre abril de 2004 y septiembre de 2005, mediante el cual se otorgaba el derecho al licenciatario a utilizar el material bajo licencia, incluyendo todos los derechos de autor y marcas registrados conferidos, por ende Zara tenía pleno derecho a utilizar las marcas TOM Y JERRY dentro de la cobertura y ámbito de protección de dichos registros marcarios, licencia que incluía a muchos países incluido Chile. Además, el uso que Zara hizo respecto de TOM Y JERRY no fue en cuanto a marca comercial situada en la parte posterior del cuello de la prenda donde se lee la marca, sino los dibujos animados. Por llo demás, el demandante no fue el creador de la marca TOM Y JERRY, sino que tomó el nombre TOM Y JERRY sin autorización de su titular para convertirlo en Chile en una marca comercial.

La Sentencia

 

Según se indica en considerando duodécimo, el demandante NO es titular de los derechos de diseño estampados en las poleras (camisetas), como quedó establecido anteriormente. Es más, es el mismo demandante quien reconoce que Zara interno numerosas prendas con la marca NIKY, no obstante llevar el estampado de TOM Y JERRY, con lo que reconoce no se habría hecho uso de la marca TOM Y JERRY, sino que del estampado. Lo anterior, según indica la sentencia lleva a concluir que el demandante carece de legitimación activa para deducir la acción en contra de Zara S.A.

Por otro lado, en el considerando décimo tercero de la sentencia rechaza en todas sus partes la acción deducida por el demandante don S.T.G. en contra de Zara S.A., condenándose en costas al demandante por haber resultado totalmente vencido sin aparecer de los antecedentes que ha tenido motivo plausible para litigar.

 

ZARA y WARA[3]

  

Otro caso sumamente interesante en el que se encuentra involucrado Zara en Chile, aunque quizá con un final no tan feliz como el anterior, es el que les comentaré a continuación. El 17 de Noviembre de 2014, Industria de Diseño Textil S.A. (INDITEX S.A.), demandó la nulidad del registro N° 1.102.479, correspondiente a la marca denominativa WARA, inscrita con fecha 5 de Junio de 2014 a nombre de P.M.V., para las clases 21, 24 y 35.

 

Zara demanda nulidad de registro marcario ‘Wara’

 

Zara fundamenta su demanda en lo previsto en los artículos 19,  20 letras f), h) inciso 1° y 3°, y k) y artículos 26 y 27 de la Ley N° 19.039[4], como en los antecedentes de hecho que expone.

Indica en la demanda que la marca “ZARA” ha alcanzado gran fama y notoriedad tanto Chile como en el mundo entero, siendo hoy en día famosa no solo en su país de origen que es España, sino mundialmente, alcanzando el status de “Marca Renombrada”, que significa que la marca es tan famosa que trasciende el llamado Principio de Especialidad, lo que le otorgaría protección al signo ZARA a lo largo de todo el Clasificador de Niza.

Señala que la marca impugnada (WARA) es cuasi idéntica tanto grafica, fonética y figurativamente con la marca ZARA, la cual se encuentra ampliamente registrada tanto en Chile como en el extranjero. Además, indica que la modificación de la letra Z por la W al inicio de la marca no permite diferenciarlas adecuadamente, lo que vendría a formar una absoluta correspondencia u colisión entre las coberturas protegidas por cada marca, lo que permite presumir que se prestara para provocar confusiones o errores entre el público consumidor, hechos que vendrían a configurar lo establecido por las letras mencionadas anteriormente del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Por tanto, la marca impugnada habría sido inscrita, según alega INDITEX, de mala fe, de manera contraria a las buenas costumbres y a los principios de competencia leal y ética mercantil.

 

Wara se defiende

 

Según se indica en la contestación de la demanda, WARA es una pequeña empresa creada en 2013 con el propósito de crear y comercializar distintos artículos exclusivos, hechos a mano por artesanos. Indican que la creación artesanal no seriada de los productos WARA resultó esencial para la posterior búsqueda de un concepto marcario que mejor representara la idea de ese emprendimiento. En ese sentido, señalan que la expresión Aymara WARA, la cual significa estrella, identifica los valores que inspiran el trabajo de los artesanos con los que se trabaja.

Este primer argumento utilizado en la contestación por WARA intenta explicar el por qué se llegó al signo WARA como marca para el emprendimiento, aludiendo a un concepto de marca que en la industria de la moda se denomina “symbol-intensive”, que apunta a un consumidor que compra ese producto no solo por lo que el producto es o hace, sino por lo que el producto representa, por el significado simbólico del producto, simbolismo dado por la misma marca, que en este caso vendría siendo WARA, esta marca que significa estrella que identifica los valores que inspiraron el trabajo de los artesanos que trabajan para el emprendimiento.

Otro argumento utilizado en la defensa de WARA señala que entre las marcas en conflicto existen diferencias las cuales son determinantes para la distintividad de los signos y que se aprecian a simple vista. Añaden que ZARA corresponde al nombre de una mujer, mientras que WARA es una palabra Aymara que significa estrella. Además, indican que los productos que protege cada marca son diferentes y no relacionados, por lo que correspondería aplicar el principio de especialidad marcaria.

 

Sentencia Inapi

 

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) en su sentencia, rechazó la demanda de nulidad interpuesta por INDITEX S.A., en todas sus partes, por las siguientes razones. En primer lugar, las marcas en litigio dan origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor; en segundo lugar, si bien ZARA goza de registros previos y de fama y notoriedad, las marcas en pugna se diferencian adecuadamente, circunstancia que impide pronunciarse favorablemente acerca de la causal de irregistrabilidad alegada; entre otros argumentos que llevaron a rechazar la demanda de nulidad.

 

Intervención del Tribunal de Propiedad Industrial

 

Ante el rechazo de la demanda de nulidad por parte de INAPI, INDITEX interpuso un recurso de apelación en contra del fallo el 22 de Noviembre de 2016, asunto que debió ser resuelto por el Tribunal de Propiedad Industrial. Sin embargo, los sentenciadores en esta oportunidad decidieron confirmar la sentencia de primera instancia, por cuanto no existe similitud entre las marcas objeto del litigio y porque si bien las marcas comparten ciertas letras en común tienen fisonomía propia y la coexistencia de ambas no induce a confusión, error o engaño respecto de los productos y servicios que se pretenden distinguir.

 

Si quieres conocer más sobre la Industria de la Moda en Chile, te invito a leer el siguiente artículo: https://enriqueortegaburgos.com/fashion-law-en-chile-una-mirada/

Si quieres leer sobre otros casos de marcas famosas en Chile, no te pierdas “La Dura Batalla de Michael Kors en Chile”: https://enriqueortegaburgos.com/la-dura-batalla-de-michael-kors-en-chile/

Si te interesa conocer más sobre las Marcas Comerciales en Chile, no te pierdas el siguiente artículo: https://fashionlaw.cl/post/635848528793665536/fashion-law-en-2020-parte-iii

Referencias:

• https://www.iproup.com/innovacion/12048-zara-la-historia-de-amancio-ortega-y-como-revoluciono-la-moda
• https://elpais.com/diario/1999/02/13/economia/918860435_850215.html
• https://www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/zara/265

[4] Que refieren al concepto de marcas comerciales; a ciertas prohibiciones de registro de marca; la declaración de nulidad de registro de marcas que infringen lo establecido en el artículo 20; y el término de prescripcion de la acción de nulidad; respectivamente.

[3] Causal Rol N° 2526-2016, Tribunal de Propiedad Industrial, sentencia de fecha 13 de Junio de 2017.

[2] El referido artículo señala en su inciso segundo que “el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.

[1] Causa Rol N° C-26621-2010, 8° Juzgado Civil de Santiago, Caratulado TERROBA/ ZARA S.A., resolución de fecha 3 de Octubre de 2011.