CONOCE ALGUNOS DE LOS CASOS JUDICIALES MÁS RELEVANTES DE LA CADENA MCDONALDS. PARTE 2
En esta entrada continuamos conociendo más casos legales en los cuales ha sido parte McDonalds, la cadena de comida rápida más famosa del mudo y sin la cual la industria del fast food no sería lo que es ahora. Como vimos en la entrada anterior, desde la década de los 60 la empresa ha tenido controversias por el uso de sus marcas, además de que los casos no solo se extienden a Estados Unidos, sino que en muchos países la cadena ha estado envuelta en polémicas legales.
Así que continuamos conociendo más casos legales de McDonalds:
MCDONALDS VS MACJOY
En este caso ocurrido en Filipinas se origina en la década de los 90, cuando McDonalds presentó oposición contra el registro del signo MacJoy ante la Oficina de Registro de Marcas de Filipinas, dicho signo fue solicitado por la empresa MacJoy Fastfood Corporation, ubicada en la ciudad de Cebú.
En este caso McDonalds alegaba que el prefijo Mac y la M de MacJoy evocaban a sus marcas previamente registradas alrededor del mundo y con el agravante de que la marca solicitada identifica los mismos productos para los cuales están registrados las marcas de McDonalds. Por su parte, MacJoy alegó que ha usado el signo muchos tiempo antes de que la cadena estadounidense entrara la mercado filipino, por lo que ya estaba suficientemente posicionada en el consumidor de ese país, además de existir diferencias en el diseño de las marcas.
En 1998, la Oficina de Registro de Marcas de Filipinas declaró con lugar la oposición presentada por McDonalds, debido a las similitudes entre las marcas y el hecho de que distinguen los mismos productos harán que el consumidor crea que existe una conexión entre McDonalds y MacJoy. MacJoy presentó recurso de reconsideración contra esta decisión, la cual le fue negada.
En vista de este revés, MacJoy acudió a la vía de los Tribunales. En este sentido, en 2004, el Tribunal que conoció el caso le dio la razón a MacJoy, alegando que la Oficina de Marcas no tomó en cuenta las diferencias entre los signos McDonalds y MacJoy, tales como tipos de letras y colores, por lo tanto el consumidor no caería en la confusión entre ambos signos. Por lo que la decisión de la Oficina de Marcas quedó revocada y el Tribunal ordenó que continuara el procedimiento de registro de MacJoy.
McDonalds no se quedó con los brazos cruzados, por lo que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Filipinas. Finalmente, en 2007, la máxima instancia judicial filipina decidió el caso a favor de McDonalds, alegando que la comparación realizada por la Oficina de Marcas era la correcta, debido a que las MacJoy evoca a McDonalds y al distinguir los mismos productos ocasiona que el consumidor los asocie. A pesar de que el Presidente de MacJoy alegó que el nombre lo inspiró en el de su sobrina Scarlett Yu Carcel, el Tribunal desestimó ese alegato. Debido a esta decisión, MacJoy tuvo que cambiar a MyJoy.
MCDONALDS VS MCCHINA
Otro caso David y Goliat de McDonalds. Similar al caso anterior, este caso comenzó cuando McDonalds presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca McChina, en relación a productos y servicios relacionados con restaurantes, solicitada por Frank Yu Kwan Yuen, un chino que llegó a Londres a finales de los años 60, quien abrió su primer restaurante McChina en 1991, con la intención de crear una cadena restaurantes de comida china como alternativa a las hamburguesas y pizzas.
En este sentido, McDonalds presentó oposición contra McChina debido a que al combinar el prefijo Mc o Mac con otra palabra para ser usada en relación a productos o servicios relacionados con restaurantes, el consumidor creería que hay un riesgo de asociación entre ambos. La oposición fue declarada con lugar.
Pero, Frank Yu Kwan Yen no se quedó de brazos cruzados y presentó una acción ante la vía jurisdiccional. El Tribunal que conoció el caso decidió a favor del recurrente, ya que McDonalds no presentó pruebas evidentes del peligro de confusión entre las marcas, debido a que si bien se dedican al mismo ramo, existen diferencias entre la comida china y la comida norteamericana de McDonalds, por lo que los consumidores de ambos no caerán en la confusión. McDonalds no se caracteriza por comercializar comida china o asiática, por lo que el consumidor no haría la asociación de McChina con la cadena estadounidense.
Además, el Juez que dictó la sentencia destacó que McDonalds ejerce monopolio sobre el prefijo Mc o Mac acompañado de una palabra genérica en relación a comida y restaurantes. En consecuencia, McChina pudo ser registrada. En la actualidad el local se llama McChina Eatery.
MCDONALDS EN SUDÁFRICA
Este caso es muy interesante para comentar, por cuanto nos demuestra cómo la territorialidad de las normas en la materia de marcas afecta a los titulares e interesados. Ahora bien, en Sudáfrica, McDonalds contaba con una serie de marcas registradas, tales como McDonalds, Big Mac o Golden Arches desde 1968, las cuales fueron renovadas, sin embargo, McDonalds no había podido hacer uso de las mencionadas marcas debido a las sanciones que el gobierno de Estados Unidos le había impuesto a Sudáfrica debido al régimen del apartheid.
Al terminarse el apartheid, la cadena de fast food ya se encontraba preparada para hacer uso de sus marcas en Sudáfrica. Pero, en 1993, aprovechándose de la situación de la empresa estadounidense en ese país, George Sombonos, propietario de la cadena de restaurantes sudafricana Chicken Licken, solicitó registrar las marcas McDonalds, Big Mac y Golden Arches (sí, como sus marcas), debido a que las marcas de la empresa habían perdido su vigencia debido a su no uso durante cinco años.
En este sentido, McDonalds presentó nuevas aplicaciones de marca e interpuso una acción judicial contra Sombonos por infracción de sus marcas, solicitando una orden de uso de la marca McDonalds mientras durara el proceso. Sin embargo, Sombonos adquirió un restaurante llamado MacDonalds, la empresa norteamericana acudió al Tribunal que estaba conociendo el caso en vista del incumplimiento de la orden. Para evitar cualquier medida, Sombonos le vendió MacDonalds a un antiguo franquiciado que era propietario de la empresa Dax Prop Corporation.
Dax Prop Corporation solicitó el registro de marcas MacDonalds en varias clases. McDonalds presentó acción ante el Tribunal contra Dax Prop, solicitando un orden de prohibición de uso de la marca mientras durara el proceso. Es preciso indicar que ambas partes, en su defensa, indicaron que McDonalds.
Finalmente, en 1995, el Juez del caso declaró sin lugar las acciones de McDonalds, alegando que McDonalds no había hecho uso de sus marcas en Sudáfrica porque ese país no estaba entre sus mercados prioritarios y por lo tanto no puede reconocerse el grado de reconocimiento que tenga la marca. Además, le dio la razón a los demandados en el sentido de que la empresa registró esas marcas para privar de ellas a los verdaderos interesados en usarla.
Esta decisión causó malestar en el seno del gobierno sudafricano de la época, debido a que se encontraba en una etapa de atraer inversiones extranjeras y esta decisión sin duda los ahuyentaba.
McDonalds apeló esta decisión, aprovechando el marco de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Marcas de Sudafrica que reconoce protección a las marcas notorias aun cuando no estén registradas en el país. En este sentido, McDonalds presentó pruebas desde encuestas hasta las solicitudes de franquiciados que recibe. Además, se demostró que los solicitantes de McDonalds y MacDonalds actuaron de mal fe para perjudicar a la empresa estadounidense y que la razón que ella no operó fue por circunstancias especiales que no estaban bajo su control.
En este sentido, en 1996, el Tribunal de Apelación le dio la razón a la cadena de fast food, declarándola una marca notoria y que solo ella puede usar el término McDonalds o uno parecido en ese país.
Este caso dio mucho de qué hablar por cuanto demuestra que la territorialidad de las marcas es un factor que puede jugar en contra de las marcas notorias, y que es importante que las leyes internas estén en armonía que los tratados internacionales, tal como la ley de marcas vigente sudafricana.
MCDONALDS VS MCBRAT
Este caso de McDonalds en Australia se origina en 2004 cuando Malcolm McBratney, un abogado australiano, solicitó el registro como marca del signo McBrat en relación a prendas de vestir. De hecho, la línea de vestuario de McBratney es sponsor de un equipo de futbol australiano, por lo que McBrat aparecía en las camisetas del equipo y también para ser vendidas en el mercado.
En este sentido, McDonalds presentó oposición ante la Oficina de Registro de Marcas Australiana alegando la fama de sus marcas Mc y sus marcas registradas McKids y McBaby para vestuario, además, la cadena de fast food también patrocina equipos deportivos australianos. Además de que en inglés la palabra Brat evoca a Kids y Baby (hace referencia a niños o infantes). Pero además, el signo es engañoso debido a que estaba siendo publicitada como sponsor y no como línea de ropa.
El solicitante de la marca alegó que McBrat era el diminutivo de su apellido y que McDonalds no había hecho uso de McKids y Mc Baby, por lo que presentó cancelaciones de no uso contra esas marcas.
Finalmente, la Oficina de Marcas de Australia declaró sin lugar la oposición de McDonalds debido a que McBrat no hace referencia a McKid y McBaby. Por lo que McDonalds estaba buscando monopolizar el prefijo Mc en sectores fuera de su área, siendo el prefijo Mc de uso común en Australia.
Sin duda, la globalización y el tamaño de McDonalds hace que sus casos sean globales. En la próxima entrada continuaremos conociendo más casos.
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MC DONALD´S: HISTORIA. PARTE 1.
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