Enrique Ortega Burgos

LAS MARCA COLOR. EL CASO “SIENNA SELECTION” 2021.

TE PRESENTAMOS UN CASO SOBRE LA MARCA COLOR (SIENNA SELECTION)

 

LA MARCA COLOR.

 

Nadie duda de la importancia que la elección de un color tiene para un negocio y la marca ya que en cierta manera condicionará y harán más o menos visibles nuestros productos y servicios.

Partiremos de indicar que según la naturaleza de sus signos distintivos, las marcas suelen clasificarse en denominativas, figurativas o gráficas y mixtas, que contienen elementos de las otras dos.

A estas tres iniciales modalidades marcas, con el tiempo, se han añadido otras muchas, como son las marcas tridimensionales, de posición y de patrón, o aquellas que adoptan signos distintivos peculiares, como las marcas cromáticas o de color, sonoras, de movimiento, multimedia y, muy recientemente, los hologramas.

Cualquiera que sea su clase, la finalidad esencial de la marca es conseguir la distintividad de una empresa determinada –y de sus productos- con respecto a todas los demás. Por tanto, la marca sólo responderá a su razón de ser cuando permita a los consumidores identificar a su empresa titular, sin riesgo de confusión con otras firmas o productos.

El color no siempre fue aceptado como signo distintivo marcario, pues entre las prohibiciones absolutas establecidas por la derogada Ley de Marcas de 1988 se encontraba <<el color por sí solo>>, aunque se admitía su registro como marca cuando estuviese <<delimitado por una forma determinada>> (art. 11.1.g). LM 1988).

Pero, resulta que en la actualidad existen catálogos internacionales de multicolores que, por su singular capacidad identificativa, pueden ser utilizados como marca comercial, habiéndose aceptado también que el uso continuado de un color determinado puede conferirle la distintividad necesaria (secondary meaning) para ser aceptado como marca, tal y como expresamente reconocieron las SSTJUE de 6 de mayo de 2003 (A.C-104/01, caso Libertel) y de 24 de junio de 2004 (A.C-49/02, caso Heidelber).

EL COLOR COMO MARCA EN LA INDUSTRIA TABAQUERA.

 

La industria tabaquera está en continuo desarrollo e innovación, ofreciendo una pluralidad de nuevos productos en el mercado. Los signos distintivos juegan en este contexto una importancia decisiva para identificar esa variedad de nuevos productos que muchas veces pasa por la identificación de diversas variantes de un mismo artículo. Esto último se hace a veces empleando como marca de cada variante un nombre de color o similar.

Con ese trasfondo, el Tribunal General (TG, en adelante) se ha pronunciado en una reciente Sentencia del 9 de junio de 2021[1] con el objeto de aclarar si es efectivamente protegible como marca un nombre de color en el sector del tabaco.

El demandante, Philip Morris Products, S.A. (en adelante, PMI) ha logrado obtener el registro de la marca denominativa europea “SIENNA SELECTION” para la clase 34 tras haber sido denegada en un primer momento su solicitud por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en virtud de las prohibiciones absolutas de falta de carácter distintivo y carácter descriptivo de los productos instados. Tras recurrir el solicitante sin éxito la denegación de dicho registro, el TG ha anulado finalmente la resolución de la Sala Quinta de Recurso de la EUIPO y ha condenado a la EUIPO a cargar tanto con sus propias costas como con las de PMI.

La sentencia se fundamenta principalmente en la interpretación del Artículo 7(1)(b) y (c) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea[2] (en adelante, RMUE), admitiendo así que el término “sienna” (el término inglés para el español “siena”) no es meramente descriptivo de los productos del sector tabaquero ni presenta ausencia de carácter distintivo.

Recuerda el Tribunal en la citada sentencia que, por un lado, la EUIPO sostiene que el nombre “sienna” (para el público relevante conocedor del inglés) representa, entre sus acepciones, un color marrón amarillento o rojizo intenso que el público relevante percibe como una mezcla de tabaco plena e intensa. De esta forma, apoyándose en lo que la EUIPO llama evidencias de la práctica comercial del sector, defiende esta Oficina que el color se utiliza generalmente en el mercado del tabaco como un código para comunicar implícitamente factores como el sabor, la intensidad, los efectos sobre la salud o la calidad de los cigarrillos y resto de productos solicitados por la marca impugnada. En este caso, la Oficina vincula el color “sienna” a tonalidades oscuras, que se alega, son indicadores en el mercado de un sabor más intenso y con un mayor contenido de nicotina y, por ello, una marca SIENNA SELECTION es meramente descriptiva.

Por el contrario, PMI alega que los consumidores no perciben inmediatamente el elemento verbal “sienna” como el nombre de un color, ya que no es un nombre de color común y tiene varios significados. Partiendo de que “SIENNA SELECTION” no es una denominación usual en el mercado, el solicitante de la marca entiende que el signo no contiene ningún mensaje descriptivo directo en relación con los productos de la clase 34 y, por lo tanto, es imposible deducir cualquier característica de los productos, sin realizar un ejercicio mental complejo.

Ante los citados argumentos de ambas partes, el TG realiza su análisis respecto a cada una de las tres categorías en las que la Sala de Recurso de la EUIPO había clasificado los productos de la solicitud de marca europea impugnada.

La primera categoría acumula los productos tradicionales asociados al tabaco y los vaporizadores o cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Con relación a estos, el TG rechaza la conclusión a la que llegaba la Sala de Recurso de la EUIPO en la decisión recurrida puesto que, basándose únicamente en el elemento denominativo “sienna”, el Tribunal considera que el público de referencia no dispondría de información específica y suficiente sobre la intensidad del sabor o el contenido de nicotina de los productos designados por la marca solicitada. Señala el Tribunal que, en la industria del tabaco, se puede producir el efecto informativo del código del color excepcionalmente con algunos, como el rojo o el blanco.

De este modo, el Tribunal señala que puede haberse convertido en una práctica habitual asociar el color rojo con un alto contenido de nicotina, un sabor y un aroma intensos; y por el contrario, relacionar productos del tabaco con un sabor más ligero y un menor contenido de nicotina en el caso de los colores claros. Sin embargo, concluye el Tribunal que esto no es así en el caso de un color como el “siena” (“sienna” en inglés) pues, aunque fuera interpretado como tal nombre de color, no es posible que el consumidor conozca con certeza las características del producto con él etiquetado si no tiene a la vista o conoce previamente la totalidad de la gama. En otras palabras, el nombre de un color no ofrece una información directa y completa per se sobre el contenido de nicotina o intensidad de un producto del tabaco, salvo en casos excepcionales, como pudiera ocurrir eventualmente con el rojo, si existe una larga práctica a este respecto en el mercado que permite al consumidor deducir de dicho color rojo, de un modo inmediato y sin necesidad de prácticamente reflexión alguna, esas características de mayor grado de nicotina o intensidad.

La segunda categoría de los productos solicitados alude a los artículos para fumadores. Mientras que la EUIPO considera que el consumidor esperará razonablemente que estos productos etiquetados como ‘SIENNA SELECTION’ se comercialicen en color “siena” o dentro de su gama, el TG pone de manifiesto que el mero hecho de que los productos objetados puedan estar disponibles en ese color, lo mismo que pudieran estar disponibles en otros colores, no convierte automáticamente a un nombre de color en descriptivo.

El Tribunal señala que no es razonable aceptar que un signo consistente en un nombre de color, cuando no tiene ninguna relación directa e inmediata con la naturaleza de los productos en cuestión, ni es algo intrínseco o inherente a la naturaleza de dichos productos, pueda en modo alguno inmediatamente ser percibido como una descripción de sus características.

Con motivo de las razones expuestas, el TG anula la decisión impugnada en la medida en que se basa en una interpretación errónea del artículo 7(1)(c) RMUE.

La decisión aborda posteriormente la falta de carácter distintivo al amparo de la infracción regulada en el artículo 7(1)(b) RMUE. Dado que la EUIPO no justifica este motivo de forma separada y su planteamiento se asienta exclusivamente en el carácter descriptivo atribuido a la marca, que el TG ha denegado, se desestima asimismo la aplicación al caso en cuestión de la prohibición del artículo 7(1)(b) RMUE.

De este modo, el TG señala acertadamente en la sentencia que las prohibiciones absolutas invocadas protegen intereses distintos. Por su parte, el carácter distintivo se refiere a la protección de los consumidores al permitirles, sin posibilidad de confusión, distinguir el origen de los productos o servicios cubiertos por el signo distintivo, de acuerdo con su función esencial de indicación del origen empresarial. En cambio, el carácter descriptivo, se centra en la protección de los competidores contra un riesgo de monopolización por parte de un único operador de las indicaciones que son descriptivas de las características de dichos productos o servicios.

La sentencia supone una aclaración importante y necesaria para entender el alcance de la distintividad de las marcas consistentes en nombres de color en el sector del tabaco. Un asunto que no había sido analizado previamente por el Tribunal.

En resumen, una marca referida a la denominación de un color no es descriptiva de los productos del tabaco en el sentido de que no es percibida por el público relevante como indicativa del contenido de nicotina o la intensidad de dichos productos, salvo en casos muy concretos y asentados en el sector precisamente derivados de una práctica comercial constante por parte de diversos competidores. Para que exista esta vinculación directa entre el nombre de un color y una descripción de características de un producto del tabaco es por tanto necesaria una información que provenga experiencias prácticas claras, objetivas y constantes en el mercado, lo que no ocurre con un signo como SIENNA SELECTION.

LA SENTENCIA SOBRE LA MARCA COLOR

 

Por si fuera de interés, el siguiente enlace accede al texto completo de la sentencia:

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=242401&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=12248744.

[1] Caso T-130/20 Philip Morris Products, S.A. v EUIPO

[2] Artículo 7(1) “Se denegará el registro de:

(b)las marcas que carezcan de carácter distintivo;

(c)las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio”

 

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EL COLOR COMO MARCA DISTINTIVA

CASOS SOBRE MARCA COLOR.

 

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