EL CASO LOUBOUTIN. LA SUELA ROJA.

 

 

ANTECEDENTES

 

La petición de decisión prejudicial que incoa el Tribunal de la Haya tenía por objeto la interpretación del artículo 3.1.e) inciso iii) de la Directiva 2008/95/CE. Dicha petición se presentó en el marco de una acción por violación de marca entablada por Christian Louboutin frente a Van Haren por considerar que la comercialización por esta última sociedad de determinado calzado vulnera la marca de la que es titular el Sr. Louboutin.

 

El artículo 3.1.e) inciso iii) de la Directiva regula las causas de denegación o de nulidad de una marca y dispone lo siguiente:

 

“1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

 

      e) los signos constitutivos exclusivamente por:

    

1. 1. 1. La forma impuesta por la naturaleza misma del producto,
      2. La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
      3. La forma que dé un valor sustancial al producto.”

 

El Convenio Benelux de Propiedad Intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos), firmado en La Haya por Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, dispone en su artículo 2.1 lo siguiente:

“1. Se considerarán marcas individuales las denominaciones, dibujos, impresiones, sellos, letras, cifras, formas de los productos o de su presentación y cualesquiera otros signos que puedan ser objeto de una representación gráfica que sirvan para distinguir los productos o servicios de una empresa.

2. No obstante, no podrán considerarse marcas los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, que dé un valor sustancial al producto o que sea necesaria para obtener un resultado técnico.”

 

El 28 de diciembre de 2009 el Sr. Louboutin presentó una solicitud de registro de marca del Benelux en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, que se registró el 6 de enero de 2010 para productos de la clase 25 del Arreglo de Niza que corresponden a la descripción siguiente: “Zapatos (con excepción del calzado ortopédico”. La marca se representa del siguiente modo:

 

 

En la solicitud de registro, la marca se describe según se indica a continuación: “La marca consiste en el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)”. El 10 de abril de 2013 se modificó la marca y se limitó el ámbito de protección de la misma a “zapatos de tacón alto (con excepción del calzado ortopédico).

 

Van Haren, titular de establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos, vendió durante 2012 zapatos para mujer de tacón alto con la suela revestida de color rojo. El 27 de mayo de 2013, Louboutin incoó ante el Tribunal de Primera Instancia de La Haya una acción por violación de la marca controvertida frente a Van Haren y el 17 de julio de 2013, dicho órgano jurisdiccional dictó una sentencia en rebeldía parcialmente estimatoria de las pretensiones de Christian Louboutin. Van Haren formuló oposición contra dicha sentencia alegando la nulidad de la marca controvertida en base al artículo 2.1.2) del Convenio Benelux. Según Van Haren, la marca de Louboutin es una marca figurativa bidimensional, constituida por una superficie de color rojo.

 

El Tribunal de la Haya consideró que el color rojo estaba indisociablemente vinculado a una suela de zapato así que dicha marca no podía calificarse de simple marca figurativa bidimensional tal como decía Van Haren. El mismo Tribunal señaló que, en otoño de 2012, “en Benelux una parte considerable de los consumidores de zapatos para mujer podía identificar los zapatos de Louboutin y distinguirlos de los de otras empresas”.  El órgano jurisdiccional remitente consideró, además, que la suela de color rojo da un valor sustancial a los zapatos comercializados por Christian Louboutin porque ese color forma parte de la apariencia de este tipo de calzado, señalando que Louboutin utilizó el color rojo por razones estéticas y fue en un momento posterior cuando lo concibió como una identificación de origen.

 

Por tanto, en la medida en que la marca controvertida consiste en un color aplicado en la suela de un zapato se planteó la cuestión de la excepción establecida en el art. 3.1.e) inciso iii) de la Directiva 2008/95. El Tribunal se preguntó si el concepto forma se limitaba a las características tridimensionales de un producto, como son el contorno, las dimensiones y el volumen, o si comprende otras características no tridimensionales de un producto, y por ello decidió plantear la siguiente cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia:

 

«¿Se limita el concepto de “forma” en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la [Directiva 2008/95] —en sus versiones alemana, inglesa y francesa, respectivamente, form, shape y forme— a las características tridimensionales del producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?»

 

CONCLUSIÓN DEL ABOGADO GENERAL Y DECISIÓN DEL TJUE

 

Ante esta cuestión, el Abogado General Maciej Szpunar entendió que la marca registrada por Louboutin era una marca de forma y no de color y por tanto sí que incurría en dicha prohibición ya que se trataba de una forma que daba un valor sustancial al producto y, por tanto, no susceptible de registro de marca por ser una prohibición absoluta.

 

En el Derecho de marcas el concepto de forma se entiende como un conjunto de líneas o de contornos que delimitan el producto de que se trate en el espacio, y no se entiende que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma. No obstante, se planteó si un color determinado cuando se aplica en un lugar específico del producto (la suela en este caso) constituía una forma.

 

El Tribunal de Justicia precisó que, si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeñan un papel en la delimitación del color en el espacio, no pudo considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue mediante el registro de marca no es la protección de dicha forma, sino únicamente la de la aplicación de un color en un lugar específico del producto. La marca controvertida no consiste en una forma de suela de zapato de tacón ya que se indica claramente que el contorno del zapato no forma parte de la marca sino que únicamente sirve para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro.

 

En cualquier caso, no cabe considerar que un signo como el controvertido esté constituido exclusivamente por la forma cuando su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido. En consecuencia, el  TJUE respondió a la cuestión prejudicial planteada interpretando que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto no está constituido exclusivamente por la forma, en el sentido del art. 3.1, e) inciso iii) de la Directiva 2008/95/CE.

 

Sin embargo la última palabra la tenía el Tribunal nacional competente, así que el Tribunal de la Haya era quien debía emitir el veredicto definitivo. Éste también falló a favor de Louboutin y concluyó que Van Haren había infringido su marca registrada y que, por tanto, ya no podía fabricar ni comercializar zapatos con la suela roja porque Louboutin posee los derechos exclusivos. Es decir, el color rojo como marca de posición en la suela de un zapato de tacón alto puede ser percibido por una parte considerable de los consumidores como un signo asociado a un fabricante y ser merecedor como tal de la correspondiente protección.

 

 

OTROS CASOS RELACIONADOS: LOUBOUTIN CONTRA YSL

 

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En el año 2011 el equipo legal de Louboutin presentó una demanda por infracción de marca registrada ante un Tribunal Federal de Nueva York contra la casa Yves Saint Laurent. Louboutin consideraba que YSL había infringido su marca registrada al comercializar un zapato de tacón monocromático rojo. Alegó que ambas marcas vendían sus productos en los mismos lugares y que era fácil confundir al consumidor sobre el origen empresarial del producto así que YSL se aprovecharía injustamente de la buena voluntad, de la reputación y el prestigio que Louboutin había logrado durante más de veinte años confeccionando artículos de alta calidad.

Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., No. 11-3303 (2d Cir. 2013)

 

El Tribunal de Apelación afirmó que la suela roja de Louboutin había adquirido distintividad por el uso (secondary meaning) y tenía carácter distintivo para identificar los productos de Louboutin. Sin embargo, a pesar de que se reconoció el carácter distintivo de la suela roja, YSL ganó el pleito porque se consideró que la marca de Louboutin no se extendía a los zapatos rojos monocromáticos (la suela tiene que contrastar con el color del zapato).

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