Enrique Ortega Burgos

 LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL TRADE DRESS O IMAGEN COMERCIAL.

 CONOCE CÓMO FUNCIONA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DENOMINADO COMO TRADE DRESS O IMAGEN COMERCIAL.

 

Los empresarios utilizan hoy novedosas maneras de presentar sus productos y servicios con el objetivo de ganar clientela segura y aumentar sus niveles de venta, las cuales se les ha dado en llamar “trade dress”, una expresión compuesta por los vocablos “trade” y “dress”, que traducidas al español significan comercio y vestido respectivamente; y en su conjunto supone la vestimenta de algo comercializable, o la manera o la forma de presentar ese algo en el tráfico.

El Trade Dress es el conjunto de elementos que identifican un producto, un servicio o un establecimiento determinado, y que permiten crear una diferenciación frente a aquellos comercializados en el mercado por terceros competidores.

 

¿Qué es la protección de la imagen comercial?.

 

La imagen comercial o trade dress es un término que describe la apariencia de un producto o su empaque. Y, en términos legales, resulta necesario diferenciar este concepto de otros como el comúnmente conocido como marca o diseño industrial. De hecho, mientras que la ley de marcas tradicional protege las palabras y los logotipos, la imagen comercial protege la apariencia exterior, lo estético. Sin embargo, para que la imagen comercial esté protegida, el público debe poder identificarla a través de publicidad, promoción y ventas sólidas.

 

No obstante su regulación varía en función del territorio.

 

 

Tal es así que en Reino Unido, la imagen comercial puede protegerse bajo el paraguas de la ley de competencia desleal, de tal manera que, se entiende la falsificación como un recurso del derecho consuetudinario para proteger una marca comercial no registrada.

Sin embargo, en Estados Unidos, la protección de la imagen comercial está destinada a proteger a los consumidores; para evitar que un consumidor compre un producto creyendo que es otro. De hecho, en Estados Unidos, al igual que las marcas comerciales, la imagen comercial de un producto está legalmente protegida por la famosa Ley Lanham, el estatuto federal que regula las marcas comerciales y la imagen comercial.

Así es como, según los tribunales federales, la protección de la imagen comercial sigue una regla general, reconociendo que la Ley Lanham protege las marcas registradas, así como la imagen comercial no registrada.  Concretamente, esto último se desprende de lo recogido en el artículo 43 (a) de la Ley Lanham, al ponerse de manifiesto que la imagen comercial de un producto puede protegerse sin un registro formal en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).  

En parte, la sección 43 (a) establece lo siguiente:

Cualquier persona que, en o en conexión con cualquier bien o servicio, o cualquier contenedor de bienes, utilice en el comercio cualquier palabra, término, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos, o cualquier denominación de origen falsa, falsa o engañosa. descripción de un hecho, o representación falsa o engañosa de un hecho, que

De tal manera que, este precepto permite al propietario de una imagen comercial en particular demandar a un infractor (una persona o entidad que copia ilegalmente esa imagen comercial) por violar la sección 43 (a) sin registrar esa imagen comercial en ninguna agencia formal o sistema (a diferencia de los requisitos de registro y solicitud para hacer cumplir otras formas de propiedad intelectual, como las patentes). Por lo general, se considera que proporciona protección de “derecho consuetudinario federal” para la imagen comercial (y las marcas comerciales).

 

 

Para aquellos que quieran demandar por infracción de imagen comercial bajo la Ley Lanham, el demandante debe probar que:

 

La imagen comercial ha obtenido un secondary meaning en el marketing;

La imagen comercial de dos productos competidores es muy similar;y

Las características de la imagen comercial no son funcionales.

 

Ahora bien, para que la imagen comercial tenga un secondary meaning, es necesario que el público, entendiendo éste como el consumidor medio, pueda identificar el origen empresarial del producto y/o establecimiento por su presencia en el mercado. Luego, es ahí donde los usos similares de otros fabricantes pueden causar confusión entre el público.

Ante tal situación, los Tribunales deberán identificar y analizar una serie de factores con el objetivo de determinar si existe o no una “probabilidad de confusión”. Estos factores incluyen, entre otros:

 

¿Cómo se realiza el registro de la imagen comercial?.

 

Para garantizar el nivel de protección de la imagen comercial, ésta puede registrarse con el UPSTO, ya sea en el Registro principal o en el Registro complementario. Si bien es cierto que el registro en sí mismo no es imprescindible para otorgar a la imagen comercial de protección legal, no obstante, éste ofrece una serie de ventajas.

Concretamente en el Registro Principal, un registrante obtiene un uso constructivo y un aviso constructivo a nivel nacional, lo que evita que otros utilicen o registren la imagen comercial de ese registrante (sin impugnar el registro). Mientras que,  a través del registro bajo el Registro Complementario lo que se permite es proteger su imagen comercial en países extranjeros, aunque las protecciones son mucho más limitadas que las protecciones bajo el Registro Principal en los Estados Unidos.

No obstante, y a pesar de que se recomienda su registro, la realizar en la práctica es que puede resultar difícil obtener protección para la imagen comercial, por dos motivos principales: el primero es por la obligación que recae sobre los solicitantes de demostrar que el diseño tiene un secondary meaning para los consumidores en el mercado y, el segundo, es debido a los límites impuestos por la doctrina de la funcionalidad.

De hecho, para obtener el registro en el Registro Principal o la protección del derecho consuetudinario en virtud de la Ley Lanham, una imagen comercial no debe ser “funcional”. Es decir, la configuración de formas, diseños, colores o materiales que componen la imagen comercial en cuestión no deben tener una utilidad o función más allá de crear reconocimiento en la mente del consumidor.

No podemos obviar el hecho de que lo que se considera “funcional” depende del producto específico o del objeto que se busca proteger.  Por ejemplo, el color rojo en una línea de ropa puede no ser funcional (y por lo tanto parte de una imagen comercial protegida) mientras que el mismo color en una señal de alto sería funcional porque el color rojo cumple la función de alertar a los conductores. (y, por lo tanto, no sería parte de una imagen comercial protegida).

A lo que hay que añadir que, para obtener tal registro una imagen comercial debe ser “distintiva”. Esto significa que los consumidores perciben una imagen comercial en particular como una identificación de la fuente de un producto. Con la particularidad de que ese carácter distintivo debe ser a través del secondary meaning lo que significa que, aunque una imagen comercial no es distintiva en su apariencia, el uso de la imagen comercial en el mercado ha creado una asociación entre esa imagen comercial y el consumidor.

 

¿Por qué es importante la protección de la imagen comercial?

 

Luego, si lo que se pretende es introducir en el mercado un diseño de un producto o una marca comercial claramente distintivo, existirán más posibilidades de reclamar derechos sobre dicha marca comercial e imagen comercial. Por esta razón, es importante comercializar el producto de manera efectiva y tener pruebas de ese marketing. De ahí que sea tan importante la protección de la imagen comercial, ya que ayuda a las empresas que desean identificarse fácilmente mediante una marca comercial, con independencia de cómo se presente en el mercado.

Ahora bien, no podemos obviar el hecho de que existe una serie de vicisitudes que se pueden dar en la práctica y que afectan directamente a la imagen comercial:

¿Existen otras formas de proteger la imagen comercial?

 

Por otra parte, cabe destacar que la protección de la imagen comercial también puede aplicarse a productos que han tenido o podrían haber tenido una patente de diseño. Esto se aplica incluso si la patente de diseño ha expirado o nunca se obtuvo. Lo que quiere decir en otras palabras,  es que se puede proteger simultáneamente un producto con una imagen comercial y una patente de diseño, además de que puede usar una imagen comercial cuando una patente de diseño ya no sea válida.

 

Veamos la definición de patent design que nos da USPTO:

 

A design consists of the visual ornamental characteristics embodied in, or applied to, an article of manufacture. Since a design is manifested in appearance, the subject matter of a design patent application may relate to the configuration or shape of an article, to the surface ornamentation applied to an article, or to the combination of configuration and surface ornamentation. A design for surface ornamentation is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone. It must be a definite pattern of surface ornamentation, applied to an article of manufacture.

In discharging its patent-related duties, the United States Patent and Trademark Office (USPTO or Office) examines applications and grants patents on inventions when applicants are entitled to them. The patent law provides for the granting of design patents to any person who has invented any new, original and ornamental design for an article of manufacture. A design patent protects only the appearance of the article and not structural or utilitarian features.

 

Esto se debe a la naturaleza de las dos leyes. El punto de inflexión está en que cuando expira la patente de diseño, aunque otras empresas puedan copiar su diseño, lo que no pueden es causar confusión entre sus productos y los suyos. De tal manera que, la patente de diseño protege el diseño de un producto y le otorga exclusividad sobre el diseño durante un período determinado. Incluso si no fabrica ni vende el producto, está protegido por una patente de diseño; mientras que la imagen comercial lo que protege es su inversión en marketing y publicidad cuando ha creado una imagen particular para su producto y los consumidores asocian esa imagen exclusivamente con su producto.

Y, evidentemente, a pesar de que se permite la acumulación de ambos regímenes de protección, como las patentes de diseño y la imagen comercial protegen cosas diferentes, los requisitos son diferentes para ambos.

En el caso de la patente de diseño, en primer lugar, el diseño debe ser nuevo y no puede ser una variación de un diseño ya existente, además de que debe tener una naturaleza ornamental, en lugar de puramente funcional; mientras que, una imagen comercial debe ser algo que sea distintivo y conecte al consumidor con el producto, es decir, el consumidor debe poder reconocer instantáneamente la fuente de la imagen comercial y a diferencia de una patente de diseño, no puede ser funcional de ninguna manera.

A lo que hay que añadir que el periodo de duración también varía puesto que las patentes de diseño tienen un límite temporal (generalmente 15 años) mientras que, la imagen comercial teóricamente puede existir para siempre. Luego, debemos tener en consideración ambas vías legales de protección, sobre todo, el hecho de que las patentes de diseño son beneficiosas para todos aquellos supuestos en los que se involucra la imagen comercial.

Ejemplos de protección de imagen comercial o trade dress.

 

En el caso de Gray et al. vs. Meijer Inc., el demandante argumentó que un diseño que promocionaba su marca de palomitas de maíz era distintivo y que cumplía con todos los requisitos necesarios para conferirle la protección bajo la imagen comercial. Mientras tanto, el acusado comercializó las palomitas de maíz del demandante, al mismo tiempo que su propia marca de palomitas de maíz. Este hecho provocó que la línea de palomitas de maíz del demandante se suspendiera posteriormente debido a las malas ventas. Razón por la cual se cuestionó si el demandante tenía derechos sobre la imagen comercial, ya que el demandado y el demandante parecían comercializar el mismo producto en envases similares.

Caso similar fue el de Wal-Mart Stores Inc. vs. Samara Brothers Inc., el cual se inició con la demanda presentada por Samara Brothers en la que argumentaba que Wal-Mart violó sus derechos de imagen comercial ya que estaba comercializando una línea de ropa para niños similar.

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REFERENCIAS EXTERNAS DE INTERÉS

https://www.justia.com/intellectual-property/trademarks/trade-dress/

https://www.upcounsel.com/trade-dress-protection

https://www.law.cornell.edu/wex/trade_dress

https://www.marks-iplaw.jp/practice/tradedress/

 

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