A menudo me preguntan sobre si realmente hay Fashion Law en Chile, es decir, si efectivamente se dan en Chile casos relevantes para la industria de la moda que uno pueda encasillar en la categoría del Fashion Law. En el presente artículo les hablaré de uno de los casos más relevantes de Fashion Law que se han dado en Chile: “ Michael Kors, L.L.C. con Abumohor y otros”[1].
EL COMIENZO
En 1989, fue constituida la sociedad comercial Tracciati Limitada, en la cual Pablo Abumohor Mohor y María Soledad Asfura Kuncar eran socios y de la cual tenían la representación en conjunto. En el año 1998 ésta sociedad inscribió la marca Michael Kors en relación a las especies de la clase 25. A través de esta sociedad, se comercializaban productos bajo la marca Michael Kors.
En marzo del año 2011, por sentencia firme[2] de INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) fue anulado el mencionado registro marcario, puesto que éstos lo habían obtenido ilegítimamente, lo cual implica que desde esa fecha sólo puede hacer uso de la marca Michael Kors, su titular Michael Kors, L.L.C. La razón de lo anterior, es que Comercial Tracciati Ltda incurrió en una causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 20 letra f) de la Ley 19.039 que señala que no podrán registrarse como marcas “Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”. La sentencia de INAPI señala que “el registro de autos ampara una marca usada y registrada profusamente en el extranjero previamente a nombre de un titular distinto de la sociedad demandada, y cuya razón social presenta identidad con el signo de autos”. Como muchos deben saber, Michael Kors L.L.C. cuenta con registros de la marca Michael Kors para distinguir productos de la clase 25 a lo menos desde 1989 en muchos países como Australia, Francia, Gran Bretaña, y Estados Unidos.
Se podría pensar que con el fallo de INAPI que declara nulo el registro que Comercial Tracciati hizo de la marca Michael Kors el asunto quedaría ahí, sin embargo, en los hechos no fue así.
QUERELLA CRIMINAL
En el año 2013, Michael Kors L.L.C se enteró de la comercialización a gran escala de productos falsificados bajo la marca Michael Kors, en el conocido Barrio Patronato. Conforme con lo anterior, Michael Kors L.L.C. interpuso una denuncia criminal[3] al amparo de las normas de la Ley de Propiedad Industrial. Como se indica en el texto de una posterior demanda civil[4] “en el Local Comercial (…) se comercializan productos falsificados bajo la marca de Michael Kors, L.L.C., los que eran ofrecidos al público bajo la apariencia de legitimidad, agregándosele falsas etiquetas y signos distintivos de los productos (…). En la fachada del local comercial señalado se ubicaba, además, un letrero de grandes dimensiones en el que se leía la marca ‘MICHAEL KORS’, todo lo cual tenía por objeto hacer creer que en dicho establecimiento se comercializaban productos originales o auténticos (…)” de la marca Michael Kors.
¿Quién podria comercializar falsificaciones de Michael Kors y venderlas como originales? Probablemente el mismo tipo de personas que inscribe una marca mundialmente conocida como suya. Como fue comprobado, el local comercial en el cual se comercializaban estas falsificaciones pertenecía a la sociedad Textil Terranova Limitada, y en la cual tenía también su domicilio la sociedad comercial Tracciati Limitada. La sociedad Comercial Textil Terranova Limitada -cuyo nombre de fantasía es Tracciati– fue constituida en Septiembre de 2012 por Pablo Abumohor Mohor, María Soledad Asfura Kuncar y otros, la cual sería administrada por Pablo Abumohor Mohor.
El 11 de Agosto de 2014 el 3º Juzgado de Garantía de Santiago dictó sentencia penal condenatoria en contra de los querellados Pablo Abumohor Mohor y María Soledad Asfura Kuncar, como autores del delito que contempla el artículo 28 a) de la Ley 19.039, en grado consumado, decretando la pena de multa de 250 Unidades Tributarias Mensuales, a beneficio fiscal por cada uno de los condenados, el comiso de las especies incautadas, más las costas procesales por partes iguales entre ambos condenados. La letra a) del mencionado artículo señala precisamente que “Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E”.
El artículo 19 bis E de la Ley de Propiedad Industrial señala que “El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso”. En el caso de autos claramente no nos encontramos en una hipótesis del 19 bis E, puesto que la sociedad querellada en ningún momento contó con la autorización de Michael Kors L.L.C.
Es muy interesante que la letra a) del artículo 28 de la mencionada ley diga “los que maliciosamente usen”, éste es un caso en que el dolo salta a la vista, no solo por el hecho de vender productos falsificados con etiquetas de la marca, con el nombre de la marca, sino también por el hecho de que hay una sentencia de 2011 que los querellados simplemente decidieron ignorar para seguir con su propósito, el hacer uso de la marca Michael Kors en Chile como si fuera suya y sacar provecho de ello.
Éste es sin duda uno de los casos más relevantes de piratería marcaría que se ha visto en Chile en los últimos tiempos, y no es casualidad que Michael Kors decidiera contratar para su defensa los servicios legales de Alessandri, que es uno de los estudios de abogados más importantes del país.
[1] Rol Nº C-23226-2014
[2] Fallo Nº 152013 del año 2011, de la INAPI
[3] RUC 1300467198-2, RIT 5864-2013
[4] Rol Nº C-23226-2014
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