La infracción de la marca Longchamp en Groupon: Resumen de la sentencia núm. 401/2017 de 15 de septiembre de 2017 de la Audiencia Provincial de Madrid
El caso es SAP M 14041/2017, de 15 de septiembre de 2017
En abril de 2014, Longchamp, una marca reconocida a nivel global por su modelo de bolso ‘Le Pliage’, presentó una demanda contra Groupon, el portal online de venta de cupones, y Sarawasti Decomisos S.L., también conocido como “Priasuk”. La demanda deviene de la venta de bolsos similares a ‘Le Pliage’ en el portal de Groupon. Se presenta la demanda alegando infracción de marca, de derechos de autor y competencia desleal.
ACCIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, MARCAS Y COMPETENCIA DESLEAL
Infracción de la marca Longchamp: se considera que existe infracción de marca registrada cuando un tercero, sin permiso del propietario de la marca, utiliza la marca registrada. En este caso, las demandantes señalan que Longchamp puede impedir que terceros no autorizados utilicen su marca para distinguir productos de la clase 18, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.2 a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).
Infracción de derechos de autor: Según la EUIPO, se trata de la utilización de una obra ajena sin contar con la previa autorización del autor y sin que la ley lo autorice expresamente. Según la Exposición de Motivos y la Disposición Adicional Décima de la Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI), la protección que se reconoce al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario. Corresponde a las actoras probar que su modelo de bolso es distinto a las obras preexistentes y que por tanto goza de el grado de creatividad y de originalidad necesario. Partiendo, por tanto, del carácter singular del bolso cuestionado, la Audiencia ha de analizar si cuenta con el suficiente grado de originalidad para ser considerado como obra plástica aplicada, en el sentido del artículo 10 e) del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
Actos de competencia desleal: Engloban actos de confusión y explotación de la reputación ajena. Según expresa el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Se incluyen en esta definición a los actos de publicidad ilícita (artículo 18 LCD) al conformar actos de publicidad desleal en el sentido a que se refiere el artículo 12 LCD. Por ejemplo, haciendo uso de signos distintivos ajenos con la finalidad de captar el interés de los consumidores y aprovecharse de la reputación ajena.
ANTECEDENTES DE HECHO
En diciembre 2012 y enero de 2013, Groupon vendió cupones en su portal para la compra de los bolsos de PRIASUK que plagian el modelo 1623 ‘Le Pliage’ de la marca Longchamp. En la página web de Groupon, las fotos del producto se acompañaron “con reclamos tales como ‘dale un toque francés a tu outfit con un bolso plegable de estilo Longchamp’ o ‘bolso plegable estilo Longchamp, lujo asequible con un toque francés’. Estos productos también se encontraban en la página web de Priasuk.
LONGCHAMP S.A.S y la sociedad de su CEO, JEAN CASSEGRAIN, S.A.S., quién ostenta los derechos de propiedad industrial e intelectual y titular de la marca internacional denominativa nº 212.226 consistente en la denominación «Longchamp», plantearon esta demanda con el objetivo de conseguir el cese de la venta de estos bolsos.
Comparativa de bolsos: Bolso ‘Le Pliage’ de Longchamp a la izquierda y los bolsos “Benzi” de Priasuk
DEMANDA – 1ª INSTANCIA
Las demandantes alegaron:
Infracción de la marca Longchamp en los términos señalados por los apartados 2b), d) y e) del art. 34 ley 17/2001 del 7 de diciembre de Marcas por el uso de la marca Longchamp en la publicidad del producto. Sostienen que la marca es notoria en el sector de la moda y complementos, y por eso, con arreglo al artículo 34.2 c) LM , la protección no se supedita a la concurrencia del riesgo de confusión, cuando, como en este caso, la infracción implica un aprovechamiento indebido de la reputación de Longchamp, así como un menoscabo del carácter distintivo y de su notoriedad. Al mismo tiempo, consideraron que se habría de impedir el uso de signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que generan confusión en los consumidores. Para esto se ampararon en el artículo 34.2 b) LM.
Infracción de derechos de autor: Para las actoras, el bolso modelo 1623 ‘Le Pliage’ es una creación de carácter artístico al ser una obra original, en la categoría de ‘obra plástica aplicada’ y protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Aportaron informes, estudios y datos sobre el valor artístico y el reconocimiento en el mercado del bolso. En particular, presentaron: documentos relativos al proceso de creación del modelo (documento núm. 20); copia de algunos bocetos realizados por el autor (documento núm. 20 bis); extractos del libro conmemorativo del 60 aniversario de Longchamp (documento núm. 21); copia de sentencias dictadas por tribunales de otros países que confirman la originalidad del bolso (documento núm. 23); informe técnico de la experta e investigadora en moda, doña Fermina (documento núm. 24); diversos artículos que reflejan el carácter emblemático del bolso (documento núm. 25); y un extracto del libro «A Century of Bags, en el que el bolso ‘Le Pliage’ figura como una de las creaciones de bolsos del siglo XX.
Actos de competencia desleal: Alegan competencia desleal en virtud de los artículos 11.2, 12, 18 y 20 de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal. Consideran que la explotación de la reputación de la marca Longchamp en la publicidad, y en el mensaje “estilo Longchamp” son actos de publicidad ilícita que inducen a la confusión y la asociación del producto en venta con la marca.
Por tanto, las actoras consideran que la sociedad Cassegrain está facultada para ejercitar las acciones recogidas por los artículos 40 y 41 LM e insta el cese de la oferta por infracción de la marca Longchamp, de derechos de autor y por competencia desleal.
CONTESTACION DE LA DEMANDA
En contestación a la demanda, SARAWASTI
- No reconoce la notoriedad de la marca Longchamp.
- Afirma que su producto no lleva el logo de Longchamp, y guarda muchas diferencias con respecto al bolso modelo 1623 ‘Le Pliage’ (es decir, no se trata de una imitación).
- No genera confusión.
- Defiende que los mensajes publicitarios los eligió Groupon.
- Considera que el bolso modelo ‘Le Pliage’ no es una obra artística por no tratarse de una obra original.
En contestación a la demanda, GROUPON
- Menciona el número de bolsos vendidos en su portal.
- Niega que el bolso de Longchamp sea una obra de carácter artístico.
- No considera suficiente la información aportada por Longchamp sobre la notoriedad de su marca.
- Niega haber intervenido en la publicidad que acompañaba el bolso, y se define como mero prestador de servicios que carecía de conocimiento acerca de la posible ilicitud de la oferta o la lesión que podía generar a terceros.
SENTENCIA EN 1ª INSTANCIA (18/11/2015, Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid)
La sentencia recurrida resultó parcialmente estimatoria.
La jueza desestimó las siguientes pretensiones:
Sin embargo, la juez de lo Mercantil estimó la existencia de actos de imitación desleal (art. 11 LCD) y de aprovechamiento indebido de la reputación ajena (art. 12 LCD) en la publicidad del producto. Consideró además que ambos codemandados eran responsables por el contenido de la publicidad en el portal de Groupon. Para la juez, el uso de la marca Longchamp constituía una práctica engañosa y que generaba confusión o asociación en los consumidores, afectando asimismo su comportamiento económico.
La sentencia acabó condenando a los codemandados a cesar en la comercialización de los bolsos en cuestión, así como la retirada y destrucción de los mismos y la indemnización por enriquecimiento injusto a las sociedades Longchamp y Cassegrain.
RECURSO DE APELACIÓN
- Longchamp y Cassegrain formularon recurso de apelación alegando que el modelo era una obra artística y que por tanto no era necesario que exista riesgo de confusión para ejercer la acción.
- Al mismo tiempo, Groupon impugnó la sentencia señalando que existen grandes diferencias entre el bolso de las actoras y el que se ofreció en venta a través de su canal online (impugna la imitación) y defiende que no tuvo intervención alguna en la reproducción y distribución de los productos infractores. Rechaza responsabilidad por la explotación de la reputación ajena (infracción de la marca).
SENTENCIA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID (15/09/17)
La Sala de la Audiencia Provincial de Madrid estima
- Que los bolsos PRIASUK y BENZI del demandado son imitaciones de ‘Le Pliage’
- Que atendiendo al amplio concepto que al respecto expresa el artículo 140 LPI, en este caso, ha habido infracción de los derechos de autor, así como infracción de la marca Longchamp por parte de los codemandados.
- Que además existía abuso de reputación ajena. Considera que se utiliza la marca ajena para hacer publicidad de productos no asociados a dicha marca. Este uso afecta a la reputación de la marca, en la medida en que se vulgariza el signo y se diluye su capacidad distintiva. Además, concluye que el uso publicitario de la marca, en el modo en que se ha hecho, genera riesgo de asociación en el sentido de transmitir la idea de un vínculo económico o comercial entre el titular de la marca y el infractor. Descarta la utilización del signo en cumplimiento de una función descriptiva porque “la marca Longchamp no expresa en el lenguaje común las características de ninguna clase de bolso”.
La Audiencia no aplica la Ley de Competencia Desleal
La Audiencia no aplica la Ley de Competencia Desleal (LCD), particularmente los artículos 11 y 12, al considerar que la protección de la propiedad intelectual y del signo distintivo de la marca Longchamp quedaron suficientemente protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Marcas. Estima que el bolso estaba “amparado frente a las imitaciones por el derecho de propiedad intelectual de las actoras” lo que privaba de operatividad del artículo 11.2 LCD. Resulta pues incompatible la aplicación simultánea de los preceptos de la LCD y de la LPI.
Por lo que respecta al artículo 12 LCD, que protege las creaciones formales frente a actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, la Audiencia decide no aplicarla al considerar más adecuada la protección del signo marcario bajo el paraguas de la LM, que abarca tanto la función de origen como la función publicitaria, en aras de dar amparo a la distintividad y la reputación de la marca.
Por consiguiente, decide no duplicar la protección aplicando de forma simultánea la legislación de marcas y de competencia desleal.
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