En un procedimiento de oposición de marca ante la Oficina de Patentes de Japón (en adelante JPO) la marca de lujo Hermès ha obtenido una victoria al conseguir la cancelación del registro de la marca D. KELLY en la clase 18 de la Clasificación de Niza correspondiente a artículos de equipaje y bolsos, tarjeteros y billeteras, artículos de cuero, entre otros productos.
LAS PARTES
El solicitante es un ciudadano japonés que tiene tiendas tanto físicas como online de bolso de mano, bolsos de hombro, mochilas y otros artículos de moda relacionados. La marca D .KELLY es el nombre de su tienda y asimismo aparece en sus diseños de bolsos.
El nieto de Emile-Maurice, Jean-Louis Dumas fue el responsable de la diversificación y expansión que ha vivido la empresa en los últimos 35 años. La firma sigue en manos de la propia familia Hermès ya que ningún conglomerado ha conseguido adquirirla.
EL CONFLICTO
El registro de la marca posterior, D. KELLY, se solicitó el 25 de agosto de 2017 para designar productos de la clase 18 de la Clasificación de Niza, esto son, bolsos y artículo de viaje. La publicación del registro se realizó el 22 de mayo de 2018 sin ninguna acción por parte de la oficina examinadora, es decir, la JPO. Ante el registro de la marca posterior D. KELLY, Hermès se opuso a la misma y solicitó la cancelación de su registro por infracción del artículo 4 (1) (xi) y (xv) de la Ley de Marcas de Japón ya que consideraba que la marca posterior D.KELLY era muy parecida a su marca registrada anterior KELLY, la cual protege también productos ubicados en la clase 18 de la Clasificación de Niza.
La marca KELLY protege el famoso y exclusivo “Kelly bag” de Hermès, una pieza notable y de élite. Su popularidad se debió a que la princesa Grace Kelly aprovechó una aparición pública para posar con el bolso de Hermès sobre su vientre para ocultar las primeras curvas de su embarazo. Las fotografías dieron la vuelta al mundo y desde entonces había nacido un icono, el Kelly.
Volviendo a nuestro caso, ¿qué dice el artículo 4 (1) (xi) y (xv) de la Ley de Marcas de Japón que alegó la firma francesa de lujo?
El artículo 4 (1) (xi) de la Ley de Marcas de Japón dispone que no se podrá registrar una marca posterior cuando sea idéntica o muy similar a una marca registrada anterior. Es lo que en nuestra Ley de Marcas equivaldría a la prohibición relativa que describe el artículo 6.1. a) y b) el cual menciona que no podrán registrarse como marcas los signos:
a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o,
b) Que no se podrán registrar como marcas los signos “que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.
En base a dicho artículo, Hermès argumentó que la marca posterior se percibe como una combinación de “D” y “KELLY” y que la letra “D” carece de distinción suficiente, es decir, no aporta ningún significado ni tiene fuerza suficiente como para destacar. Por el contrario, la palabra KELLY sí que desempeña un papel importante dentro de la marca como indicador de la fuente empresarial. Por ello, la marca opuesta se considera muy similar a la marca registrada KELLY de Hermès y esto puede generar riesgo de confusión entre ambas marcas. Además a esto hay que añadirle que ambas marcas están registradas dentro de la misma clase y, por tanto, protegen la misma clase de productos (bolsos). Este hecho no hace más que aumentar la posibilidad de crear confusión a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos.
El riesgo de confusión es el riesgo de que el público pueda creer que los bienes o servicios comercializados proceden de la misma empresa o empresas económicamente vinculadas. Para evaluar dicho riesgo se deben evaluar ambas marcas globalmente, según la percepción del público pertinente y teniendo en cuenta factores como la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios cubiertos.
Hermès también alegó infracción del artículo 4 (1) (xv) de la Ley de Marcas de Japón el cual dispone que no se registrará una marca cuando pueda crear confusión con otros bienes o servicios conocidos de otra marca anteriormente registrada, en beneficio del propietario de la marca y de los consumidores. Lo que hace Hermès es invocar su notoriedad como marca dentro de Japón para obtener así una mayor protección marcaria; en nuestra Ley de Marcas está regulado en el artículo 8 relativo a marcas y nombres comerciales renombrados. Las marcas renombradas obtienen una amplia protección contra los infractores que se quieren aprovechar de su reputación comercial, es por ello que el legislador permite en estos casos romper el principio de especialidad.
Dado el alto grado de reputación que tiene la bolsa Kelly de Hermès, el público objetivo de Japón asociaría la marca D. KELLY con Hermès y confundirían el origen empresarial del producto pensando que están adquiriendo un producto relacionado con la marca francesa. Además cabe recordar que Japón es uno de los mayores mercados en cuanto a lujo se refiere, hecho que aumenta la notoriedad de la marca francesa. Por último, también se alega que Kelly no es un apellido común en Japón, por tanto: I) el término es más distintivo que “D” porque llama más la atención y II) es más fácil que el público lo asocie con la ya conocida marca Kelly de Hermès.
LA DECISIÓN
Como ya se ha adelantado la Junta de Oposición de JPO le dio la razón a Hermès y decidió cancelar el registro de la marca posterior. Vamos a analizar los argumentos que dio la Junta:
A partir de las pruebas presentadas Hermès ha demostrado que ha usado continuamente la marca alegada desde el año 1956 para nombrar a una bolsa inspirada en la princesa Grace Kelly de Mónaco. El bolso ha sido publicitado en revistas de moda y en publicidad, tanto física como digital, con frecuencia. Las ventas anuales presentadas alcanzan de 1.6 a 4.6 billones (en la moneda de Japón) que se traduce a una cantidad de 2.000 a 4.000 bolsos vendidos en los últimos quince años. Por tanto, la Junta admite el alto grado de reputación y popularidad que tiene la marca anterior KELLY como indicador de su origen empresarial, Hermès.
La Junta considera que la marca opuesta es una marca compuesta por “D” y “KELLY” con un punto en el medio de ambos. Dado que una letra alfabética carece de distinción, los consumidores relevantes percibirán la palabra “KELLY” como el elemento dominante de la marca y como un indicador de la fuente empresarial. En consecuencia, la marca posterior puede causar confusión si se identifica con la marca anterior de Hermès ya que ambas tienen una pronunciación y una apariencia idéntica – D. KELLY vs KELLY.
Ambas marcas protegen los mismos productos y en este caso concreto la JPO encuentra que el grado de similitud es muy alto porque el bolso de Hermès se conoce como el “Kelly bag” o bolso Kelly. Es muy probable que los consumidores relevantes confundan ambas marcas y asocien los productos comercializados bajo la marca D. KELLY con Hermès. Esto podría dañar la imagen de lujo y exclusividad que siempre ha intentado mantener la marca francesa. Por tanto, en base al artículo 4 (1) (xi) y (xv) de la Ley de Marcas de Japón el registro de la marca posterior D. KELLY debe ser cancelado.
Fuente: https://blog.marks-iplaw.jp/2020/05/03/hermes-kelly/
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