Lejos de resultar un titular sensacionalista, lo cierto es que Ferrari ha perdido su marca tridimensional para uno de sus coches más icónicos y caros, el Ferrari GTO 250[1]:
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El modelo, cuya protección marcaria ha tambaleado, es uno de los coches más icónicos de la escudería del Cavallino Rampante, fabricándose solamente 39 unidades entre los años 1962 y 1964, y siendo aprobado cada uno de los compradores por el propio Enzo Ferrari.
Todo comenzó en el año 2018, cuando se subastó un ejemplar de dicho modelo, alcanzando la cifra de venta más alta de la historia para un coche, 41 millones de euros; no es de extrañar que Ferrari estuviera exultante de alegría con tal victoria. Entretanto, no lejos de la sede central de Ferrari, en el mismo Modena, otra empresa decidía presentar ante la EUIPO una solicitud de caducidad por falta de uso de la citada marca tridimensional. Parece una historia de mal gusto pero, en la realidad, muchas veces supera la ficción.
¿Quién estaba detrás de dicha solicitud y por qué frente a un modelo tan icónico? La empresa promotora de la caducidad fue Ares Performance A.G. liderada por Dany Bahar, Ex-Vicepresidente comercial y de marca de la escudería italiana; el por qué de dicha solicitud, solo lo conocen ellos, no obstante, todo parece apuntar a que tratándose de una empresa de personalización de coches, interesan poder fabricar un modelo moderno del GTO 250 y, para ello, antes tenía que atacar y revocar los derechos marcarios de Ferrari, así se blindaban de no infringir derecho alguno de terceros.
Es evidente cuestionarse como un coche que se corona como el más caro de la historia, puede ser objeto de una caducidad (es decir, pérdida del derecho marcario) por no haberse usado, pero…si se acababa de subastar una unidad, esto no tiene sentido.
- Se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
- a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca de la Unión si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención.
Es decir, un tercero puede solicitar una acción de caducidad si la marca no ha sido usada -como está registrada- en los cinco años anteriores a la solicitud, en la Unión Europea y para los productos o servicios registrados.
Ares Performance es posible que jugase con cierta ventaja, habida cuenta de la vinculación de su líder a la escudería italiana, poniéndoles en un brete de demostrar que cumplía con los requisitos de dicho artículo. Pero, ¿por qué Ferrari solo ha podido demostrar que utiliza su marca para coches a escala protegidos en clase 28 pero no para coches normales (clase 12)?
La respuesta a esta pregunta es sencilla, la prueba aportada al procedimiento no cubría los requisitos anteriormente referenciados. Las cartas no estaban del lado de Ferrari, ya que hasta la propia firma en sus alegaciones indica que el modelo protegido como marca tridimensional se fabricó y comercializó entre los años 62 y 64 produciéndose pocas unidades. Es decir, la propia firma presume de lo limitado de su producto y del lapso de tiempo en el que se produjo la fabricación y comercialización. Esto ya nos demuestra que es posible que en la actualidad no puedan demostrar que las unidades vendidas se realicen por ellos mismos o por una empresa bajo su paragüas.
Ferrari parece olvidar que las subastas del coche, realizadas por terceras partes ajenos a ellos, escapan de su control y, por ende, no sirven para acreditar que haya un uso por su parte. Bien es sabido que una vez que el legítimo titular ha introducido un producto en el mercado con una marca, se ha agotado su derecho a prohibir a terceros su comercialización (art. 15 RMUE) y, mutatis mutandis, aplicándolo al procedimiento de caducidad, el uso realizado por un tercero no habilita al legítimo titular de la marca a demostrar que el producto está puesto en el mercado por él, salvo que medie una licencia de marca, aspecto que no ocurre en el caso de Ferrari.
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Pero no obstante no cumpliendo con uno de los requisitos, esto es quien está utilizando la marca, hemos de ir más allá, Ferrari acreditaba que la mayoría de las ventas de sus coches se realizaban fuera de la Unión Europea, por ejemplo, en subastas en Estados Unidos. ¿Sirve una venta en un tercer país para demostrar uso en la Unión Europea? La respuesta es evidente, no. Primero, no debemos de dejar de lado el hecho de que las marcas son territoriales, es decir, del lugar donde están registradas, y el hecho de que en otro país estén registradas o usadas no sirve para demostrar un uso en otro país. No obstante, podría acreditarse que aunque la venta se realice en otro territorio, hay cierta vinculación a la Unión Europea, esto es, un producto que se comercializa fuera de nuestras fronteras pero que se exporta a nuestro país, en este caso, quizá, podría servir para acreditar que hay uso dentro de nuestras fronteras. No obstante, aunque hubiesen acreditado lo anterior, seguirían enfrentándose al hecho de que la marca no ha sido usada por ellos sino por terceros.
En cuanto al plazo de tiempo, éste ha de comprender los cinco años anteriores a la fecha en la que se solicita la caducidad de la marca (en este caso 12 de diciembre de 2018). Aquí es evidente que, para los productos de mayor interés (coches) no cabe duda de que no se cumple el requisito pues la propia firma dejo de comercializar este coche en el año 64, es decir, hace más de 50 años.
No obstante, Ferrari sí que ha logrado acreditar el uso, por ellos mismos, de su marca tridimensional para coches en escala. Para éstos si que ha logrado acreditar que hay un uso efectivo, en el tiempo comprendido durante los cinco años anteriores a la fecha de solicitud de caducidad, y dentro del territorio de la Unión Europea.
En opinión de este Letrado, Ferrari ha fallado en dos cosas. Primera, el registro de la marca realizada en el año 2007, sobre un coche fabricado y comercializado en los años 60 es, ante todo, cuestionable y entraña ciertos mimbres de mala fe en el registro, de sobra eran conocedores que no estaban haciendo uso de su marca y que, en cualquier caso, el registro era anecdótico. Segundo, han fallado en intentar demostrar el uso dentro de la Unión Europea con documentos que, en nada, o poco, acreditan que dicho uso se esté llevando a cabo en los últimos cinco años.
No obstante, bien es cierto que, la escudería italiana ha perdido la batalla en cuanto su marca tridimensional para el modelo de coche en sí pero, en cualquier caso, continúa la protección de la creación del coche como derecho de autor eso sí, siempre y cuando, los diseñadores le cediesen a Ferrari sus derechos.
[1] Marca de la Unión Europea n.º 6543301, solicitada el 24 de diciembre de 2007 y registrada el 29 de septiembre de 2008, para productos de las clases 12, 25 y 28 del Nomenclátor Internacional, ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
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