FENDI ADELE S.R.L VS SHANGHAI YI LANG INTERNATIONAL TRADE CO.

CONOCE EL CASO DE FENDI CO LTD. VS SHAGHAI YI LANG.

Fendi Adele S.R.L. v. Shanghai Yi Lang International Trade Co., Ltd, Capital Outlets (Kunshan) Business Development Co., Ltd.

 

Finalmente, tras una dura batalla legal que ha durado, ni más ni menos que cinco años, el 4 de marzo de 2021, el Tribunal Superior del Pueblo de Shanghai anunció el fallo a favor de la marca de moda italiana. En el presente artículo vamos a realizar un análisis del caso y de la Sentencia que ha puesto fin al mismo.

Fendi Co. Ltd., fue creada en 1925 y, posteriormente, adquirida por LVMH Group.

Adele y Edoardo Fendi crearon la casa de moda en Roma en 1925. Con el paso de los años, se quiso mantener la esencia familiar, pasando el liderazgo de la marca, de generación en generación hasta que, en 1999, LVMH Moet-Hennesy y Prada llegaron a un acuerdo para adquirir Fendi, poniendo a cargo al presidente de LVMH, Bernard Arnault, y al presidente de Prada, Patrizio Bertelli. Sin embargo, a pesar de la venta, la gestión de la marca Fendi se mantuvo con las hermanas Fendi de tercera generación.

Han transcurrido cinco años desde que Fendi demandó a Pioneer Capital Outlets (Kunshan) Commercial Development Co. Ltd. Y a Shanghai Yilang International Trade Co. (en lo sucesivo, “Yi Lang”) por infracción de marca registrada y competencia desleal por el uso del nombre Fendi en escaparates y material de marketing.

El Tribunal reconoció que ambos acusados, con su conducta, estaban infringiendo la marca de servicio de la compañía y ejerciendo competencia desleal contra ella. Razón por la cual, no es de extrañar, que como primera medida se produjese el cierre de todas las tiendas en cuestión. Todo ello a pesar de que Yi Lang, estaba revendiendo únicamente productos auténticos de Fendi.

Finalmente la decisión ratifica las conclusiones de la sentencia de segunda instancia, que declaró la infracción realizada mediante el uso no autorizado de las marcas o nombres comerciales de FENDI en los letreros de una serie de tiendas que vendían productos de importación paralela.

El problema radica, principalmente, en dos cuestiones: la primera, que la Ley de Marcas china no reconoce la importación paralela como un delito y, la segunda, que el marco legislativo que regula las actividades que se desarrollan en el mercado gris es bastante difuso e insuficiente.

 

ANTECEDENTES DEL CASO

 

En septiembre de 2015, Kunshan Capital Outlets, operado por Pioneer Capital Outlets, abrió sus puertas al público. En este centro comercial se encontraban nueve tiendas, propiedad de Yilang Company, en donde se vendía productos de alta gama, entre los que destacaban marcas de lujo como Fendi o Loewe.

En dos ocasiones (octubre de 2015 y enero de 2016), un agente de Fendi Company, acudió al Centro Outlet Kunshan First y, en una de ellas, adquirió una billetera de la marca Fendi en una de las tiendas trabajadas por Yilang Company. Posteriormente, en marzo de 2016, el mismo agente inició sesión en la cuenta pública de WeChat del centro comercial y constató que la marca se había estado utilizando en los letreros, paneles de información de descuentos, embalajes de productos, recibos de venta, bolsas de compras, etc. dando a entender que, dicha tienda podría tratarse de una tienda Fendi. Tal fue así que incluso en la columna “Colección de marcas” de la cuenta oficial de WeChat, se llegó a publicar un artículo declarando que la marca italiana se encontraba en el Centro Outlet Kunshan First.

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

 

 Fendi Adele S.R.L. v. Shanghai Yi Lang International Trade Co., Ltd, Capital Outlets (Kunshan) Business Development Co., Ltd.

 

Lejos de lo que podamos pensar, a priori, la sentencia de primera instancia dictaminó que el uso de la marca y el nombre comercial de Fendi por parte de Yi Lang tenía como principal finalidad indicar el origen de los productos. Lo que provocó que se considerase que su conducta era consecuente con el uso justo y correcto de la marca, no dando lugar a ningún tipo de infracción.

Los cimientos del fallo del tribunal se basaron en una prueba de tres pasos, con el objetivo de determinar si se estaba dando un uso legítimo a la marca. El primer paso consta en demostrar si el uso por parte del actor era de buena fe y razonable; el segundo, determinar si era necesario dicha actuación; y el tercero, constatar si el uso concreto podría llegar a causar algún tipo de confusión en el consumidor medio. Asimismo, el debate giró en torno a la posible infracción de la categoría de marca 35, relativa a los servicios, ya que en el supuesto de que se considerase que Yi Lang estaba ejerciendo algún tipo de actividad asociada a la marca Fendi en dicho ámbito, se estaría ante una infracción de los derechos de marca de servicio de Fendi.

Según la conocida clasificación de Niza, la categoría 35 comprende los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en:

1. la explotación o dirección de una empresa comercial, o
2. la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o

 

Así pues, nos encontramos ante un tipo de clasificación que abarca un amplio rango de actividades relacionadas con el asesoramiento, planificación, publicidad, consultoría y otros servicios. Sin embargo, entre esas conductas no se incluye ni la venta al por mayor ni al por menor de productos básicos, lo que implica que el uso de Fendi por parte de Yi Lang, no constituiría en principio una infracción de la marca de servicio de Fendi.

Por otra parte, en lo que respecta a si la conducta realizada podría ser una conducta de competencia desleal contra la marca comercial de Fendi, el tribunal dictaminó que el empleo del logotipo de Fendi como únicamente se realizaba con el fin de indicar la fuente de procedencia de los bienes no constituiría una actividad propia de este tipo delictivo.

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

 

 

En definitiva, la primera sentencia no fue nada esclarecedora en lo que respecta a la búsqueda de una solución que pusiese fin a los distintos problemas que el uso de la marca por parte de Yi Lang le estaban ocasionando a la compañía.

Sin embargo, la segunda sentencia revocó el fallo de la primera al establecer que el uso por parte de Yi Lang por parte de la marca Fendi constituye una infracción de marca y un acto de competencia desleal, ya que el uso excesivo y reiterado de la marca podía sugerir al consumidor que Yi Lang tenía ciertas conexiones con la empresa Fendi, las cuales nunca habían tenido lugar.

Dentro de las pruebas propuestas, el tribunal citó una encuesta proporcionada por la marca de moda italiana en la que se ponía de manifiesto que 29 de los 42 consumidores que fueron encuestados consideraban que la tienda Yi Lang era operada o autorizada por Fendi como resultado del prolongado uso de la marca en relación con la venta de los productos de la misma. Razón por la cual, el Tribunal de Propiedad Intelectual de Shanghai determinó que el uso que Yi Lang hizo del logotipo no era un uso razonable o de buena fe. Asimismo, se decretó que dicho uso de la marca se asociaba con la actividad correspondiente a la «Operación y gestión empresarial» perteneciente a la categoría 35 de marca comercial de Fendi, por lo que, constituía una infracción contra la marca registrada.

En lo que respecta a si dicha conducta entra dentro del delito de competencia desleal o no, lo cierto es que la segunda sentencia determina que la actividad de Yi Lang es un claro caso de competencia desleal. Y esto es así conforme a lo establecido en el tercer capítulo de la Ley contra la Competencia Desleal de la República Popular China, concretamente en el artículo 21 donde se citan una serie de actos de competencia desleal contra marcas registradas, entre los que figura la transmisión de la marca registrada de otra persona, el uso del nombre comercial o nombre personal de otra persona sin su autorización o empleo, sin autorización del titular de la marca, utilización del embalaje o la decoración peculiar de productos notoriamente conocidos. De hecho, ante este tipo de comportamientos puede incluso revocarse la licencia comercial de la empresa implicada en el delito.

Al mismo tiempo, el tribunal de segunda instancia estableció que el nombre comercial “FENDI” ya ha adquirido cierto prestigio en el mercado y es conocido por un público relevante, por lo que, es susceptible de protección como marca renombrada conforme a la Ley de Competencia Desleal.

Izquierda: Tienda integrada de Yilang con «FENDI» escrito en el letrero de su tienda en Suzhou, provincia de Jiangsu. Derecha: Una de las tiendas operadas directamente por Fendi.

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR.

 

 

Finalmente, la sentencia definitiva dictada por el Tribunal superior coincidió con la sentencia dictada por el Tribunal de Segunda Instancia. Si bien es cierto que realizó una serie de aclaraciones sobre las cuestiones anteriores que nos disponemos a analizar con detenimiento:

 

1.  Si el uso del logotipo «FENDI» infringe la marca de servicio de Fendi.

 

La sentencia firme dictaminó que el uso del logo de FENDI como letrero entra dentro de la categoría de acto de venta de bienes, y, por tanto, no pertenece a una subclase de marca de servicio de la clase 35, a pesar de que presentaba ciertas similitudes en lo concerniente al propósito, contenido, método y temática. Sin embargo, la utilización del nombre de Fendi por sí solo, aunque presente cierto identificador distintivo, puede confundir fácilmente al público relevante, llegando a considerarse la idea de que existiera una conexión entre ambos negocios y sus respectivas actividades. Por lo tanto, sí que constituye una infracción de marca registrada.

 

2.  En qué criterio sostener si el uso de la marca es legítimo.

 

El Tribunal Superior de Shanghái revirtió la prueba aplicada por los tribunales de primera y segunda instancia, aclarando que respaldarse en la cuestión acerca de si el uso de una marca comercial causaría confusión entre el consumidor medio no sería un elemento preciso para determinar si el uso de la marca era o no legítimo. De hecho, incluso en el supuesto de que dicho uso pudiera causar confusión, el tribunal debía, en todo caso, decidir sobre el asunto basándose en cuestiones tales como: la naturaleza del propósito, si el método estratégico al que se recurrió era razonable o justificable, y si el uso se ajustaría con integridad a las costumbres comerciales. De tal manera y siguiendo los parámetros anteriormente mencionados, finalmente, el Tribunal Superior de Shanghai dictaminó que el uso hecho por Yi Lang no era justo ni legítimo.

Podemos respaldar estas declaraciones en la Ley de Marcas China, que conforme al artículo 57 del capítulo 7, relativo a la “Protección del derecho exclusivo a utilizar una marca registrada”, establece, entre otros motivos, que:

Una persona infringe el derecho exclusivo de utilizar una marca registrada si:

1. Utiliza una marca comercial que es idéntica a una marca registrada en relación con productos idénticos sin el consentimiento del propietario de la marca registrada;
2. Utiliza una marca comercial que es similar a una marca registrada en relación con productos idénticos, o usa una marca comercial que es idéntica o similar a una marca registrada en relación con productos similares, sin el consentimiento del propietario de la marca registrada, y puede crear confusión.

(7) cause, en otros aspectos, perjuicio al derecho exclusivo de otra persona a utilizar una marca registrada.

 

3.   Si el uso no autorizado de Yi Lang del logotipo de FENDI constituiría un acto de competencia desleal contra el nombre comercial de FENDI.

 

El Tribunal Superior de Shanghai decretó que un nombre comercial con cierto nivel de reconocimiento en el mercado podía protegerse como marca renombrada bajo el amparo de la Ley contra la competencia desleal.

Yi Lang vendía productos originales de FENDI, por lo que tal uso no causaría confusión de bienes entre los consumidores. Sin embargo, el empleo del logotipo y nombre comercial de la marca en el letrero del establecimiento podría indicar una cierta conexión entre el operador de la tienda y los propietarios del identificador comercial.

Dado que el establecimiento de Yi Lang no era una tienda operada directamente por FENDI, ni autorizada por la firma, existía una alta posibilidad de confusión al usar el logotipo de la marca como letrero, llevando al consumidor a creer que pudiera haber una relación directa entre la marca registrada y el operador de la tienda, tal y como reflejaron las encuestas.

En este sentido, la Ley de Marcas China recoge determinadas conductas respecto a la competencia desleal, que son necesarias tener en cuenta como el artículo 58 y 67 del Capítulo 7:

Artículo 58. Todo acto de utilización de una marca registrada o una marca notoria no registrada de otra persona como nombre comercial de una empresa constituirá un acto de competencia desleal y será tratado de conformidad con la Ley de Competencia Desleal. Ley de la República Popular China.

Artículo 67. Toda persona que, sin el consentimiento del titular de una marca registrada, utilice una marca idéntica a la marca registrada en relación con productos idénticos, si constituye un delito, será procesada conforme a la ley por su responsabilidad penal, además de indemnizar los daños que sufra el infractor.

En definitiva, el Tribunal Superior de Shanghai coincidió en que el uso del logotipo de FENDI constituiría un acto de competencia desleal contra el nombre comercial de la marca. Dando por finalizado, así, el último capítulo de la batalla legal entre ambas compañías, tras cinco años.