La Junta de Apelación de la Oficina de Patentes de Japón (JPO) ha confirmado la decisión del examinador de denegar el registro de la marca denominativa U.S. POLO ASSN debido a la similitud y al riesgo de confusión con la marca registrada anterior POLO propiedad de The Polo / Lauren Company.
DATOS DEL CASO
Decisión de la Oficina de Patentes de Japón (JPO) de agosto de 2020
PARTE SOLICITANTE
Asociación de Polo de los Estados Unidos como propietaria de la marca U.S. POLO ASSN
PARTE OPONENTE
The Polo / Lauren Company como propietaria de la marca POLO
MATERIA
Derecho de marcas, concretamente la denegación de registro de una marca.
¿QUIÉN EN LA ASOCIACIÓN DE POLO DE LOS ESTADOS UNIDOS?
El ADN y visión de U.S. POLO ASNN., es crear conciencia de marca con una visión global que expresa la fusión entre el deporte y una marca con distinción y tradición.
La Asociación de Polo nació en el año 1980 – en el 2020 conmemora su 130 aniversario – pero es en los años ochenta cuando nació el programa de licencias que gestiona sus marcas registradas (como U.S. POLO ASNN.) y promover el deporte del polo.
¿QUIÉN ES THE POLO / LAUREN COMPANY?
Ralph, tras casarse con Ricky en 1964 y vender las tiendas Brooks Brothers, en 1967 fundó la marca Polo y montó su propia boutique de corbatas. En 1972 se introduce por primera vez en sus diseños el logotipo del jugador de polo a caballo y dos años más tarde diseña el vestuario para la adaptación cinematográfica de “El gran Gatsby”.
Cinco años más tarde, debido al gran éxito que tuvo, presentó su primera colección femenina. En 1981 abre una tienda en Londres convirtiéndose en el primer americano en abrir una boutique en Europa. En 2015 Ralph anuncia que deja su cargo como consejero delegado de su propia marca aunque sigue siendo su diseñador – director creativo -.
POSICIONAMIENTOS
La Asociación de Polo de los Estados Unidos presentó la solicitud de registro de la marca denominativa U.S. POLO ASSN el 13 de enero de 2016 para proteger productos de la Clase 18 – bolsos y productos de cuero -.
El 12 de enero de 2018, el examinador de la JPO rechazó la solicitud de registro de la marca US POLO ASSN sobre la base de lo que dispone el artículo 4 (1) (xi) y (xv) de la Ley de Marcas de Japón. Según el examinador la marca US POLO ASSN contiene el término POLO (la parte fuerte de la marca), el cual es muy conocido como indicador de origen de la mercantil The Polo / Lauren Company en relación a la ropa y a los artículos de hogar. Por tanto, ambas marcas son similares y pueden llegar a causar confusión a los consumidores cuando se utilicen en los productos en cuestión.
El artículo 4 (1) (xi) prohíbe el registro de una marca posterior que sea idéntica o similar a una marca registrada anterior que designe productos idénticos o similares. En cuanto al artículo 4 (1) (xv) prohíbe el registro de cualquier marca que pueda crear confusión con otra marca registrada anterior.
U.S. POLO ASNN presentó un recurso contra la decisión del examinador de la JPO el 16 de abril de 2018. La JPO admitió que POLO tiene un alto grado de reputación y popularidad en el mercado y que cumple con la función de indicar su origen empresarial – The Polo / Lauren Company – en relación a la ropa y a los bolsos.
La empresa estadounidense Polo Ralph Lauren fue fundada en Nueva York en el año 1967 por el diseñador de moda Ralph Lauren. En los años 80 y 90 la marca se expandió y Ralph Lauren se convirtió en un fenómeno global. POLO se conoce como una abreviatura de Polo Ralph Lauren y gran parte del público asocia POLO a la marca comercial del diseñador estadounidense Ralph Lauren. Esto se debe a que POLO se ha utilizado en multitud de ocasiones (ya sea en publicidad o en sus productos) junto al nombre Ralph Lauren.
La Junta determinó que la marca solicitada U.S. POLO ASNN es una marca compuesta por U.S., POLO y ASSN; la palabra ASSN es la abreviatura de asociación pero en el lenguaje japonés es poco común usarla, por tanto, los japoneses no ven ningún significado a la palabra ASNN y al no serles “habitual” no la tomarán como referente en la marca. En cambio, POLO es un deporte aunque, dado el renombre que se le ha reconocido a la marca POLO – como abreviatura de Polo Ralph Lauren – la Junta no puede pasar por alto el alto grado de similitud de la marca solicitada con la marca de Ralph Lauren. Por tanto, el consumidor medio japonés consideraría POLO como la parte dominante y fuerte de la marca así que si se toma en consideración dicho argumento ambas marcas serían muy iguales.
Es por ello que la JPO considera que la marca solicitada es muy similar a la de Ralph Lauren y podría crear confusión al público en relación a la marca anterior registrada POLO, propiedad de Ralph Lauren. Además, cabe mencionar que ambas marcas protegen productos de la Clase 18. En conclusión, la Junta determinó que el examinador no había incurrido en error al denegar el registro de la marca solicitada siguiendo lo dispuesto en el artículo 4 (1) (xi) y (xv) de la Ley de Marcas.
ANÁLISIS DEL GRADO DE SIMILITUD
El conflicto entre la Asociación de Polo de USA y Ralph Lauren no es nuevo, ya hace años que ambas marcas compiten en el mercado. Como se ha comentado, aunque la Asociación de Polo nació antes que la firma Ralph Lauren, no empezó a comercializar productos a través de licencias hasta los años ochenta y Ralph Lauren empezó en el año 1967 (así que ya llevaba unos años en el mercado y ya había introducido la marca Polo).
En el año 1984 un tribunal federal sostuvo que la Asociación de Polo podía producir y comercializar productos a través de licencias siempre y cuando no fueran susceptibles de causar confusión con la famosa marca Polo Ralph Lauren.
Sin embargo, Ralph Lauren demandó a la Asociación porque éstos empezaron a vender perfumes con la marca US. POLO ASSN. – Ralph Lauren también produce perfumes – así que en 2011 un Tribunal Federal de los Estados Unidos concluyó que el producto de la Asociación había infringido la marca registrada de Ralph Lauren. La sentencia únicamente hizo referencia a la industria del perfume.
Otro caso que envuelve a Ralph Lauren – no a la Asociación – es la sentencia de 20 de junio de 2018 del Tribunal General de la Unión Europea falló a favor de Lauren al confirmar que la marca denominativa POLO de Ralph Lauren ha adquirido carácter distintivo en la UE.
El conflicto empezó cuando The Polo / Lauren Company, una subsidiaria de Ralph Lauren, presentó un procedimiento de oposición en el año 2015 ante la solicitud de registro de la marca denominativa Hpc Polo. El motivo de la oposición es que Ralph Lauren posee la marca denominativa de la Unión Europea POLO registrada en el año 2010 (marca registrada 4.049.334), para artículos de cuero, accesorios y artículos generales de ropa en las clases 18 y 25. POLO es una de las principales marcas de la compañía.
La EUIPO confirmó la oposición de Ralph Lauren al considerar que existe una probabilidad de confusión entre HPC POLO y POLO. Blanga – el propietario de la marca solicitada – interpuso un recurso contra la resolución de la EUIPO ante el TGUE. El TGUE observó que, en el procedimiento administrativo ante la EUIPO, Ralph Lauren demostró el uso intensivo que había hecho de la marca anterior en la ropa, incluso en publicidad y material promocional, y que había sido seleccionado como el proveedor oficial de eventos, incluido el conocido torneo de tenis de Wimbledon. Por ello el TGUE se posicionó con Ralph Lauren y con la EUIPO en que la marca POLO tiene un carácter distintivo reforzado debido a la familiaridad que tiene el público con ella.
Por tanto, dado que los productos cubiertos por las marcas son idénticos, las marcas en sí son similares y la marca anterior goza de un alto nivel de carácter distintivo, el Tribunal concluyó que existía riesgo de confusión debido al su elemento común POLO.
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