La tensión entre las firmas Gucci y Guess empezó en el año 2009 cuando la casa italiana presentó una demanda contra Guess en un tribunal de Nueva York por infracción de marca – la G entrelazada -. Posteriormente se sumaron otras acciones legales que fueron interpuestas en otros países como Italia (Milán), Australia, China, Francia y también en la Unión Europea en donde se inició un procedimiento ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que terminó en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).
Las decisiones que adoptaron los Tribunales de los diferentes países no fueron unánimes: en mayo de 2013 un tribunal de Milán falló contra Gucci sosteniendo que el patrón de Guess no era similar al icónico patrón de las G entrelazadas de Gucci. En el año 2015 fue un Tribunal de París el que determinó que Guess no incurrió en infracción de marca registrada. Por otra parte, los Tribunales de China, Nueva York y Australia le dieron la razón a Gucci.
En el año 2018 y tras diez años de batallas legales ambas firmas llegaron a un acuerdo para concluir todos los litigios relativos a la propiedad industrial que todavía tenían pendientes, entre ellos, el litigio que enfrentaban en la Unión Europea. Hoy vamos a analizar las sentencias que emitió en el año 2016 el TGUE relativas a dos procedimientos, uno de oposición de marca y otro de nulidad de marca, que interpuso Gucci contra Guess. ¿Con quién se posicionó el TGUE y qué argumentos apoyaron su decisión? ¿Cómo afectó el acuerdo adoptado en 2018 por ambas partes? ¡Empezamos!
DATOS DEL CASO
Sentencias del Tribunal General de 11 de octubre de 2016 – Asuntos T-461/15 y T-753/15
Parte demandante: Guccio Gucci SpA
Parte demandada: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO); coadyuvante: Guess? IP Holder LP.
Materias: Procedimiento de oposición y procedimiento de nulidad de marca de la Unión Europea. Marca figurativa de la Unión que representa cuatro G entrelazadas, motivo de denegación relativo e inexistencia de similitud entre los signos. Artículo 8.1.b) del Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria (OJO que se aplica el Reglamento anterior vigente en el momento de la disputa).
Objeto del Asunto T-461/15: Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 27 de mayo de 2015 relativa a un procedimiento de nulidad entre Guccio Gucci y Guess? IP Holder.
Objeto del Asunto T-753/15: Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de la EUIPO de 14 de octubre de 2015 relativa a un procedimiento de oposición entre Guccio Gucci y Guess IP Holder.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO T-753/15
El 29 de septiembre de 2011 Guess presentó una solicitud de registro de marca internacional designando su marca de la UE nº 1090048 – signo figurativo en blanco y negro que consta de cuatro letras G entrelazadas – para proteger productos de la clase 9 de la Clasificación de Niza. La marca registrada por Guess estaba representada de la siguiente forma:
Ante tal solicitud Gucci presentó, el 26 de junio de 2012, una oposición a la solicitud de registro de la marca internacional de Guess en base al artículo 8.1.b) y 5 del Reglamento nº 207/2009 invocando las siguientes marcas registradas:
Marca figurativa de la UE nº 9604653 registrada el 26 de abril de 2011 con respecto a productos de la clase 9:
Marca figurativa de la UE nº 8967895 registrada el 25 de junio de 2011 para proteger productos de la clase 9:
Marca figurativa de la UE nº 4517827 registrada el 14 de junio de 2006 en relación a productos de la clase 9:
Marca figurativa de la UE nº 122051 registrada el 24 de octubre de 2000 para productos de las clases 9, 18 y 25:
Marca internacional nº 1098949 registrada el 21 de septiembre de 2011 con respecto a los productos de las clases 18 y 25 con efecto en Francia, Italia y Reino Unido:
Pero antes de continuar analizando el caso, ¿qué nos dice el artículo 8.1.b) y 5 del Reglamento que invocó Gucci? El artículo 8 regula los motivos de denegación relativos y concretamente el punto 1.b) establece que “se denegará el registro de una marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”. Ambas condiciones descritas en el artículo son acumulativas. El punto 5 hace referencia a las marcas renombradas las cuales rompen con el principio de especialidad y gozan de una mayor protección marcaria.
Mediante resolución de 14 de octubre de 2015 la EUIPO rechazó la oposición de Gucci ya que consideró que todos los signos en cuestión provocaban una impresión general completamente diferente y, por tanto, no eran similares. Al no cumplirse la condición de similitud entre los signos la EUIPO no entró a examinar si los productos cubiertos por las marcas eran similares a fin de aplicar lo dispuesto en el artículo 8.1.b) del Reglamento. Por la misma razón tampoco se aplicó el punto 5 del artículo 8 del Reglamento. Dicha resolución fue impugnada por Gucci ante el TGUE.
EL CONFLICTO LLEGA AL TGUE
Como he mencionado, Gucci presentó un recurso ante la resolución de la EUIPO invocando tres motivos: i) infracción del artículo 75 del Reglamento nº 207/2009 relativo a la motivación de las resoluciones, ii) infracción del artículo 8.1.b) del mismo Reglamento y iii) infracción del artículo 8.5 del Reglamento.
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 8.1.B
Gucci argumentó que sus signos eran muy similares al de Guess ya que cada uno de ellos consistía en una combinación de letras G mayúsculas y que, en extensión, transmitían la misma impresión general al público relevante. Además afirmó que sus marcas tenían un nivel alto de distinción debido al uso y una importante reputación en el mercado. Por último añadió que el riesgo de confusión aumentaba por el hecho de que la oposición de basaba en una familia de marcas anteriores que todas consistían en combinaciones de letras G.
Respecto al artículo 8.1.b) el TGUE recordó que el riesgo de confusión supone que el público pueda creer que los bienes o servicios provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. El riesgo debe evaluarse globalmente, de acuerdo con la percepción del público relevante y teniendo en cuenta la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los bienes o servicios cubiertos. La evaluación global se realiza analizando la similitud visual, fonética o conceptual de los signos y teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes. Hay que tener en cuenta que un consumidor medio no realizará un análisis exhaustivo de una marca sino que la apreciará en su conjunto, además tampoco la podrá comparar directamente así que tendrá que confiar en el recuerdo que tenga de ellas.
En consecuencia, el público relevante no desglosará la marca de Guess sino que retendrá la imagen del signo en su conjunto; es decir, no percibirá en esa marca la letra mayúscula G sino un motivo ornamental estilizado y abstracto. El Tribunal evaluó en su conjunto las marcas registradas de Gucci nº 9604653 y nº 122051 y concluyó que se percibían más como anillos o eslabones de una cadena al ser circulares y estar entrelazados. La marca nº 4517827 el Tribunal la percibió más como un patrón que como una representación de motivos integrados por la letra mayúscula G. Lo mismo pasó con la marca internacional nº 1098949 que debido al tamaño de las letras G y su reproducción repetida da la impresión que es un motivo decorativo y no una combinación de letras G, las cuales el público no percibe.
Por todo ello, el Tribunal dedujo que las marcas controvertidas generaban una impresión visual diferente.
El TGUE únicamente entró a valorar la similitud visual de las marcas porque al tratarse de marcas figurativas sin palabras no se podía hacer un análisis fonético y conceptual. Por tanto, TGUE concluyó que las marcas de Gucci y Guess no eran similares y no entró a examinar – como tampoco hizo la EUIPO – los otros motivos: la reputación de las marcas de Gucci, su alto nivel de distinción dentro del mercado o la posible existencia de un riesgo de confusión entre ellas.
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 8.5
Gucci alegó que la EUIPO se limitó a evaluar la similitud de los signos en base al artículo 8.1.b) sin entrar a valorar la posible aplicación del punto 5, el cual, según Gucci, requiere un grado de similitud menor entre las marcas que el exigido en el punto 1. El Tribunal señaló que la aplicación del artículo 8.5 está sujeto a tres condiciones acumulativas: i) que los signos en cuestión sean idénticos o similares, ii) que la marca anterior invocada en la oposición sea notoria y iii) que exista un riesgo de que el uso, sin justa causa, de la marca solicitada pueda comportar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior.
Por tanto, el Tribunal argumentó que no se desprende ni en el texto ni en la jurisprudencia que el concepto de similitud en el apartado 5 tenga un significado diferente así que si al examinar el apartado 1 se consideró que no había similitud entre los signos controvertidos tampoco la habrá en el apartado 5. Es importante destacar que solo en el caso de que exista alguna similitud – incluso débil – entre las marcas en cuestión el Tribunal debe llevar a cabo una evaluación general para determinar si – a pesar del bajo grado de similitud entre ellas – existe a causa de otros factores como el renombre o la reputación de la marca, un riesgo de confusión. En este caso, el TGUE descartó cualquier similitud entre las marcas y es por ello que no entró a valorar ningún otro motivo.
En base a los argumentos expuestos el TGUE desestimó el recurso de Gucci y además lo condenó en costas.
ASUNTO T-461/15
El Asunto T-461/15 se corresponde con un procedimiento de nulidad en donde Gucci pretendió anular la marca figurativa de la UE registrada por Guess el 13 de marzo de 2008 – la misma a la que he hecho referencia anteriormente -. Mediante resolución de 27 de mayo de 2015 la EUIPO desestimó su petición por el mismo motivo: no apreció similitud entre los signos. Gucci también presentó un recurso ante esta decisión e invocó los mismos artículos que en el asunto anterior así que tanto los argumentos como la decisión del TGUE fue la misma: se desestimó el recurso de Gucci y se lo condenó en costas.
Ambas resoluciones del TGUE fueron recurridas en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pero, como he comentado, en el año 2018 ambas firmas llegaron a un acuerdo amistoso para finalizar todos los procedimientos pendientes. Por tanto, el TJUE no se pronunció sobre el recurso de casación y procedió a archivar el caso.
LINKS:
Acuerdo suspensión: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203321&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=296069
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