Conozcamos la marca olfativa.
¿Qué es? En primer lugar debemos iniciar este artículo conceptualizando la marca olfativa, aquel odotipo que se percibe como un aroma u olor que lleva a identificar al consumidor el origen empresarial del producto ofrecido. Como podemos observar, difiere de la marca que todos conocemos de forma tradicional, es decir, ese logotipo que visualizamos y por el cual identificamos de qué empresa proviene ese producto en cuanto a su materialización.
Ahora bien, como sabemos, la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre fue modificada de acuerdo con el Real Decreto Ley 23/2018 por el cual se realiza la trasposición de la Directiva UE 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 referente a temas de marcas. Dicha directiva re-organiza y determina un nuevo concepto de marca, desde que elimina como requisito configurador la necesidad de representar de forma gráfica a la marca que se pretende registrar, estableciendo la representatividad como un requisito que ahora dependerá del solicitante, no siendo excluyente la forma gráfica, admitiendo otros tipos de formatos, para obtener la debida protección, ampliando y delimitando un nuevo margen y abriendo las posibilidades sobre aquellas marcas que podríamos denominar como no tradicionales en la búsqueda de su registrabilidad.
En este sentido, la nueva definición de marca la encontramos en el artículo 4 LM, que entró en vigor en enero del 2019, el cual establece que “podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.
Esto significa un avance para dar paso a la protección de diversas marcas que al día de hoy no tenían visibilidad (hologramas, sonoras, multimedias, de posición, etc.), pero no resulta del todo suficiente, como veremos a lo largo del artículo, para que finalmente pueda aceptarse por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de una marca olfativa.
Siendo esta una introducción, debemos ahora enfocarnos en los diferentes tipos de marcas olfativas que existen, para luego discutir la función principal de toda marca, la de distinción.
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No se puede negar la indudable fuerza con la que un odotipo puede establecerse en el mercado. Es cierto que las marcas tradicionales, aquellas que podemos materializar y ver, no requieren de ningún esfuerzo para tenerlas presentes. Ahora bien, un aroma u olor específico puede perderse con el tiempo, pero si nos cruzamos con ese olor particular, inmediatamente sabremos qué olor es y qué representa, casi de forma inmediata. También es verdad que debe configurarse como un olor especial y original que pueda hacernos recordar o experimentar de alguna forma una sensación.
De esta percepción, surge entonces la diversidad de formas con la que nos podemos encontrar respecto a un olor u aroma, que dependiendo su característica y función, podrá ser o no considerado como un odotipo, es decir, un signo olfativo que conlleve a una distinción empresarial. Es así cómo podemos hacer referencia a los primary scents o aromas primarios, aquellos en los cuales el elemento olfativo deviene del propio producto, por lo que nos encontramos en la categoría de perfumes y ambientadores, que volveremos a mencionar más adelante. Luego, contamos con los secondary scents o aromas secundarios, por el cual el elemento olfativo y el aroma no constituye per se la función propia del producto, sino que se agrega de forma secundaria al producto que tiene otra finalidad; ejemplo los productos de limpieza, jabones, etc. Por último, nos encontramos con los unique scents o aromas únicos, aquellos agregados a productos específicos que no suelen tener ningún olor o aroma asociados a ellos.
Ahora bien, dijimos que la marca olfativa debe ser la marca representativa de la empresa, pero si hablamos de un perfume (primary scents), ¿no se podría afirmar que dicho aroma puede ser susceptible de protección para la empresa que lo produce? Tomemos de ejemplo la compañía PUIG, S.L., empresa que adquirió la firma de moda de Carolina Herrera, entre otras, que como marca ya se encuentra registrada y protegida, así como también sus icónicos envases de tacón. Ahora bien, la fragancia que contiene ese perfume, ese producto, también podría tener fuerza de marca distintiva y propia. De ahí que surgen los siguientes interrogantes: ¿quién no sabe diferenciar aromas y detectar con facilidad qué clase de perfume y a que empresa relacionarla? Si la finalidad de una marca es la de representar y conectarte con la empresa que da origen a ese producto, ese aroma podría ser susceptible de ser registrado. Y es justamente aquí donde nos encontramos cuestionando la presunta posibilidad de registrabilidad. Pero el problema no sólo radica ante la posibilidad o no que dichos aromas enfrentan para obtener la registrabilidad, desde que nos encontramos con problemas por demás complejos como el de representar esta marca olfativa ante el Registro de Patentes y Marcas y cumplir con ciertos estándares determinados, cuestión que aún no podemos resolver, debido a que la tecnología del día de hoy no se ajusta a los necesarios requisitos formales exigidos.
Es así como las solicitudes presentadas para tratar de obtener el registro de la fragancia de un perfume, de su aroma peculiar, se ve rechazada en principio por su propia función del producto, y fue así como la marca Chanel vio denegada su solicitud como marca olfativa de su perfume Chanel N°5 (en el año 1992), en base a la característica de primary scents del aroma, por parte de los tribunales del Reino Unido. Pero incluso pudiendo sortear y solucionar el rechazo por su función, nos encontraríamos con el siguiente problema, mencionado anteriormente, el formato en el cual mantener esa fragancia a lo largo del tiempo.
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Como vemos, ese aroma u olor debe ser susceptible de ser considerado como un signo marcario. Hasta el momento, aquellos registros exitosos se basan en la posibilidad de realizar una descripción detallada y pormenorizada del olor, a fin de poder luego realizar cualquier tipo de comparación u oposición que pueda surgir en el futuro, fruto de dicho registro. De ahí que algunas marcas olfativas han podido ver luz verde, como los neumáticos con una fragancia floral que recuerda al de las rosas, registrado en Reino Unido.
De lo mencionado surge que la fragancia debería ser considerada un signo, pero entonces podemos decir que será cuestión probatoria de los empresarios de los primary scents el poder establecer una conexión y determinar que su aroma, como producto en sí, puede tener función distintiva y por consiguiente formar parte de un signo marcario, generando una protección absoluta y monopolizada de sus productos, es decir, una triple protección: la marca que podríamos denominar tradicional, compuesta de una denominación y un color, como la protección del envase de ese producto en conjunto con la protección como marca olfativa de la fragancia que constituye un aroma único y por el cual podremos distinguir la empresa que lo comercializa, entablando el consumidor una conexión empresarial y sensorial al punto de poder darle la distintividad que le corresponde.
Continuando con lo expuesto, nos encontramos con muy pocos ejemplos de marcas olfativas que lograron, a través de los tribunales, obtener el registro y su consecuente protección. Siempre haciendo referencias a aquellos productos en donde el aroma es una agregado y no se percibe ni se constituye por su función principal, y es así como mencionamos otros casos registrados, como las famosas pelotas de tenis con el olor a hierba recién cortada, o los dardos con olor acre de la cerveza amarga, entre otras excepciones encontradas.
Ahora bien, la jurisprudencia delimita y establece requisitos y exigencias que deben tenerse en cuenta y cumplimentarse a la hora de solicitar el registro de una marca olfativa. Así, vemos como en el caso Sieckmann del 2002, precedente jurisprudencial en la materia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó como problema principal que los olores no persisten en el tiempo y su escasa durabilidad hace imposible la registrabilidad de dicho signo, además de agregar que la fórmula química no implica una forma por la cual poder representar ese olor o aroma. Este caso llega al Tribunal desde que la Oficina de Patentes Alemana denegó el registro basándose en la imposibilidad de cumplir con el el requisito formal respecto a su representación gráfica. Si bien algunas empresas consiguieron registrar su marca olfativa, se constituyó casi de forma excepcional refiriendo de forma descriptiva, detallada y pormenorizada del aroma utilizado. De todas maneras, vemos como eliminado el formato de representación gráfica, aún no se llega a cumplir con la forma de poder representar un aroma u olor, considerando que su fórmula química no constituye ni sirve al caso, encontrando dificultades a la hora de poder demostrar su representatividad.
Conforme lo expuesto anteriormente, el requisito formal de la representación gráfica ya no resulta configurador dentro de la Unión Europea, pero sí podemos comprender que aún no encontramos la facilidad de registrar una marca olfativa desde que el avance tecnológico no ayuda a descifrar cómo podremos mantener una muestra de dicho odotipo a lo largo del tiempo, a fin de poder compararlo o de llevar a cabo una oposición con alguna otra similar. Y es una cuestión indudablemente básica e imprescindible para que podamos comenzar a hablar de obtener con éxito el registro de las marcas olfativas que no puedan ser descritas con un detalle preciso ni quede al arbitrio de la subjetividad, y que dichas solicitudes no sean meras excepciones.
Resulta imprescindible y relevante comprender que el signo olfativo, como marca deberá cumplir con las exigencias determinadas para cualquier otro tipo de marca, como mencionamos, que el consumidor logre una conexión y pueda llevar a cabo un proceso de identificación con el simple aroma del producto, detectando el origen empresarial del mismo, y pudiendo diferenciarlo de otro.
La imposibilidad o dificultad registral y judicial, surge entonces cuando se establece que la percepción del consumidor de dicho signo olfativo deviene porque constituye la función y característica esencial del producto, como el de la fragancia de un perfume, por lo que no se configuraría dicha función de distinción, negándose la posibilidad de ser considerado como la marca del producto mismo. Pero consideramos oportuno cuestionarnos si igualmente esa fragancia peculiar, resulta en un signo olfativo que el consumidor pueda percibir no sólo por constituirse como la función propia del producto sino como una posible marca empresarial, por la cual pueda llevar a cabo una diferenciación que le permita determinar con certeza la empresa a la que pertenece y así distinguirlo del resto de los productos similares, otorgándole esa función distintiva.
Ahora bien, podemos hacer mención al caso reciente de Hasbro Inc, compañía que logró el registro de la marca olfativa referido al aroma en las plastilinas que comercializa. Este caso particular viene a resultar relevante desde el punto de vista de los argumentos esgrimidos y ejemplo de superación ante una primera negativa, más allá que dicho registro se encuentre otorgado por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, ya que puede servir de precedente mundial y llevar a un necesario cuestionamiento sobre la posibilidad de poder llevarlo a cabo por la Oficina de Patentes y Marcas de España y la Unión Europea.
En este caso, para poder obtener este registro, tarea por demás compleja y ardua por parte del solicitante, el cual debió presentar documentación y prueba contundente para que el examinador finalmente revoque su decisión donde rechazaba dicho registro bajo los preceptos que dicho aroma no resultaba configurar una función distintiva en el mercado, y por consiguiente el aroma constituía una característica propia del producto, agregando que no contenía la función de diferenciarla con otros productos de similares características. Es así como el solicitante realizó una presentación exhaustiva de prueba, donde se proporcionó diferentes tipos de plastilinas de la competencia para poder establecerse que el aroma de su producto si resultaba original, único y con distintividad, otorgando la posibilidad a los consumidores de poder diferenciar y asociar ese olor y aroma único a dicho producto. Además se proporcionó información documental como artículos y publicaciones donde se detalla la peculiaridad del aroma. Es así como también se probó la distintividad por uso a lo largo de los años, ya que dicho producto con ese aroma data de por lo menos el año 1955. Es así como las diferentes alegaciones, documentaciones y varios productos presentados llevaron al éxito al solicitante para finalmente obtener ese registro de marca olfativa.
Si bien no resulta sencilla la idea de registrar una marca olfativa, y no cualquier aroma u olor obtendrán finalmente un registro exitoso, vemos cómo de a poco se van insertando dichas marcas. La idea y posibilidad de tratar de obtener esta protección debida va de a poco invadiendo el mercado mundial.
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De todas maneras, podemos notar un progreso por parte de las legislaciones hacia una armonización y adaptación conjunta sobre el avance de las nuevas tecnologías, permitiendo a las diferentes oficinas el registro de marcas no tradicionales, donde la base sean nuevas formas de búsqueda de representatividad, con el fin de cumplimentar el requisito formal por excelencia que hasta el momento producía una barrera a la hora de presentar una solicitud. La posibilidad de permitir una representación que no sea necesariamente gráfica, permitido e insertado por medio de la Directiva de la Unión Europea constituye y da paso a un nuevo camino. Sin embargo, aún vemos un escollo para la obtención de marcas olfativas en el Territorio Económico Europeo.
Conforme lo expuesto, podríamos considerar que resultará posible a lo largo de los años poder registrar una marca olfativa sin tantas dificultades. Si bien, consideramos novedosa la modificación incorporada en la Ley de Marcas, es posible que la forma de introducir estas peculiares marcas se reduzca a la oportunidad de poder probar y demostrar la necesidad de protección y eficacia ante los tribunales, ya que la mencionada imposibilidad o dificultad no refiere únicamente a los primary scents, sino también a los secondary y unique scents en poder obtener el registro.
La protección y lugar que se les deberá otorgar en el registro a este tipo de marcas se configura ante la influencia que tiene entre los consumidores. Si bien no está de más mencionar que constituyen marcas que los empresarios ya se encuentran insertando y abarcando en diferentes mercados y productos, generando un marketing sensorial entre los consumidores, quienes exigen mayor originalidad a la hora de llamar su atención para finalmente optar por uno u otro producto.
Esperamos que no falte mucho para poder comentar diferentes registros de marcas olfativas y poder entablar un nuevo sistema registral que pareciera se moderniza pero no llega a alcanzar las expectativas ante las realidades y necesidades de hoy en día.
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Referencias:
https://www.propiedad-intelectual.dursa.com/blog/blog-propiedad-industrial/item/149-registro-de-mar cas-el-problema-de-las-marcas-olfativas http://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/files/0000002053_olores.pdf https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6414/nuevos_hernandez_AFDUA_2008.pdf?sequ ence=1&isAllowed=y https://www.modaes.es/cosmetica/la-proteccion-del-perfume-a-debate-patentar-la-formula-o-mantene rla-en-secreto.html
https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/6414 – https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6414/nuevos_hernandez_AFDUA_2008.pdf?sequ ence=1&isAllowed=y https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/nuevas-tecnologias-civil/2017-tenemos-fi nalmente-registro-de-marca-olfativa-2016-09-13/ https://www.ponsescueladenegocios.com/2019/07/12/como-se-registran-las-marcas-olfativas/ https://aromasfenpal.com/blog/marca-olfativa-se-puede-registrar/ https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html https://www.hyaip.com/es/espacio/la-oficina-estadounidense-marcas-admite-registro-una-marca-olfati va/
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