En el año 2019 la Oficina de Patentes de Japón (JPO) confirmó la oposición de la casa francesa Chloé SAS al registro de la marca denominativa CHLOEFRANCIS alegando que es probable que el consumidor la confunda con la marca registrada CHLOÉ.
DATOS DEL CASO
Decisión de la Oficina de Patentes de Japón (JPO). Oposición nº 2018-900048.
PARTE SOLICITANTE
Kabushiki Kaisha Jay Jay Japan como propietario de la marca CHLOEFRANCIS.
PARTE OPONENTE
Chloé SAS como propietario de la marca CHLOÉ
MATERIA
Derecho de marcas, concretamente la oposición al registro de una marca.
¿QUIÉN ES CHLOÉ SAS?
Chloé es una casa de modas fundada en París en 1955 por Gaby Aghion como alternativa a la Alta Costura, creció y se hizo popular gracias a su aire hippy, sofisticado y retro. En el año 1960 Karl Lagerfeld entró a formar parte del equipo de diseñadores y en el 1966 lo proclamaron diseñador jefe; Karl reinterpretó el estilo retro y sus estampados para representantes de la bohemia parisina como Jane Birkin o Paloma Picasso. Bajo su mando Chloé siguió siendo una de las marcas de referencia. En el 1997 una joven y recién graduada en Saint Martins, Stella McCartney pasó a ocupar el sitio de Karl: su primera colección se caracterizó por una mirada inteligente y renovadora del estilo francés. En el año 2001 Stella firmó con el grupo Gucci un acuerdo para lanzar su propia firma y decidió dejar Chloé y su asistente, Phoebe Philo, tomó las riendas. Natacha Ramsay Levi es la actual directora creativa
¿QUIÉN ES KABUSHIKI KAISHA JAY JAY?
Es un zapatero japonés propietario de la mercantil Jay Jay Japan, Inc. Opera en el mercado del calzado a través de la marca Johnny & Jessy (http://www.johnnyjessy.com).
POSICIONAMIENTOS
Un zapatero japonés llamado Kabushiki Kaisha Jay Jay Japan solicitó el registro de la marca denominativa CHLOEFRANCIS el 25 de mayo de 2017 para la Clase 25 (concretamente para zapatos y botas) y el 1 de diciembre de 2017 se procedió al registro de la misma. Por tanto, Jay Jay ha estado vendiendo zapatos, bailarinas y tacones de mujer bajo la marca CHLOEFRANCIS.
El 23 de febrero de 2018, Chloe SAS, una casa de moda de lujo francesa fundada en 1952 por Gaby Aghion, presentó una oposición al registro de la marca CHLOEFRANCIS alegando que los consumidores pertinentes pueden confundir la marca solicitada con la marca CHLOÉ (o pensar que están relacionadas) debido a la gran popularidad de la marca oponente CHLOE y a la similitud entre ambas marcas. La marca CHLOÉ se registró en el año 1986 y en un inicio protegía los productos de la Clase 22 pero posteriormente se ampliaron los bienes para cubrir también los productos de las Clases 14, 18 y 25.
En la oposición presentada por la empresa Chloé se solicitaba la cancelación de la marca CHLOEFRANCIS en base al artículo 4 (1) (xv) de la Ley de Marcas japonesa. Dicho artículo dispone que no se registrará una marca que pueda causar confusión con una marca registrada anterior.
La Oficina admitió que la marca CHLOÉ es ampliamente conocida entre los consumidores y los operadores de la industria de la moda; la empresa utiliza la marca registrada para productos de “ropa de mujer, zapatos, bolsos, billeteras, perfumes y similares” desde el año 1976, aparece en multitud de revistas de moda y la empresa invierte mucho en publicidad y marketing. Por tanto, la marca CHLOÉ ya era conocida antes de la solicitud de registro de la marca CHLOEFRANCIS.
ANÁLISIS DEL GRADO DE SIMILITUD
Según el Tribunal la marca solicitada consiste en los caracteres CHLOE y FRANCIS (no tiene ningún significado específico) y la JPO entendió que los consumidores encontrarán que la parte dominante de la marca opuesta es CHLOE porque lo asocian con la casa de moda francesa Chloé (y para reforzar dicha posición la Junta menciona que Jay Jay Japan ha usado la marca con un espacio entre las dos palabras, CHLOE y FRANCIS). Por tanto, los consumidores pueden pensar que la marca CHLOÉ está relacionada con el negocio de Jay Jay.
En base a lo anterior, debido a la similitud – en apariencia y en pronunciación – entre ambas marcas, la JPO concluyó que el grado de similitud entre ambas marcas registradas es alto. En relación a los productos, ambas marcas incluyen zapatos y botas así que los consumidores de ambas coinciden (por tanto, el grado de similitud entre los productos también es alto).
En consecuencia, la Junta concluyó que es probable que los consumidores confundan la marca solicitada CHLOEFRANCIS con la marca CHLOE y piensen que existe vinculación o dependencia entre ellas, llegando a confundirse sobre el origen empresarial de los productos, impidiendo que la marca cumpla con su objetivo principal de indicar la fuente empresarial. En consecuencia, la JPO canceló la marca posterior en base al artículo 4 (1) (xv).
Link a la decisión: https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/info-shinketsu-eiyaku/2018_900048_e.pdf
Fuente: Misaki Mikami
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