Siempre es mejor dejar lo mejor para el final y es que, una vez que hemos visto lo COMPLICADO que es registrar un color como marca en teoría, hay que saber porqué, pero en la práctica.
En primer lugar, abordaremos la conocidísima batalla nacional – a menos a nivel visual – por el color naranja de Orange vs Jazztel – Pantone 151.
El sector de las compañías telefónicas es un ejemplo casi perfecto para hablar de asociación e identificación por colores. Nadie podrá decir que no asocia el naranja a Orange (y más, si sabes algo de inglés, sobra decirlo). Orange quiso aprovechar este tirón, pero al solicitar el registro del naranja Pantone 151 en 2008, su competencia directa se interpuso alegando su derecho a utilizar este mismo color en sus comunicaciones comerciales. Efectivamente, Jazztel, obviamente no le iba a dejar el camino tan fácil a Orange, un camino que le costaría, además, mucho dinero.
Esta batalla marcaria supuso que la solicitud de registro acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anulando el mismo. Orange, cuando parecía que lo estaba tocando con los dedos, dejó de ser dueña de su naranja. Lejos de darse por vencida, recurrió ante Supremo.
La pena fue que, por muy luchadora que Orange se mostrase, en diciembre de 2013 el Supremo no encontró la distintividad alegada por Orange en ninguna de sus alegaciones.
- El color naranja de Orange es uno más de los usuales en el mercado y, por tanto, debe quedar abierto a su uso por todos los operadores económicos. El interés general se opone a restringir la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos.
- Carecía de carácter distintivo ya que no se había probado la identificación de los consumidores con la procedencia empresarial del color a Orange.
- En relación a la forma de la marca, el TS alegaba que era una figura geométrica muy simple y trivial sin aportar distintividad alguna, ya que la relevancia no era la forma si no el color.
Es interesante analizar lo que le ocurrió a la ginebra Bombay Sapphire en relación al color azul zafiro – Pantone 306-C. El Tribunal Supremo desestimó la notoriedad de marca no registrada de este color tan relacionado con las noches de fiesta y un buen Gintonic, pronunciándose negativamente en la Sentencia 95/2015. La empresa propietaria de Bombay, en ningún momento solicitó el registro, se amparaba en la notoriedad de su marca para protegerse por los derechos conferidos por la marca conforme al art. 34.5 y 34.7 LM.
La prueba. Qué importante es la prueba en casos como este. Según lees el caso, todo apunta a que la empresa propietaria de Bombay lo hace bien, pues presenta datos como (i) el crecimiento de las ventas de la botella de Bombay Sapphire en los últimos años en el mercado español; (ii) el aumento de la cuota de mercado; (iii) la inversión en la actividad de promoción y difusión publicitaria… (i) ejemplos de la utilización del color en diferentes bebidas como por ejemplo comercializa ginebra con otros colores, como el negro (Hendricks) y el verde (Gordons o Tanqueray), y (v) demuestra que fue la primera en emplear ese color en la década de los 90 para ginebras Premium y que tras esto, otras empresas empezaron a utilizar ese color.
Pero a pesar de los esfuerzos desmedidos en primera instancia se determinó que no existía prueba suficiente que permita entender que el uso del color azul zafiro en los envases de la ginebra Bombay haya servido para transmitir información en relación con el origen empresarial del producto. Esto no era suficiente pues el azul solo es un refuerzo de la forma como se presenta al público (una botella de forma característica y de color azul, tal y como además está registrada como marca con forma tridimensional).
Además, el tribunal contrarresta los argumentos presentados con que, aunque la empresa propietaria de Bombay, fue la primera en emplear una botella con color azul para ginebra en 1994, muchas otras empresas han empezado a comercializar botellas azules, y de hecho, actualmente en el mercado español la utilización del color azul en distintas tonalidades como elemento característico de botellas (entre otras, Larios 12, MG Master, Blue Ribbon, Gin Magellan, Citadelle, Blue Coat, Eaton Blue Gin, Zephyr Blue, Imagin…). Pero sin duda, LO MAS IMPORTANTE, era que un elevado porcentaje (sobre el 70%) de personas mayores de 18 años consumidores en los últimos 12 meses de alguna bebida alcohólica no asocian el color azul pantone 306-C con una marca de ginebra y sólo un 0,7% lo asocian con la marca Bombay, y es que, en lo relativo al concepto “conocimiento notorio por parte del público” – según la STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 – debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca y para ello se tomará en consideración la cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.
Vaya PA-LO ¿no?
En consecuencia, sintiéndolo mucho, no hay notoriedad y no hay art. 34.5 y 34.7 LM para el color azul zafiro. Libre uso, libre competencia. Adiós exclusiva.
Lo único que se reconoció es que las marcas que contienen una forma tridimensional de la botella azul de ginebra Bombay son notorias, pero no que lo sea por sí solo el color azul. En conclusión, la Sentencia no niega que un color, en este caso, el azul zafiro, pueda llegar a constituir por sí sólo una marca, pero sí que, en este caso en que no está registrada, haya adquirido la condición de marca notoria.
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