En julio de 2009, y posteriormente en diciembre de 2011, Shoe Branding Europe BVBA solicitó el registro de una marca comunitaria ante la EUIPO, para bienes de la categoría 25 y 9, respectivamente, consistentes en calzado y calzado de seguridad frente a accidente o lesión. El solicitante definía el signo distintivo como <<una marca de posición consistente en dos líneas paralelas posicionadas en la superficie exterior de la parte superior del zapato>>. Se detallaba, además, que las líneas discurrían desde el filo de la suela, inclinadas hacia atrás, hasta alcanzar la mitad del espacio por el que se introduciría el pie.
Además, como suele hacerse, se declaraba que la parte marcada con puntos en el dibujo servía para señalar la posición de la marca y no se reclamaba como parte de esta. Aclaración relevante a los efectos de evitar que se deniegue la marca por basarse en la forma exigida por la naturaleza del producto.
En ambos casos, tras la publicación de la solicitud de marca de la Unión, Adidas AG presentó su oposición al registro, con base en la regulación de las causas relativas de denegación de registro.
La oposición se basó en el motivo quinto de dicho art. 8, que se refiere al supuesto en que, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior, dicha marca gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
La marca considerada similar, hasta el punto de poder originar la ventaja desleal o de generar perjuicio por el uso, era la siguiente marca de posición, titularidad de Adidas AG:
En ambos casos, la oposición presentada fue inicialmente rechazada, ante lo cual Adidas AG decidió interponer recursos que corrieron distinta suerte. En el primer caso (marca para calzado), la Sala de Recurso desestimó la apelación y Adidas acudió al Tribunal General de la Unión Europea, que revocó la resolución de la EUIPO (caso C-396/15 P) y ordenó resolver de nuevo. Ante la nueva resolución de la EUIPO, Shoe Branding Europe interpuso recurso, dando lugar al caso T-629/16.
En el segundo caso (marca para calzado de seguridad), la Sala de Recurso que conoció de la apelación dio la razón a la apelante, estimando la oposición, afirmando, concretamente, que dado el grado de similaridad entre la marca preexistente y la controvertida, y sobre los bienes cubiertos por dichas marcas, así como vista la alta reputación en el mercado de la anterior marca, existía una probabilidad cierta de que el público relevante estableciera un vínculo entre dichas marcas y que, por tanto, la marca solicitada podría conllevar a la obtención de una ventaja injusta sobre la reputación de la primera, sin que el uso se viera amparado por una justa causa aplicable al caso concreto.
Dicha resolución fue recurrida por Shoe Branding Europe ante el Tribunal General de la UE, dando lugar al caso T‑85/16.
La tramitación de ambos asuntos fue paralela, razón de que ambas Sentencias del Tribunal General fueron dictadas el 1 de marzo de 2018
Como elemento central y común, se discute si este supuesto quedaría cubierto por la protección ampliada que conferiría la marca anterior de carácter notorio. Dicha protección ampliada queda reconocida actualmente en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001, y presupone el cumplimiento de varios requisitos, que son los siguientes:
- La marca anterior debe estar registrada. Si la marca anterior no estuviera registrada, la protección sería solamente la del art. 8.1 Reglamento (UE) 2017/1001, si se cumplen los requisitos del apartado 2 de dicho artículo.
- La marca anterior y la marca cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares.
- La marca anterior debe ser notoriamente conocida en la Unión, si se trata de una marca de la Unión, o en el Estado miembro en cuestión, si se trata de una marca nacional.
- En cuarto lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada debe dar lugar al riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o de que pueda causarse un perjuicio al carácter distintivo o a la notoriedad de la marca anterior.
Estos cuatro requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición no resulte aplicable [véase la sentencia del caso Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, apartado 34 y jurisprudencia citada].
- El requisito de registro se cumple de forma incontestada.
- Respecto de la identidad o similaridad, Shoe Branding Europe argumenta que no existe similaridad, pues no se genera confusión entre el público relevante. Declara el Tribunal General de Justicia que, conforme al art. 8.5 Reglamento (UE) 2017/1001, no resulta necesaria dicha confusión, que es aplicable solamente al motivo de oposición del art. 8.1(b) del mismo Reglamento. Entiende el TGUE que, en caso de alegación del motivo de oposición del art. 8.5 Reglamento (UE) 2017/1001, basta con que en la mente del consumidor de referencia se origine una relación entre ambas marcas, sin necesidad de confusión ni de que se genere una imagen implícita de asociación entre las marcas.
Esta relación a ojos del consumidor daría lugar a un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding». Este parasitismo se vincula a la ventaja obtenida por la marca solicitada idéntica o similar, respecto de la anterior, notoria o renombrada.
El denominado parasitismo, según la doctrina del TJUE, incluye la ventaja originada por una transferencia de la imagen de la marca notoriamente conocida o de las características proyectadas por esta hacia los productos designados por la marca solicitada. En cuyo caso, declara el Tribunal, existe una explotación manifiesta de la marca notoria por la recepción inmerecida del halo de reputación o goodwill de la marca anterior [Por analogía, véase la sentencia L’Oréal y otros, C‑487/07, apartado 41].
Por supuesto, la apreciación del consumidor de referencia dependerá del tipo de producto, no siendo la misma atención la prestada en función del precio del producto o del carácter especializado o no de la clientela media. En el caso concreto, Shoe Branding Europe defendía que los compradores de zapatillas de deporte actuaban como un público especializado, acostumbrado a diferenciar productos similares por medio de los signos distintivos presentes en el lateral del calzado. Y que, por tanto, prestaban una atención superior a la media que hacía que la diferencia entre los signos fuera suficientemente distintiva.
El Tribunal, sin embargo, consideró que la atención prestada sería media, basándose en que se trataría de <<bienes de gran consumo que el consumidor de la Unión compra y utiliza con frecuencia, que no son costosos ni poco comunes, que su adquisición y su utilización no precisan de conocimientos específicos y que carecen de repercusiones graves en la salud, el presupuesto o la vida del consumidor>>.
Por otro lado, Shoe Branding Europe no aportó pruebas que sostuvieran sus alegaciones en torno al grado de atención del consumidor de referencia.
De todo lo anterior se deduce por el Tribunal que existe similaridad entre las marcas.
- La notoriedad de la marca consistente en tres rayas paralelas, titularidad de Adidas AG, es contestada por Shoe Branding Europe. El Tribunal sostiene la notoriedad de la marca sobre la base de las siguientes pruebas: (a) las cuotas de mercado en lo que a calzado deportivo se refiere; (b) el importe de sus ventas de calzado; (c) el importe de sus gastos en publicidad; (d) varias encuestas de opinión que mostraban un alto porcentaje de conocimiento de la marca constituida por tres bandas paralelas en calzado, por parte del público pertinente; (e) varias resoluciones judiciales nacionales que declaran que esta marca, cuando se colocaba en el calzado, gozaba de una importante notoriedad; (f) la importante actividad de patrocinio de acontecimientos deportivos de prestigio, mediante la cual, numerosos jugadores de fútbol y de tenis afamados usan calzado que porta la marca constituida por tres bandas paralelas.
- Asimismo, se argumenta que no existe ventaja que dé lugar a un aprovechamiento indebido. Sobre este punto, para determinar si, en el caso concreto, el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes. Esta apreciación global tiene las siguientes facetas definidas por el TJUE:
- La naturaleza y grado de proximidad de los bienes o servicios objeto de protección por las marcas.
- El grado de similaridad de las marcas en conflicto.
- La fuerza de la reputación de la marca anterior.
- El grado de distintividad de la marca anterior, ya inherente o adquirida por el uso.
- Cuando resulte apropiado, la existencia de probabilidad de confusión en una parte del público relevante.
Así, en el caso concreto observamos la existencia de bienes o servicios idénticos (calzado deportivo). Cuestión que es indiscutida. El TJUE señala que cuanto mayor sea la similitud entre los bienes o servicios cubiertos por las marcas en conflicto, mayor será la probabilidad de que la marca solicitada se aproveche ilegítimamente del vínculo generado por parte del público pertinente entre las dos marcas.
Respecto de la fuerza de la reputación de la marca anterior, hay que distinguir, por un lado, su conocimiento general, que el Tribunal considera probado por lo antes dicho respecto de la notoriedad de la marca; y, por otro lado, el carácter positivo de dicha reputación o prestigio.
Tanto una mayor notoriedad como un mayor prestigio harán más probable la apreciación de una ventaja desleal pretendida por la marca solicitada por el tercero.
En cuanto al grado de distintividad de la marca anterior, Shoe Branding Europe trata de sostener que no existiría infracción debido a la escasa naturaleza intrínsecamente distintiva de las marcas controvertidas. Como sabemos, la distintividad puede ser intrínseca o adquirida por el uso, y así el TJUE declara que, aunque la marca anterior presentaba un escaso carácter distintivo intrínseco, este se compensaba por un uso constante a lo largo del tiempo y a gran escala de esta marca, de tal manera que había adquirido, como mínimo, un carácter distintivo normal
Finalmente, el uso debe ser sin justa causa. Se plantea qué interpretación debe darse a este concepto de justa causa, habiendo señalado el Tribunal que debe ser de carácter restrictivo, si bien debe incluir intereses subjetivos del tercero. El ejemplo clásico sería aquel en que se ha utilizado con buena fe el signo distintivo por un tercero, con anterioridad a la inscripción de la marca renombrada.
Para considerar si existe buena fe en el uso del signo distintivo, se ha atendido a la implantación y la reputación de dicho signo entre el público pertinente; en segundo lugar, el grado de similitud entre los productos y los servicios para los que ese signo se había utilizado originalmente y los productos y los servicios para los cuales se había registrado la marca notoriamente conocida; en tercer lugar, la cronología del primer uso real y efectivo de ese signo para un producto idéntico al de tal marca y la adquisición de su carácter notorio por esta y, en cuarto lugar, la relevancia económica y comercial del uso del signo similar a esta marca.
Para terminar, cabe recordar que el TJUE tiene declarado en su jurisprudencia que la coexistencia pasada de las marcas en conflicto puede contribuir a disminuir el riesgo de que se establezca una relación, en el futuro, entre estas marcas. Por tanto, la probabilidad de que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas, con la condición de que, en particular, esta coexistencia haya tenido carácter pacífico y, por consiguiente, se haya basado en la inexistencia de riesgo de relación.
En el caso concreto, Adidas AG había litigado frente a la predecesora de Shoe Branding Europe en 1990, y se había opuesto a una marca solicitada en 2004 por esta última, de manera que no puede afirmarse la existencia de coexistencia pacífica, cerrándose así la puerta a la última vía de defensa disponible para Shoe Branding Europe, que vio desestimado su recurso y liquidadas sus posibilidades de obtener una marca consistente en dos líneas paralelas para calzado deportivo.
ADIDAS PIERDE EL MONOPOLIO DE LAS TRES FRANJAS
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